公司高管违规将公司专利权无偿转至个人名下，最高人民法院：转让无效！

发布时间：2022.12.26 北京市查看：1836 评论：0

一、问题的提出

很多公司的知识产权管理不规范，往往采用股东个人名义申请专利，或者，在专利授权后将专利转让给股东个人。今日分享的案例，公司认为某股东在担任公司法定代表人期间，利用职务之便，擅自将涉案专利权转至其个人名下，因此向法院起诉，请求法院确认涉案专利权仍然归属于公司。一审、二审法院均支持了公司的诉讼请求。本案表明，专利权转让，往往属于公司重大资产处置事项，一般需要履行公司章程规定的决议手续。如果公司董事、高管利用职务便利，擅自将公司的知识产权转至个人名下，具有被认定为无效的转让行为的风险。本案值得引起关注，表明规范的公司治理也应包括知识产权管理，文末有更多的实务讨论。

二、最新指导案例

案例来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2021）

案例：在上诉人李敏与被上诉人滕州市绿原机械制造有限责任公司专利权权属纠纷案【（2021）最高法知民终194号】裁判要旨：公司董事、高管违反忠实义务无偿受让公司专利权的后果 公司董事、高级管理人员将公司专利权无偿转让至其个人名下，且未能提交充分证据证明该转让行为符合公司章程的规定或者经股东会、股东大会同意的，构成对公司忠实义务的违反，有关专利权转让行为无效，专利权仍然应归公司所有。 案情简介：

绿原公司向原审法院提起诉讼，起诉请求：确认涉案专利权归绿原公司所有。事实与理由：李敏在担任绿原公司法定代表人期间，利用职务之便，在公司不知情的情况下，擅自将涉案专利权过户至其个人名下，侵害了绿原公司的发明专利权，为维护绿原公司合法权益，请求判如所请。

绿原公司自成立至今，其股东及董事、监事经历多次变更。其中，2018年8月10日，绿原公司执行董事及经理由李文尧变更为李敏，李文尧由持股51%变更为27.2727%，李敏持股由49%变更为72.7273%。2019年6月19日，执行董事兼经理由李敏变更为李文尧。2020年3月25日至今，股东及持股情况为：李文尧出资1100万元，持股100%。

绿原公司章程第十七条规定：“股东会会议对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十三条第八项、第十项、第十一项规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。”章程第十三条规定：“股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权......(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议......(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；(十一)修改公司章程”。李敏与刘某在有关财产纠纷案中达成调解协议。

裁判文书摘录： 本院认为，综合双方诉辩意见及案件事实，本案二审的争议焦点为：(一)在涉案调解协议中，是否解决了涉案专利权权属纠纷；(二)涉案专利权转让声明是否合法有效及涉案专利权归谁所有。 (一)在涉案调解协议中是否解决了涉案专利权权属纠纷李敏上诉主张，根据涉案调解协议的约定，李敏、刘某和绿原公司认可包括绿原公司在内的股权、法人、财产所有纠纷再无纠葛，互不追究，故涉案专利权权属纠纷已经在涉案协议中解决。对此，本院认为，李敏虽然主张涉案专利权权属纠纷已经在涉案调解协议中解决，但综合李敏向法院提交的有关证据，李敏并未提供证据证明在涉案调解协议中解决的纠纷中明确包括了涉案专利权权属纠纷，故对李敏的有关上诉主张，本院不予支持，原审法院认定涉案调解协议未涉及涉案专利、李敏的该抗辩理由不成立，并无不当。 (二)涉案专利权转让声明是否合法有效及涉案专利权归谁所有李敏上诉主张，涉案专利权转让声明有绿原公司的印章和作为法定代表人的李敏的签名，专利权转让是绿原公司的真实意思表示，该转让有效，并未导致绿原公司无法正常经营。公司法(2013修正)第一百四十七条规定，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。本案中，李敏在其担任绿原公司执行董事兼经理期间，于2018年8月29日签署涉案专利权转让声明，将涉案专利权的一切权利无偿转让给李敏自己，并在其后到国家知识产权局办理了相应变更手续。虽然李敏在原审庭审中陈述，其代表公司将涉案专利权转至自己名下时，曾口头通知另一股东李文尧，但李敏未提供相应证据加以证明，且李文尧在原审中表示其对此转让并不知情，亦不同意。因此，本院认为，虽然在涉案专利权转让时李敏系占绿原公司三分之二以上股权的股东，但涉案专利权的转让系李敏利用职务之便将绿原公司的专利权无偿转让到个人名下，且李敏未提供充分证据证明其代表绿原公司转让涉案专利权时按照公司章程的规定履行了合法手续，也未提供充分证据证明该转让行为系为绿原公司利益所为，故，这一转让行为违反了李敏对公司的忠诚义务，应属无效，涉案专利权转让声明及所办理的变更手续并不能产生转让专利权的法律效力，涉案专利权仍应归绿原公司所有。涉案专利权是否对绿原公司有价值不影响对涉案专利权权属的认定。对李敏的有关上诉主张，本院不予支持，原审法院认定涉案专利权归绿原公司所有并无不当。

（本案法官：徐卓斌董胜黄中华）

三、律师建议

1. 本案值得关注的是，按照公司章程规定，公司重大事项需经股东会决议，由代表三分之二以上表决权的股东表决通过，虽然涉案专利权转让时，被告为占公司三分之二以上股权的股东，但是，这不代表着不经过股东会决议程序，被告个人就可以决定转让涉案专利。 2. 因此，本案的裁判要旨表明，公司董事、高级管理人员将公司专利权无偿转让至其个人名下，且未能提交充分证据证明该转让行为符合公司章程的规定或者经股东会、股东大会同意的，构成对公司忠实义务的违反，有关专利权转让行为无效，专利权仍然应归公司所有。 3. 由此可见，规范的知识产权转让或处置，应当符合公司章程的规定的手续，或者经股东会、股东大会同意。
4. 公司的董事、监事、高级管理人员，如果未经上述程序而擅自转让或处置公司的知识产权，且不能证明有利于公司，则会被认定为违反对公司的忠诚义务，如果将专利转让给其个人，则转让行为应当被认定为无效。但是，如果知识产权是转让给善意的第三人，我们认为其仍然应当认定为有效，只是公司可以向违反忠诚义务的董事、监事、高级管理人员追偿损失。
（本期编辑：郝政宇律师）

来源：大岭IP，原文：https://mp.weixin.qq.com/s/N1UVo6SRtIWbpYjtzUgTiA

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