嘿，你检的对比文件不能用！

“本文聚焦专利审查意见答复（特别是审查员使用两件对比文件评价申请文本无创造性的场景），笔者试图通过梳理两件对比文件答复审查中可能出现的情形、如何深度理解创造性三步法并识别审查员评价创造性性对于对比文件1或对比文件2可能出现的弱点、以及在发现审查员所使用对比文件若干弱点后的具体答复应对策略。本部分-两件对比文件“没有结合启示”之OA答复策略（中）-第1式-最接近的对比文件不在申请日之前，主要阐述【内功心法】即创造性评价的三步法法理基础、以及【武功招式】第一招擒贼先擒王第1式-判断最接近的对比文件的公开时间是否在待答复的专利申请的申请日之前。”

两件对比文件“没有结合启示”之OA答复策略——对比文件不在申请日之前

01比我晚的不能用

很多企业IPR或专利代理人在拿到一个OA案件的时候，往往会去马上去寻找本申请与审查员检索到对比文件1或对比文件2之间的技术上的区别，而忽略审查员所确定的最接近的对比文件1是否适格（即是否为在本专利申请申请日之前的现有技术）。这对于很多资深从业人员来说可能是件嗤之以鼻的事情，这难道不应该是一种常识性认识吗，怎么会有人犯这种低级错误？

但笔者作为IPR在过往从业期间就遇到一件比较奇葩的事情，审查员D1(即最接近的对比文件）找的并不适格（找了件公开日在我们专利申请日之后的专利作为对比文件1），在一通答复阶段，笔者通过提前打电话指出审查员所引用的最接近的对比文件并不适格，审查员回复希望不要太明显指出Ta的问题，不然对Ta业绩有影响。（这段不知道能不能播==），所以一通的时候我们重点说了D2（该审查员所检索出的对比文件2）的问题，结果这个审查员完全不讲武德，在二通的时候居然也就只回复笔者关于D2的论述，笔者“气愤之极”，但出于职业修养，仍然是礼貌性地在提交二通答复前给Ta再次拨通了电话，Ta回复：在二通阶段是遗忘了D1找的不对这件事情，所以只回复了一通关于D2的论述，建议笔者改下引用关系就可以授权。最终此事得以善了，该专利也如愿获得授权。

上述事件我们不纠结于具体的处理过程和结果，但是我们可以知道，即使是作为以严谨著称的审查员也会犯所检索出的最接近的对比文件的公开日居然不在所审查专利的申请之前的这种低级错误。我们作为企业IPR或者专利代理人，是否应该在拿到一件OA案件时，就先看看审查员所提供的对比文件是否适格？再开展后续的答复工作。

再不济，我们也该想想《全国专利代理师资格考试》实务部分的考试时，为什么在试题中经常要出多件（一般是3篇）对比文件让考生先去寻找出合适的其中1篇或2篇对比文件去进行新颖性或创造性的论述呢？

总之一句话：时间不对，努力白费！

02 我自己的你也别想用

下面我们来看看另外一种审查员寻找的最接近的对比文件不适格的特殊情形。

涉案专利权利要求1方案：

一种换热器组件（10），包括：换热器本体（11）和电加热装置（30），所述换热器本体（11）为翅片管换热器，换热器本体（11）两端设有固定冷媒管的边板（20），其特征在于，所述边板包括边板本体（21），所述边板本体（21）第一边折弯形成第一固定部（22），所述电加热装置（30）直接设置在所述边板（20）的所述第一固定部（22）上。

涉案专利方案所取得的技术效果是：通过在换热器本体边板上折弯形成第一固定部，电加热装置直接固定在换热器本体边板上，省略了电加热固定装置，减少了中间连接部件，简化了结构，减少了装配工序,配合牢固可靠。

代理人在本申请的背景技术部分中写道“目前空调器一般都具有制冷和制热功能，为解决空调器制热能力不足，通常在换热器上设置电加热装置。小型壁挂机空调的电加热比较小，直接设置在蒸发器的端板上即可。对于大功率商用空调器，电加热重量较大，为保证固定牢固可靠，需要另外设置固定装置，这样就增加了固定电加热的零部件、增加了工序，电加热的固定就更加困难。”

在第一次审查意见中，审查员检索到对比文件1CN202792470U公开了一种种换热器支架，包括相互平行设置且均呈弓形设置的上横连接条100和下横连接条200，以及连接上、下横连接条的若干纵连接条300，其中，该上横连接条100的内侧设有用于固定电辅热（图中未示）的第一翻边，该上横连接条100的外侧设有用于固定换热器的卡扣120；该下横连接条200的内侧设有用于固定电辅热的第二翻边210。该换热器支架具有装配简单、方便、合理、成本低等特点。便于电辅热及换热器的拆装，该换热器支架在横、纵两个方向均能够承受较大的压力或拉力，具有较好的结构稳定性。换热器支架两端分别固定于换热器两端的边板上，能够较好地保证热换器折弯后的轮廓形状尺寸，大大地增强了其结构的稳定性。还公开一种换热器和空调器。

在第一次审查意见答复中，IPR指出，对比文件1中电辅热必须借助换热器支架才能安装到换热器本体上，并不能直接安装在换热器本体，这一点与本申请“直接将换热器本体的边板伸出一部分，并弯折形成第一固定部，将电加热装置直接设置在第一固定部上”有所不同。

审查员认可了IPR此点论述，但审查员在下发第二次审查意见时，没有进行检索并给出对比文件，而是直接引用本申请背景技术部分的论述“小型壁挂机空调的电加热比较小，直接设置在蒸发器的端板上即可。”，得出本领域电热器可以直接设置在端板上的，用于评价本申请权利要求1的技术特征“所述电加热装置（30）直接设置在所述边板（20）的所述第一固定部（22）上。”

IPR在答复第二次审查意见时并没有因此就进行克服创造性的修改，而是另辟蹊径，从审查员直接采用的本申请背景技术论述部分能否直接作为现有技术给出回应，并具体给出论述“审查员认为根据本申请文件说明书背景技术部分可以得到本领域电热器可以直接设置在端板上技术启示，但是申请文件中的背景技术是发明人对其改进并得到本发明的基础，在没有证据证明的情况下，不应认为是在申请日前能够被公众获知的技术，即其不属于所属技术领域的普通技术知识，也不属于该领域中的现有技术，因此申请人认为本领域技术人员没有动机根据对比文件1和现有技术的启示，去掉支架将加热器直接安装到边板上，审查员不应将申请文件中的背景技术作为评价申请文件创造性的现有技术，并且，如本申请文件说明书背景技术部分所述，小型壁挂机空调的电加热比较小，可以直接设置在蒸发器端板上，但是背景技术并未说明如何实现将电加热直接设置在蒸发器端板上的技术手段，对比文件1也未公开如何直接将电辅热安装到换热器本体上的技术手段，也即权利要求1所述的“边板本体第一边折弯形成第一固定部，所述电加热装置直接设置在所述第一固定部上”这一技术手段并未被对比文件1所公开。

审查员从第二次审查意见以后不得以继续去寻找其他适格的对比文件。

         至此，我们可以给出结论：写在背景技术上技术方案只是申请人证明本申请加以改进的基础，除非有证据证明记载在背景技术方案是申请日以前，否则不能认定背景技术记载方案为现有技术。

                                                                                                             微信公众号：饥饿的锤子_________________________________________________________________