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温度君教你读专利——撰写瑕疵导致技术捐献

发布时间:2021.12.05 浙江省查看:1859 评论:8

上一篇文章温度君教你读专利——背景技术看撰写水平,我说因为撰写瑕疵造成维权失败的案例不是没有。

 

本期我就带大家看一篇最高院的指导案例:(2013)民提字第225号,陈顺弟诉浙江乐雪儿家居用品有限公司侵害发明专利权纠纷。

本案主要是由于权利人没有将说明书记载的技术方案全部写入权利要求书,导致最高院认定权利人技术捐献,被告不构成侵权。

 

另外一篇案例是青岛中院一审案件:(2020)鲁02知民初216号,刘宝义诉际华三五一五皮革皮鞋有限公司、青岛良茂凯悦百货有限公司侵害实用新型专利权纠纷。

这篇案例是由于权利人权书撰写丢掉说明书一大块内容,导致法院认为构成技术捐献。但这个案件只是一审,还没有终审盖棺定论,留给各位思考空间,感兴趣的可以研究研究青岛中院裁判观点到底是对是错。

 

作者简介

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(2013)民提字第225号最高院终审案例
说明书公开的方案没写入权书
 
简单介绍一下涉案专利。
本案的涉案专利为中国发明专利CN200610049700.5,名称为“布塑热水袋的加工方法”。
生活中常见的热水袋是单层橡胶结构。这种热水袋在灌入热水后非常烫手,而且单层结构保温效果也不好,热水袋很快就凉掉了。涉案专利公开了一种三层结构的布塑热水袋加工方法。依照这种方法加工出来的热水袋保温效果更好。

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它的具体加工步骤,也就是本专利的独权,写的非常清晰:

1、布塑热水袋的加工方法,布塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成,所述的袋体有内层(4)、外层(3)和保温层(5),在袋体的边缘有粘合边(6),所述的袋塞是螺纹塞座(8)和螺纹塞盖(9),螺纹塞座(8)的外壁有复合层(8′),螺纹塞盖(9)有密封垫片(10),袋塞(2)中的螺纹塞座(8)是聚丙烯材料,复合层(8′)是聚氯乙烯材料,密封垫片(10)是硅胶材料所制成,其特征在于:

第一步:首先取内层、保温层以及外层材料;

第二步:将内层、保温层、外层依次层叠,成为组合层;

第三步:将两层组合层对应重叠,采用高频热合机按照热水袋的形状对两层组合层边缘进行高频热粘合;

第四步:对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪;

第五步:取聚丙烯材料注塑螺纹塞座(8),再把螺纹塞座(8)作为嵌件放入模具,另外取聚氯乙烯材料在螺纹塞座(8)外二次注塑复合层(8′);

第六步:将有复合层的螺纹塞座安入袋口内,与内层接触,采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合;

第七步:对热水袋袋体进行修边;

第八步:取塑料材料注制螺纹塞盖(9);

第九步:取硅胶材料注制密封垫片(10);

第十步:将密封垫片(10)和螺纹塞盖(9)互相装配后旋入螺纹塞座(8)中;

第十一步:充气试压检验,向热水袋中充入压缩空气进行耐压试验;

第十二步:包装。

 

为了方便理解这个专利的技术方案,我对上述权书所记载的步骤做个概括总结:

 

 

1、将三层材料叠放,
按热水袋外形用高频热合机进行热贴合并裁剪;

 

2、然后加工螺纹塞盖塞座垫片等部分并与热水袋进行热贴合;

3、旋入螺纹塞盖;

4、充气试压。

然而!

涉案专利的说明书【0034-0035】段还有如下表述:

第十步:将密封垫片10和螺纹塞盖9互相装配后旋入螺纹塞座8中,但也可以试压后旋入塞盖。

第十一步:充气试压检验。

也就是说,说明书公开了两种技术方案:先旋入塞盖再试压,或者先试压后旋入塞盖。但权书中仅限定了一种技术方案,就是先旋塞盖后试压。

 

也就是说,另一种技术方案被捐献了。
而本案中,被告恰恰就是使用的被捐献的技术方案,在10和11步骤加工顺序上与原告不同,从而最高院认定被告不侵权。

 

 

不知道各位看官看明白了没有。这个判决书我大概读了不下五遍。唏嘘之余,也有很多认知,在此分享给大家。

 

一、等同侵权与技术捐献这对欢喜冤家。

在本案中,原告当然主张上述的步骤顺序对调对方案本身不产生实质影响,应当认定构成等同侵权;被告则主张这种情况明显属于技术捐献。

最高院的观点是:

“方法发明专利的权利要求是包括有时间过程的活动,如制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法等权利要求。涉及产品制造方法的发明专利通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现的。方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用,从而导致在步骤互换中限制等同原则的适用,关键要看这些步骤
是否必须以特定的顺序实施
以及这种互换
是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异

 

 

本案中,涉案专利权利要求1的第10步是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中;第11步是充气试压检验。被诉侵权方法采用的是先充气试压检验,后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。乐雪儿公司主张这种步骤互换所带来的效果是,
不需要将螺纹塞座安装好后再取下来进行充气检测,因而可以节省时间,保证检测质量。
本院认为,对热水袋进行充气试压检验,需要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作,在进行充气试压检验前,必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行,与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比,
这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节,导致操作时间延长,效率降低。
故将第10、11步的步骤调换后,确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果,因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的,调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。

 

 

因此我们在实务中判断是否能构成等同,要看两种技术方案是否实质性相同,彼此间是否具有实质性差异。

 

 

二、专利案件不到终审不罢休

 

 

本案在沈阳市中级人民法院一审,在辽宁省高级人民法院二审。两审法院均认定被告构成侵权。直到最高院才予以改判。从2010年9月17日原告起诉,到2013年12月25日最高院判决,历时3年多。要知道被告在诉讼中还未提起专利无效程序,否则怕是时间更久。

 

 

三、被诉侵权人委托案外人以其提供的样品进行加工制造的,视为被诉侵权人实施行为。

 

 

本案中,被告一直以原告专利中所保护的螺纹塞盖是案外人加工为由,请求认定被告不侵权。
但法院观点认为,“按照乐雪儿公司的陈述,上述部件虽不是其自行加工,但系其提供样品在案外人处定作的,也即这些部件是案外人按照乐雪儿公司的要求进行加工制作的,故乐雪儿公司对由此产生的法律后果应当承担相应的法律责任。因此,乐雪儿公司主张被诉侵权方法缺少第5、8、9步,没有事实和法律依据,本院不予支持。”

 

 

四、抵触申请也可以用来做现有技术抗辩

 

 

法院观点认为:乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日虽早于涉案专利申请日,但授权公告日晚于涉案专利申请日,故不构成现有技术,但依法构成抵触申请。由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性,故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时,应该被允许,并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。

 

 

五、发明专利临时保护期使用费与发明专利侵权赔偿额,不可同案主张。

 

 

法院观点认为,专利法第十三条规定:“发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”因此,临时保护期使用费是在发明专利申请公布后至专利权被授予前,实施该发明的单位或者个人应支付给专利权人的一种适当的经济补偿,其与未经专利权人许可实施其专利的侵权损害赔偿性质不同,故专利权人不能基于侵权损害赔偿的诉因来主张临时保护期使用费,而只能单独就此项费用提出主张。

 

 

六、好专利或许隐藏在现实技术方案之下

 

 

本案中原告陈顺弟应该是浙江吉康塑胶有限公司法人。我在想,或许在吉康的生产现场,工艺流程就是先旋瓶盖再送去充气试压。但此种工艺流程本身存在瓶盖重复旋入旋出的瑕疵,这种瑕疵在写专利的时候能够被发现进而改进的话,也是对生产商的一种“反哺”。当然这是事后诸葛亮了。当局者迷,在拿到技术方案的时候,我们也很难跳出来,这太难了。

 

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感谢这篇专利和这个案件带给我们这么多收获。从某个角度讲,它比那些一辈子默默无闻的专利更有公众价值

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(2020)鲁02知民初216号,一篇奇怪的专利
让我们收拾心情,简单看下另一个关于技术捐献的案件。
 
涉案专利为中国实用新型专利CN201720102930.7,名称为“一种垂直震荡装置”。感兴趣的朋友可以去读一下这篇专利,属于典型的权利要求书“头重脚轻”。独权写了一大篇,从权竟无一点用处。我实在想不通一篇拿来维权的专利为何如此撰写。
 
涉案专利公开一种用在鞋底的减震装置,主张利用磁铁震动可以产生12HZ的阿尔法波,对人体起到按摩作用。
其独立权利要求如下:
1.一种垂直振荡装置,其特征在于:
其结构包括振荡装置(1)、固定盖(2)、振荡正极盒体(3)、振荡负极盒体(4),所述振荡正极盒体(3)和振荡负极盒体(4)设有振荡装置(1),所述振荡正极盒体(3)通过固定盖(2)连接有振荡负极盒体(4),所述振荡装置(1)包括强力磁铁(5)和螺旋铁皮(6),所述螺旋铁皮(6)上方连接有强力磁铁(5),所述振荡正极盒体(3)包括正极盒体扣板(7)、正极盒体凸位(8)、正极盒体扣合孔(9)、正极盒体(10)、正极盒体强力磁铁位(11)、正极盒体强力磁铁(12),所述正极盒体(10)设有正极盒体扣板(7)、正极盒体凸位(8)、正极盒体扣合孔(9)、正极盒体强力磁铁位(11),所述正极盒体强力磁铁位(11)连接有正极盒体强力磁铁(12),所述振荡负极盒体(4)包括负极盒体扣板(13)、负极盒体凸位(15)、负极盒体扣合孔(14)、负极盒体(16)、负极盒体强力磁铁位(17)、负极盒体强力磁铁(18),所述负极盒体(16)设有负极盒体扣板(13)、负极盒体凸位(15)、负极盒体扣合孔(14)、负极盒体强力磁铁位(17),所述负极盒体强力磁铁位(17)设有负极盒体强力磁铁(18),所述负极盒体(16)连接有负极盒体强力磁铁(18)。
然而在其说明书【0027】段有如下描述:
对于振荡装置1可以通过片式振荡装置19,
所述振荡替换装置19包括圆形铁皮20和强力磁铁5,所述圆形铁皮20上方连接有强力磁铁5,由于圆形铁皮20为一个环形铁皮片,环形贴片内设三根振荡条,振荡条末端设有块强力磁铁,
振荡正极盒体3和振荡负极盒体4就应在对应处各设置三块与震荡条相斥的强力磁铁,由于在静止情况下振荡正极盒体3、振荡负极盒体4和圆形铁皮20,三者之间的磁体处于相对平衡,当外部有冲击的情况下,圆形铁皮20上的磁铁将会慢慢平衡下来,在其间过程将会带将冲击力转换为振荡,
当采用片式震荡装置19时,便有9个强力磁铁,该强力磁铁产生产生3200高斯磁力,促进产生生体电流和血液中的血红戴白,促进血液活动。
 
可见其公开的这部分技术方案,没有在独权中有体现。(但上述技术方案是否属于权书中的上位概念所包含的下位技术方案呢?各位不妨思考一下。)

青岛市中级人民法院观点认为,“将被诉侵权技术方案的技术特征与涉案专利权利要求1所记载的全部技术特征相比,其不同点在于:1、原告涉案专利权利要求1所记载的技术特征是:振荡装置包括磁铁和螺旋铁皮,螺旋铁皮上方连接有与盒体表面磁铁相斥的强力破铁;被诉侵权技术方案的技术特征是:振荡装置包括磁铁和连接三条相互平行的长条铁片的环形铁皮片,在三条长条铁片末端各设置有与盒体表面的圆形磁铁相斥的圆形磁铁......
如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案,但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或者试图将其纳入权利要求的保护范围,则该实施方案应被视为捐献给了公众,当专利申请被授权后,专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则将其重新纳入权利要求的保护范围。本案中,被诉侵权技术方案与原告专利说明书[0027]公开的实施方案相比,仅有的差别是盒体,被诉侵权技术方案盒体是椭圆形,而原告专利说明书[0027]公开的实施方案的盒体是圆形,被诉侵权技术方案上述技术特征与原告专利说明书[0027]公开的实施方案相比,是以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征,两者构成等同。因此,被诉侵权技术方案即是原告专利说明书[0027]公开的实施方案原告在专利申请中没有将专利说明书[0027]公开的实施方案纳入权利要求的保护范围,原告主张专利权时不得通过等同原则将其重新纳入权利要求的保护范围,故原告认为被诉侵权技术方案的技术特征与原告涉案专利权利要求1记载的技术特征的不同点构成等同的诉讼主张不成立,被诉侵权技术方案没有落入原告涉案专利权的保护范围。原告的诉讼请求应予驳回。”
 
我倾向于相信权利人对于这个技术方案的研究是下了功夫的,毕竟被告确实采用了原告专利实施例中的技术,只是权书写的确实有点浪费。好奇的我搜了一下原告刘宝义,应该是一个专门从事鞋类产品生产销售的人。企查查上地址能够大致对应。

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但是去搜了一下涉案专利的审查过程,权利人多次错过缴费期限,几乎导致涉案专利胎死腹中。这样不够认真谨慎的态度,很容易理解为何权书也撰写的较为粗心和潦草。专业的事情最好交给专门的从业人员来操作。

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实务提醒

相信大家通过这两个案例,应该能够很好地理解撰写的重要性。尤其第一个指导案例,值得反复阅读品味。

专利撰写和诉讼都是技术活。专利的质量在诉讼中检验利的案子打起来是学问多多,峰回路转,柳暗花明,十分有趣。

所以,其实我想说的是,这样的技术活,专利的代理费真的要提一提,专利诉讼的判赔额也可以提的高一些。

如果每个案子的费用低的可怜,只能逼的代理人去冲量。毕竟生活成本摆在那里,代理机构又不是各种其他福利待遇多么好的地方。

我们要享受服务,又不愿意为服务付费,这种观念很拧巴,大家觉得呢?

 

好了,今天先针对技术捐献和等同侵权的案例讲到这里。

下一期我们继续《温度君教你读专利——专利说明书的门道》。

(不过可能要晚点更新,毕竟周中要搬砖,只能用周末的大块时间来写干货。)

喜欢的朋友记得把这篇文章分享给身边有需求的朋友,一起来学习。
我的原文链接


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评论列表

  • 第1楼
    这一篇所包含的两个案件判决书,大家可以凭案号去裁判文书网搜。一个既判案例,顶的上十次无价值的讨论。

    2021/12/05 13:35 [来自浙江省]

    0 举报
  • 第2楼
    等同替代原则大于捐献原则,但是这个案子显然不是等同捐献,因为技术特征有实质贡献

    2021/12/05 14:10 [来自江苏省]

    收起回复 0 举报
    • 2021-12-05 14:11:08 [来自江苏省]

      回复 0 举报
  • 第3楼
    思博没有关注键?

    2021/12/06 10:38 [来自四川省]

    收起回复 0 举报
    • 2021-12-06 11:26:24 [来自北京市]

      回复 0 举报
  • 第4楼
    也可以反过来说,专利维权的难度太大,导致很多申请人不愿意在专利申请中做过多的贡献。

    2021/12/06 11:39 [来自安徽省]

    1 举报
  • 第5楼
    这么长的独权,就算这个没有捐献,估计也能找到其他不侵权的抗辩

    2021/12/06 14:14 [来自浙江省]

    0 举报
  • 第6楼
    对于布塑热水袋的加工方法这件专利而言,独权写入了非必特。

    2021/12/06 15:51 [来自广东省]

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