有一种错觉，是产品有专利就不会侵权

发布时间：2020.01.08 北京市查看：835 评论：1

前段时间，某企业A在科创板上市问询中被问及—企业的产品是否存在侵犯某被改进的基础技术专利权的风险？

企业A在答复中列举了竞争对手的几个产品专利，并解释如下：

（1）某些专利已经过期，因此，不存在侵权风险；
（2）某些专利虽为在先专利，但发行人的专利也获得了授权，因此，不存在侵犯在先专利的风险；
（3）某些专利是在发行人获得专利权后申请的，晚于发行人获得专利权，因此，不存在侵权风险。

且不论，发行人答复中是不是随便挑了几个专利，就说面对列出的专利，并没有将产品和专利进行侵权比对，仅凭自己也有专利，就得出不存在侵权风险的结论，仿佛略糊弄审核机构和广大投资人。

笔者不禁讶异，难道现在有企业即将IPO了，还真的认为自己产品有专利，就不会侵权他人的专利权了吗！？

让我们来看一下，同样面对知识产权风险问询，其他企业怎么回答。

某企业B（混淆侵权风险与职务发明权属风险）：
审核机构针对“发行人核心技术是否涉及核心技术人员原单位职务成果，是否与原单位存在冲突和纠纷”进行问询，发行人以律所出具的侵权风险分析报告作出回应：
“发行人核心技术对应专利均为发行人自主申请取得，不存在从第三方或发行人员工处受让取得的情形，不涉及员工原单位职务成果的情形。
北京市XX律师事务所出具的《XX侵权风险分析报告》显示......侵害目标公司境内专利权风险的可能性较低”。
存在的问题1：正是因为将原单位的成果拿到新单位申请专利，才有了职务发明，没有专利受让并不能代表企业申请的专利不涉及原单位职务成果。
存在的问题2：侵权风险分析报告很好，但用错了地方，不侵权是不侵犯目标公司已有的专利权，但不能代表企业目前的专利不涉及职务发明。

某企业C（不存在侵权风险的证据略弱）：
审核机构针对“发行人产品是否在产品进口国家/区域存在侵权风险”提出问询，发行人以知识产权服务机构出具的专利分析报告作出回应：
“根据XX专利商标代理有限公司出具的《专利分析报告》，上述5项核心应用技术与同行业主要竞争对手涉及到XX的境外专利技术不相关”。
存在的问题：询问国家/区域侵权风险，却只给出了主要竞争对手的专利分析，不能说明在该国家/区域不存在侵权风险。

南京微创医学科技股份有限公司（充分应对，值得参考）：
审核机构针对发行人某核心产品在美国、德国遭遇的未决专利侵权诉讼，重点问询：不侵权理由、依据是否充分；产品涉诉情况是否会扩展到其他区域；是否扩展到其他产品的风险等。发行人：
1. 借助专利律师、知识产权专家、国际私法专家、技术专家观点，给出不侵权依据；
2. 借助知识产权服务机构出具的《防侵权检索报告》，证明其涉诉产品在美国、欧洲未发现其他高侵权风险专利；
3. 指出即使侵权，涉诉产品市场份额低，侵权赔偿小，不会对生产经营造成重大影响；
4. 指出已有改进产品，且通过知识产权服务机构出具的《防侵权检索报告》证明，改进产品在美国、欧洲未发现其他高侵权风险专利。

看来，强调信息披露的科创板，也披露了中国当前科技创新型企业知识产权保护意识的参差不齐。显然，只有少部分企业面对侵权风险是做了相对充分的准备。

我们看到，在科创板的发行条件以及披露要求中，关于知识产权风险都做出了明确的要求。

第十二条发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：……
（三）发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

摘自中国**监督管理委员会《科创板首次公开发行**注册管理办法（试行）》

第二章发行条件
第三十三条发行人应结合科创企业特点，披露由于重大技术、产品、政策、经营模式变化等可能导致的风险：
（五）法律风险，包括重大技术、产品纠纷或诉讼风险……等方面对发行人合法合规性及持续经营的影响……

第六十二条发行人应分析披露其具有直接面向市场独立持续经营的能力：
（七）发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

摘自中国**监督管理委员会《公开发行**的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》

而且，在最高人民法院以及上海市高级人民法院为科创板提供司法保障的司法文件中也强调：

加强对科创板上市公司知识产权司法保护力度。依法审理涉科创板上市公司专利权、技术合同等知识产权案件，对于涉及科技创新的知识产权侵权行为，加大赔偿力度，充分体现科技成果的市场价值，对情节严重的恶意侵权行为，要依法判令其承担惩罚性赔偿责任。

进一步发挥知识产权司法监督职能，积极探索在专利民事侵权诉讼中建立效力抗辩审理制度，促进知识产权行政纠纷的实质性解决，有效维护科创板上市公司知识产权合法权益。

摘自《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》第7条

强化涉科创板公司知识产权保护。加强科技创新类知识产权保护力度，依法审理涉科创板上市公司专利权、技术合同等知识产权案件，准确认定知识产权合同效力和责任承担，加大惩处侵犯技术类知识产权行为的力度，有效维护科创企业知识产权合法权益和公平竞争秩序。

审慎处理涉发行上市审核阶段的科创企业的知识产权纠纷，加强与上海**交易所的沟通协调，有效防范恶意知识产权诉讼干扰科创板顺利运行。

摘自《上海市高级人民法院关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》第12条

2019年科创板中，涉及大大小小专利侵权诉讼的企业并不少，出现了因涉诉而终止（安翰科技）或取消审议会（晶丰明源）的企业，也出现了因面对诉讼应对给力而股价上涨、名声大噪的企业（光峰科技）。

必须说，知识产权风险，是企业无论上市前、中、后，都必须引起高度重视的问题，一旦知识产权风险涉及核心产品、核心技术，那影响的可能是企业的核心竞争力、持续经营与盈利能力。

另外，我们在最近上交所的问询中，也发现其关于涉及核心技术知识产权风险问题的审核已经越来越细致。例如，在对江苏艾迪药业股份有限公司的第一轮问询中，关于侵权风险已经开始具体关注到“发行人的产品、工艺、适应症等是否落入他人专利的保护范围及依据”。

可见，科创板的审核人也越来越重视侵权风险对于科创企业的严重性，面对可能存在高风险的情况，需要提供不存在风险或风险较低的依据。这无疑也是在要求企业做好侵权风险排查与预防工作。

企业有自主知识产权核心技术当然要鼓掌，但是有专利不代表不会侵犯他人的专利权。企业产品有没有侵权风险，不是看对方有没有类似的产品，也不只是看对方有没有技术相关的专利，而是要看企业的产品有没有落入到对方专利的权利要求保护范围中去（量大且复杂的技术活，本文不深入讲）。

企业在研发立项、生产、上市销售、出口、参展、技术引进/许可/转让、人才引进等之前，都应该持续关注风险，做好侵权风险排查或者FTO（freedom to operate自由实施调查），排查那些可能会对生产经营造成障碍的专利或者专利申请，充分了解自己的风险/潜在风险在哪里，是否有可能会生产经营产生影响，影响有多大，并提前做好应对预案（例如：规避设计、无效、购买、许可等）。

我们有理由相信，也愿意相信，那些认识到潜在风险、勇于排查风险、直面风险的企业，未来会成长的更加顺利！

来源 | 知识产权课堂公众号
作者 | 李雪娇超凡数据与咨询事业部高级检索分析师专利代理师
编辑 | 木三
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标签：专利检索专利侵权