对于近期无效检索的三方面总结

发布时间：2022.03.08 福建省查看：2361 评论：0

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太久了。难以想象，我竟然有两个月不更新。公众号最近一篇是王律师写的从15天速成知识产权全能代理说开去。我个人最近一次写的是解读《专利审查研究(第十辑)》--“有效提高外观设计检索效率”。

主要还是忙。去年年底忙了一整个月的侵权检索（检索+标引，无分析），过年期间在家加班忙了不到半个月的无效检索，年后上班忙了一整个月的另一项无效检索。

但这一篇我不急着写《专利审查研究(第十辑)》的解读。我想先分享分享近期关于无效检索的三方面不成熟的想法。也算是稍微总结一下这几年的无效检索中的想法。

1.关于无效检索的目标，及如何以目标指导无效思路

不少人都会接触到无效检索。我们的甲方可能是律师、代理机构、IPR等等。那么无效检索的目标是什么？好像很废话。很多人在我群里或者各种场合也都会问，说，你做无效检索赢了多少无效啊。在很多人看来，无效检索的目标就是赢无效。

诚然，简单想想的话如果不是要赢，我们做无效检索做什么。

但我们离口审之间还隔着至少一个甲方。我们做无效最终常常是为了赢，但是我们做无效检索，目的是为了让甲方能够赢。看起来好像区别不大，但甲方各有甲方的特点。

以律师为例。很多律师有自己拿手的一些套路、策略，且艺高人胆大，他们对自己有多自信，能用的证据组合就有多“奔放”。做无效检索过程中，我们固然有自己的小心思，主观上觉得有些证据组合能用，但究竟能不能用，要看证据组合与甲方的匹配度。

比如最近刚完成的无效检索。刚开始就了解到甲方需要相似度极高的证据或证据组合，因为对涉案专利发起的无效已经败过了几次，他们不愿意再冒风险。有这样的想法，则几乎不会接受跨领域的证据组合，且技术方案公开的同时，达到的功能效果最好是完全一致。这种时候领域分类号的选取就要慎重，以与涉案专利技术领域相同或近似为主；用关键词表达领域要素的时候也要更加慎重，此时对关键词准确度的要求是很高的；策略的选择上比较窄，要以该律师擅长的策略为主。

这里也要把握一个度。最接近的分类号，之前的几次，前人/团队肯定浏览的比较仔细了。我们拿捏领域范围时，重点范围可以在不太相同但较为近似之间，以主题为参考，以重要技术特征及其实现效果为根本方向。当然了，最接近领域分类号仍然要优先浏览，万一前人/团队是看漏了呢。

如果律师比较奔放，你也是。那就在稳重的策略以外可以多保留一些可能用得上的其他策略。这些策略诚然是冒险的，但律师对其有可接受度。可以保留，能赢的可能组合一个都不放过。

总结就是在策略上可以给甲方提意见、可以劝服甲方，但要时刻记住，出庭的除非是你，否则最终都是以尊重甲方策略为上。

2.经历多次无效的案子，检索之前分析什么

普通无效检索之前一般都会分析涉案专利、专利权人其他专利、论文等等。那么经历多次无效的呢？

越是经历过多次无效的案子越难做无效检索，原因就在上文：对该涉案专利发起的无效已经败过了几次，很多甲方往往不愿意再冒风险。经历次数越多甲方越是谨慎，越是谨慎则对证据的相似性要求越高，但如果真的有些证据组合存在，极其相似，之前几个团队的人为何找不到合适的证据组合？

对，这里就是思路的开始。

没有合适的证据组合，可能有以下原因：

1）真没有

即实际上合适的证据组合是不存在的。虽然这种事肯定有不少，但我们做无效检索时最好不要这么想。越想越没自信，检索就不要做了。我做检索的时候是这样想的：如果别人或别的团队检索不到合适的证据组合，而我对于相同的案子也每次都检索不到，那我和他们的区别在哪，我还做什么公众号，还是返厂重修吧。这么想，虽然压力大了点，但是同时斗志也很足。

2）有，但是前人/团队没找到

这就需要了解前人/团队检索时的思路，他们在检索时对这个案子有怎样的认知，他们在检索之初是怀抱着怎样的策略。对此前发生的一切越了解，我们越能发现思维的盲区。但一般来说是拿不到检索式的，只能是尽量通过甲方去了解以前的事情。通过证据组合也能推断一些，比如证据中专利和非专利数量及占比、专利证据中分类号的集中范围、专利证据的受理国范围、专利证据的与涉案专利技术特征相对应的部分的描述等等。这有难度，比较吃经验，且不一定分析对。

比如前几次无效所用证据均为中国专利，分类号是涉案专利分类号，与涉案专利技术特征相对应的部分的描述看不出明显做过关键词扩展的痕迹，则可以推断前人/团队做检索时以查准为主，应该没怎么考虑查全检索。

再比如，前几次无效所用证据，与涉案专利技术特征相对应的部分的描述均在摘要和权要可以一眼看出。很可能前人/团队是在标题+摘要+权要字段范围做的检索，我们可以留意做分类号扩展。

3）有且找到，但不完整

即找到了公开部分技术特征的对比文件，但因为还有若干重要的技术特征没合适的对比文件，因此就只能是无合适的证据组合。这个好办一点，基本上主要检索切入思路就是缺哪补哪；也难办一点，你普通的切入，肯定都被别人普通的想过了。这里切记缺哪补哪是一般性思路，但检索时还是要有自己的分析，这样会有不同的策略。走前人没走过的路不一定对，但可以优先尝试。

4）有且找到，但不完整，已有的可用证据所用策略不对

这是比较尴尬的地方，策略不对也有很多可能的原因。可能是对技术方案的原理理解不够深入，可能是分析错了，可能是甲方不认可且有自己的倾向性策略等等。无论如何，一定要找到适于该证据发挥的策略，这对于与其搭配组合所用的证据的检索是非常重要的。

5）我和甲方都觉得行，但是合议组/法官不认

这个难处理，要注意合议组/法官之前的意见，如果原理性理解没错，就以合议组/法官意见为优先，其次考虑甲方意见。这其实也是常用分析，不赘述。

以上非穷举，简单说就是总结前人的经验，查缺补漏，在有限时间内抓住重点，不要一拿到委托就立马下手检索。

3.数值型的案子，怎么检索数值范围

我可能阐述的不规范，大家看得懂就行。哈哈。

数值型的案子是我平时偷懒的说法。就是说，涉案专利待无效的权利要求中，有数值技术特征。我平时碰到的数值型的案子比较少，巧的是去年后两三个月到今年年初，碰到的都是这类案子。

对于这类案子我的检索经验可能不比很多人成熟。我分享下我不成熟的想法。以数值范围特征为例。

做这类无效检索之前首先想想什么样的对比文件能有效公开此类数值范围。“数值范围重叠”、“端点数值公开”。这么一想，不管涉案专利权利要求书中是什么数值范围，假设中的对比文件的数值或数值范围都是无穷无尽的。考虑到这一点，我一开始就不想直接检索数值范围。

剩下可能考虑的：数值是否是有单位的，比如mm、cm；用数值表达了什么，比如面积、粒径。这些与数值直接相关的部分，是否容易扩展、扩展准确性是否高，这都是要考虑的。

总结就是不把数值当数值看，就把它当普通的要素对待。易于扩展就严肃对待，不易扩展就放一边不理，通过其他要素来检索，顺便浏览数值也是可以的。

那在浏览的时候注意哪些呢。主要是注意和该数值特征联系强度高的特征。比如3立方米体积是阐述了一个铁笼子，那我浏览时就是关注在铁笼子，然后进一步看铁笼子相关是否有数值描述。这里看数值描述时不要预先做“画像”。很多数值单位，国内外常用不同，可能经常是要换算的，再加上可能得结合公式推导，这导致关于数值描述的“画像”不可能预先做出，做了很冒风险。

黑娃

许利民，思博论坛ID“黑娃”

1）泉州振科技术服务有限公司信息技术总监、泉州合连知识产权管理有限公司法定代表人、思博论坛版主及检索讲师、检索分析师；

2）擅长无效检索、侵权检索、稳定性检索、公众意见检索、查新检索，有丰富的涉诉无效检索经验；

3）有对企业、代理机构及高校的专利检索培训经验，有依托思博论坛和合享（incopat）平台的直播检索讲课经验

标签：专利检索