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收到国际检索单位书面意见之后,该怎么做?

发布时间:2014.06.18 安徽省查看:5863 评论:2

我们是第一次做PCT,目前的状态是收到国际检索报告书面意见1个月了,每个权项都被评价没有创造性。以国内专利申请对创造性来看,创造性确实有点牵强。请问:接下来应该怎么做?修改文件时注意什么?什么情况下可以提初审?怎样提初审? 因为是第一次做PCT,麻烦各位大侠尽可能多讲些,特别感谢!


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  • 第1楼
    如果经过分析,权利要求的创造性确实有问题且不能通过修改来克服缺陷,我们一般不建议申请人进入国家阶段。

    如果经过分析,可以通过修改权利要求来克服缺陷,可以有两个途径供选择:1、修改权利要求后,提初审请求,以获得对申请人有利的初审报告,之后进入国家阶段。2、不提初审,直接进入国家阶段,收到相应国家的审查意见后再根据实际情况修改权利要求。

    修改文件的目的是克服审查员指出的缺陷。和答复国内审查意见一样,主要看怎样修改权利要求能使其具有创造性且修改不超范围。修改后的权利要求随国际初审请求书一起递交即可(初审请求书中应当有相应的勾选项,总不做,具体记不太清了,还要再核实一下),另外还要交初审费。

    2014/06/18 20:58 [来自天津市]

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  • 第2楼
    中国申请人提交PCT申请时,国际检索单位一般是中国国家知识产权局。中国国家知识产权局出具的国际检索报告中一般会列出相关的现有技术文献,在其国际检索报告书面意见中一般有对发明是否满足可专利性(新颖性、创造性等)的评价。该评价可以帮助申请人决定此PCT申请是否有必要进入国家/地区阶段(比如德国或欧洲)。不过,中国国家知识产权局在国际检索报告书面意见中的评价对德国专利商标局和欧专局没有约束力。PCT申请进入德国国家阶段或欧洲地区阶段后,德国专利商标局和欧专局仍将独立进行检索和审查。

    国际检索报告的书面意见不乐观的话,申请人在权衡是否需要进入国家/地区阶段时,既要考虑到德国专利商标局和欧专局将独立进行检索和审查,因此可能会有不同于国际检索单位的意见;也要考虑到德国专利商标局和欧专局可能也会引用国际检索报告中的相关现有技术文献,并同意国际检索单位的意见。

    所以,在国际检索报告的书面意见不乐观的情况下,申请人应该认真分析一下申请文件(特别是权利要求)和书面意见。在这个分析过程中,申请人也可以寻求专利代理人/专利律师的帮助。

    认真分析后,如果申请人认为通过修改权利要求克服所指出的缺陷的把握比较大,可以直接进入国家/地区阶段。如果申请人对通过修改权利要求是否可以克服所指出的缺陷有较大怀疑、但不愿意放弃,则可以考虑修改权利要求然后提起国际初步审查,看一看修改后的权利要求是否可以有效克服相关缺陷。不过,需要注意的是,中国国家知识产权局作为国际初步审查单位所出具的国际初审意见,对德国专利商标局和欧专局同样没有约束力。

    进入国家/地区阶段时,建议和当地的代理机构实行按阶段收费。这样,收到德国专利商标局或欧专局对发明的可专利性的明确意见后,如果确实仍然不乐观,可以及时放弃申请,以免产生后续相关费用(比如审查答辩、年费、授权公告等的费用)。

    最后,上述建议是针对申请人希望得到发明专利的保护的情形。如果申请人希望获得德国实用新型保护,则可以直接进入德国,因为德国实用新型并没有实质审查。当然,需要注意的是,德国实用新型不能保护方法类的技术发明。

    更多答疑可以参考华孙答疑选摘专栏:http://www.huasun.eu/questions

    2014/06/19 17:04 [来自德国]

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