无限分案bug今犹在 啥都还没改
发布时间：2018.06.03 上海市查看：4134 评论：13
本帖最后由 zhaokk 于 2018-6-3 22:22 编辑
（作者：Gerry Zhao赵昊，君合律师事务所上海分所专利律师，中国执业律师，专利代理人）
公众号的老朋友们应该还有印象，笔者发表的第一篇文章是谈分案再分案的，详细内容可以参见【ZRT1】赵日天说分案（1）--四说英特尔超20年专利授权案。结合近期的一些新感悟，此次再谈分案问题。
前文回顾
当母案申请处于不能再pending的状态时，就不能再提出分案了，但是指南中有一个例外，就是如果分案申请收到过分案通知书或者指出了单一性缺陷的审查意见通知书（下称“单一性相关通知书”），还可以基于收到了该等通知书的分案再次提出分案申请。
关于英特尔超20年专利授权案，业内讨论的非常激烈，有的观点认为只要有一个分案拿到过单一性相关通知书，无论是否有pending的申请，都能够无限分案；另一些观点则认为，英特尔案是初审部门的失误，只有当收到过该等通知书的分案申请还pending的时候才能分案。
当时笔者根据指南的规定，是认同后一个观点的，并且发现了英特尔案中的一个新的分案申请，认为争论的那个分案实际上是基于新发现的分案而提交的，符合指南的规定，因此初审部门没有问题。
现在，笔者在此把论断更改如下：现在初审部门的尺度实际是只要有分案拿到过单一性相关通知书，无论拿到过通知书的分案是否pending，都有可能无限分案。为啥笔者幡然悔悟了呢，这是因为笔者也去这样干了一回，而且还成功了（不知道是该说生活总给人当头棒喝呢，还是该说生活总充满惊喜）。
案情概述
在提交第五分案（最新分案）时的情况（按提交时间排列）：
母案申请：已经授权多年，处于不能再pending的状态；
第一分案：基于母案在其pending时提出，最终视撤，处于不能再pending的状态；
第二分案：基于第一分案在其pending时提出，授权几年之后未缴年费，处于不能再pending的状态；
第三分案：基于母案在其pending时提出，实审阶段有指出单一性缺陷的通知书，最终实审驳回，复审维持驳回，一审维持驳回，未上诉，驳回生效，处于不能再pending的状态；
第四分案：基于第三分案在其一审上诉期间提出的，实审阶段没有指出过单一性缺陷的通知书，已发了授权通知，尚未交费。
第五分案（最新的分案）：基于第三代分案提出。
可以看出，第五分案实际上是在除第四分案之外都处于不能再pending的状态，但是第三分案拿到了指出单一性缺陷的通知书的情况下提出的，并且笔者最近收到了初审合格通知书，代表第五分案成功了。从本案来看，目前SIPO是能够接受同时符合如下两个条件的分案申请：1. 同一专利群中至少有一个分案申请收到过单一性相关通知书；2. 最新分案提出时，至少有一个申请还处于pending的状态，无论这个申请是否收到过单一性相关通知书。
至于只满足第一个条件，不满足第二个条件的申请是否能够成功，笔者就不敢保证了。不过从目前的情况看来，还是很有可能的。
跟小伙伴们讨论了些分案相关问题，总结如下：
1. 根据笔者的咨询，分案再分案一定要基于收到过单一性相关通知书的分案申请（例如，本案中的第三分案），而不是现在还pending的申请（例如，本案中的第四分案），否则会初审不过。
2. 分案再分案的保护范围是不需要受限于单一性相关通知书的，只要不超范围，想要求保护啥都行。举个例子，基础分案保护的是A或者B，审查员指出没有单一性，然后删除了B保留A，那么基于它的分案既可以要求保护A，也可以要求保护B，甚至可以要求保护C（只要C记载在之前分案的公开内容中）。
3. 严格意义上讲，即使母案处于不pending状态，但是尚未处于不能再pending的状态时，仍然能够提出分案。看起来有些绕，举个例子看一下。比如，一个申请已经收到了视为撤回通知书（不pending了），但是还处于能够权利恢复的期限内（尚未处于不能再pending的状态，因为还有可用的救济途径），是可以提出分案的。
4. 单一性相关通知书不是一次性票，在其它条件满足的情况下，可以用无数次。
5. 针对非常规的分案再分案情况（例如，本案这种情况），由于指南规定的不是非常明确，所以要非常慎重。如果是律所或者代理机构的小伙伴，要明确跟客户示明相应的风险（比如，可能初审无法通过，或者通过初审之后在实审阶段甚至授权后仍存在风险）。当然，如果客户有特别的理由需要在极端情况下提出分案，我们未穷尽各种途径之前，是不能说不的；P
6. 建议SIPO尽快修订关于分案的规定，做出如下修改：a. 堵上无限分案的bug，这样超出了公众对专利的可预测范围（家族都死了，为啥还出来新的分案）；b. 解除基于分案再提分案的限制，改为只要有pending的申请，就能够提交分案，因为中国的分案不允许超出原始公开的范围，并且时机也是在有申请pending的时候，符合公众对专利的可预测范围。
最后一句，无限分案bug今犹在，啥都还没改，你不试一下？
如果各位看官感兴趣，可以关注微信公众号。如果有疑问或者建议需要沟通，请在本帖下面留言。
（声明1：本文系笔者原创作品，转载请联系笔者）
（声明2：本文仅系笔者个人观点，不是正式的法律意见）
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zhaokk
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主题：28 回帖：1864 积分：8015
zhaokk
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... ef809b2ad08c6c06#rd
2018/06/03 22:22 [来自上海市]
0 举报ellenluofei
2018/06/04 10:08 [来自湖北省]
0 举报itnot
2018/06/04 10:17 [来自湖北省]
0 举报win27727870
2018/06/04 11:15 [来自北京市]
0 举报李工仲明
申请(专利)号： CN95197430.0
申请日： 1995.12.01
申请公布号： CN1173230A
办理登记手续20020906
公开公告日： 1998.02.11
授权公布号： CN1094610C
授权公告日： 2002.11.20
申请b
申请(专利)号： CN02126161.X
申请日： 1995.12.01
分案递交日20020710
申请费缴纳20020904
申请公布号： CN1492315A
办登发文日20080411
办理登记手续20090625
公开公告日： 2004.04.28
授权公布号： CN100412786C
授权公告日： 2008.08.20
申请c
申请(专利)号： CN200710165720.3
申请日： 1995.12.01
分案递交日20071030
申请公布号： CN101211255A
公开公告日： 2008.07.02
办理登记手续：20120515
授权公布号： CN101211255B
授权公告日： 2012.07.04
申请d
申请(专利)号： CN201210161092.2
申请日： 1995.12.01
分案递交日20120514
申请公布号： CN102841776A
办登发文日：20160513
办理登记手续：20160601
公开公告日： 2012.12.26
授权公布号： CN102841776B
授权公告日： 2016.06.29
2018/06/04 21:37 [来自天津市]
0 举报zhaokk
未决的状态
2018/06/04 21:42 [来自上海市]
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