浅谈专利申请之如何高效高质量的答复审查意见（二）
发布时间：2018.02.08 北京市查看：1904 评论：2
本帖最后由 zhy19880801 于 2018-2-8 17:06 编辑
上一期和大家从总体上聊了聊如何高效高质量的答复审查意见，这一期将重点针对发明是否具有创造性和大家具体地聊一聊如何答复此类审查意见。
专利法第22条第1款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”因此，申请专利的发明和使用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。如果一项申请不具备创造性，则会因为此项实质性缺陷，而不能授予专利权。
审查员在评述权利要求是否具备创造性时，通常是按照“三步法”这个程式化的思路来撰写审查意见通知书的，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
“三步法”的思维方式虽然对于判断创造性很清晰很高效，但我认为作为一名专利代理人，一定要学会适时适当的跳出这个思维方式，学会从整体把握发明构思，进而准确地找到发明点。千万不能被审查员的思路牵着走，因为审查员在审查意见通知书中有时会存在过低地评价发明的创造性的情况，这体现于将权利要求中的一些技术特征理所当然地认为是公知常识或惯用技术手段，或者将本应结合来看的技术特征分割开来看，逐一评价，进而否定发明的创造性，而忽视了发明构思的整体统一性。
鉴于此类情况，代理人要学会站在发明人的角度来去看待专利申请文件，准确地理解发明构思以及具体的发明内容后，再去阅读对比文件，全方位地进行比较，最后判定审查员所认为的已被对比文件公开的技术特征与对比文件公开内容的对应性是否正确、审查员所找出的区别技术特征是否准确。在准确的找出区别技术特征之后，再去看审查员对发明实际解决的技术问题的认定是否正确。这一点尤为关键。因为审查员通常会根据所找出的区别技术特征来认定技术问题，这就存在有时把技术问题概括的非常大、有时又把技术问题限缩的很小、有时理解的技术问题完全偏离了发明的目的等等问题。针对这些情况，代理人一定要在深刻理解发明内容的情况下与审查员进行争辩，将发明实际所要解决的技术问题以及真正的发明构思清楚地阐述给审查员，以免发明的创造性被莫名地拉低，甚至是被“抹杀”掉。另外，有时能够发现技术问题本身就是创造性的所在，即便所采用的技术手段是已被大家熟知的。这一点尤其值得注意。
在判断完区别技术特征和发明实际解决的技术问题之后，要再去看审查员关于要求保护的发明对本领域人员是否显而易见的判断正确与否。尤其是当区别技术特征在其他对比文件中也没有得到公开，而审查员以公知常识或常用技术手段的方式来评价区别技术特征时，代理人要尤其擦亮眼睛，而且要提醒自己此时尤其不能忘记以整体思维的方式去思考、去看待区别技术特征，因为区别技术特征在权利要求中的作用可能决定它不能被分割开来评价，尤其是在方法权利要求中，整个方法是一个整体，每个步骤紧密相连，此时就不能简单地去单拿区别技术特征来总体评价发明的创造性了。另外，如果审查员认为存在其他的对比文件公开了区别技术特征，代理人应该重点关注审查员提供的对比文件等现有技术中是否确实存在相应的技术启示，核实对比文件是否真的公开了区别技术特征，判断所公开相应技术特征的作用是否与申请中相应技术特征的作用相同。
综上所述，对于代理人或申请人来说，答复创造性审查意见的核心工作在于理解发明的技术实质，发现和找到其与审查员的理解在技术上有什么不同。因此，很多情况下，创造性答复能否成功的关键在于能否找到发明申请在技术上的创新点，找到创新点，也就找到了打开迷局的钥匙。其实，专利的实质审查过程，也是发明人和审查员之间共同寻找、逐渐发现一个发明创造的创新点的过程。这种寻找有助于发明更好地被提炼，也有助于更好地发挥发明创造推动、促进科学技术进步的作用。
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上一期和大家从总体上聊了聊如何高效高质量的答复审查意见，这一期将重点针对发明是否具有创造性和大家具体地聊一聊如何答复此类审查意见。
专利法第22条第1款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。”因此，申请专利的发明和使用新型具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。如果一项申请不具备创造性，则会因为此项实质性缺陷，而不能授予专利权。
审查员在评述权利要求是否具备创造性时，通常是按照“三步法”这个程式化的思路来撰写审查意见通知书的，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
“三步法”的思维方式虽然对于判断创造性很清晰很高效，但我认为作为一名专利代理人，一定要学会适时适当的跳出这个思维方式，学会从整体把握发明构思，进而准确地找到发明点。千万不能被审查员的思路牵着走，因为审查员在审查意见通知书中有时会存在过低地评价发明的创造性的情况，这体现于将权利要求中的一些技术特征理所当然地认为是公知常识或惯用技术手段，或者将本应结合来看的技术特征分割开来看，逐一评价，进而否定发明的创造性，而忽视了发明构思的整体统一性。
鉴于此类情况，代理人要学会站在发明人的角度来去看待专利申请文件，准确地理解发明构思以及具体的发明内容后，再去阅读对比文件，全方位地进行比较，最后判定审查员所认为的已被对比文件公开的技术特征与对比文件公开内容的对应性是否正确、审查员所找出的区别技术特征是否准确。在准确的找出区别技术特征之后，再去看审查员对发明实际解决的技术问题的认定是否正确。这一点尤为关键。因为审查员通常会根据所找出的区别技术特征来认定技术问题，这就存在有时把技术问题概括的非常大、有时又把技术问题限缩的很小、有时理解的技术问题完全偏离了发明的目的等等问题。针对这些情况，代理人一定要在深刻理解发明内容的情况下与审查员进行争辩，将发明实际所要解决的技术问题以及真正的发明构思清楚地阐述给审查员，以免发明的创造性被莫名地拉低，甚至是被“抹杀”掉。另外，有时能够发现技术问题本身就是创造性的所在，即便所采用的技术手段是已被大家熟知的。这一点尤其值得注意。
在判断完区别技术特征和发明实际解决的技术问题之后，要再去看审查员关于要求保护的发明对本领域人员是否显而易见的判断正确与否。尤其是当区别技术特征在其他对比文件中也没有得到公开，而审查员以公知常识或常用技术手段的方式来评价区别技术特征时，代理人要尤其擦亮眼睛，而且要提醒自己此时尤其不能忘记以整体思维的方式去思考、去看待区别技术特征，因为区别技术特征在权利要求中的作用可能决定它不能被分割开来评价，尤其是在方法权利要求中，整个方法是一个整体，每个步骤紧密相连，此时就不能简单地去单拿区别技术特征来总体评价发明的创造性了。另外，如果审查员认为存在其他的对比文件公开了区别技术特征，代理人应该重点关注审查员提供的对比文件等现有技术中是否确实存在相应的技术启示，核实对比文件是否真的公开了区别技术特征，判断所公开相应技术特征的作用是否与申请中相应技术特征的作用相同。
综上所述，对于代理人或申请人来说，答复创造性审查意见的核心工作在于理解发明的技术实质，发现和找到其与审查员的理解在技术上有什么不同。因此，很多情况下，创造性答复能否成功的关键在于能否找到发明申请在技术上的创新点，找到创新点，也就找到了打开迷局的钥匙。其实，专利的实质审查过程，也是发明人和审查员之间共同寻找、逐渐发现一个发明创造的创新点的过程。这种寻找有助于发明更好地被提炼，也有助于更好地发挥发明创造推动、促进科学技术进步的作用。
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liuheqiu
2018/02/08 16:50 [来自北京市]
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2018/02/08 17:17 [来自北京市]
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