浅谈专利申请之如何高效高质量的答复审查意见（一）
发布时间：2018.02.08 北京市查看：5077 评论：9
本帖最后由 zhy19880801 于 2018-2-8 16:27 编辑
审查意见通知书是所有专利代理人在帮助客户申请专利的过程中最常见的官方文件，它是审查员对所申请的专利文件的可授权性给出意见的一种专业文件形式。
第一，权利要求不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。该问题主要包括权利要求概括范围过宽、说明书中没有记载、与说明书中记载的不一致等。
对于概括范围过宽的问题，往往出现在说明书中只有一个实施例，而在权利要求中却使用上位、功能性或概括性的语言概括了一个比较宽的保护范围。这种情况下如果申请人能够提出证据，说明所属技术领域的技术人员在说明书给出内容的基础上，能够容易地将发明或者实用新型扩展到权利要求的保护范围也是可以的，否则就不会被审查员接受。
对于说明书中没有记载以及与说明书不一致的情况，在产品权利要求中尤其容易出现这样的问题。这种情况下除非是申请人指出说明书中什么地方有记载或删除没有记载的内容，或者对权利要求进行适当修改使得权利要求与说明书一致，否则是无法说服审查员的。
针对该问题，总体来说是相对容易克服的，申请人在答复审查意见时，对权利要求的修改应做到以说明书中记载的内容为依据，力求使权利要求清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
第二，权利要求不符合专利法第二十二条第二、第三款的规定。该问题是关于专利申请文件新颖性和创造性评价的问题，可以说是最经常遇到也最为重要的问题。针对该问题，可能需要两三次甚至更多次的审查意见通知书才能得以克服。
对于第二款涉及的新颖性问题，申请人需要仔细考察对比文件公开的内容是否确实包含了权利要求保护的技术特征，即对比文件是否完全公开了权利要求的内容。有时候审查员的理解会存在偏差或者有的区别点审查员没有注意到，这就需要专利代理人仔细比对申请文件与对比文件的技术特征，不放过每一个区别点，尽最大可能去寻找区别技术特征。需要说明的是，对于技术特征的理解，审查员和申请人并不十分相同。因为有时候权利要求中使用的是上位概念，包含了很多内容，而对比文件使用的是下位的概念，申请人对此需多加注意。或者是申请人在说明书的基础上把权利要求理解在一个较窄的范围内，而实际上权利要求本身并没有相应的限定。如果申请人没有意识到这一点而与审查员作争辩，并且坚持不改，则可能会导致申请驳回。
对于第三款涉及的创造性问题，审查员通常会按照三步法原则对权利要求作出评价，所谓的三步法原则，即，第一步先确定最接近的对比文件，第二步找出区别技术特征，以及确定该区别技术特征所要解决的技术问题，第三步判断要求保护的对于本领域技术人员是否显而易见，即，现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。对此，在答复审查意见时，不仅要注意对比文件的技术特征是否确实如审查员所述的与本申请的权利要求的技术特征相同以及区别技术特征的认定是否正确，还要注意其中所用的公知常识是否确实是公知的、区别技术特征是否真的属于本领域的惯用技术手段或者是否真的属于本领域技术人员容易想到的、多个对比文件以及对比文件与公知常识的结合是否真的显而易见，一般反驳时争辩点就在这些地方。
第三，权利要求书的修改不符合《专利法》第三十三条的规定。该条规定要求对发明和实用新型申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此，要求申请人在对权利要求书进行修改时，要尤其注意修改的内容是否在原说明书和权利要求书中有记载，或者能否从原说明书和权利要求书毫无疑义地确定得出，如果没有记载或者不能明确地得出，则这种修改通常是不被接受的。
以上是审查意见通知书中常见的几个问题，关于上述第二点，即，权利要求是否具备新颖性和创造性的问题是最为重要和关键的问题，针对该问题进行意见答复时存在很多注意事项和争辩技巧，如何答复好这个问题对于发明专利能否被授权具有重要影响。因此，下一期文章将重点展开讨论如何更好地对创造性审查意见进行答复，期待各位同行及感兴趣朋友的继续关注。
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审查意见通知书是所有专利代理人在帮助客户申请专利的过程中最常见的官方文件，它是审查员对所申请的专利文件的可授权性给出意见的一种专业文件形式。
具体而言，在发明专利申请过程中，审查员将根据申请人提交的申请文件对专利申请文件进行初步审查和实质审查，其目的主要是审查申请人提交的申请文件是否符合专利法及其实施细则的规定。在发现存在可以补正的缺陷时，审查员通知申请人以补正的方式消除缺陷，使其符合公布的条件；在发现存在不可克服的缺陷时，审查员作出审查意见书，指明缺陷的性质，另外还确定发明专利申请是否应当授予专利权，特别是确定其是否符合专利法有关“新颖性、创造性和实用性”的规定。在这个必经过程中，申请人可能会多次收到审查意见通知书，对审查意见通知书的答复将直接影响到专利申请的过程及结果。因此，如何有效地答复审查意见通知书对于专利申请能否被授权将会起到至关重要的作用。
第一，权利要求不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。该问题主要包括权利要求概括范围过宽、说明书中没有记载、与说明书中记载的不一致等。
对于概括范围过宽的问题，往往出现在说明书中只有一个实施例，而在权利要求中却使用上位、功能性或概括性的语言概括了一个比较宽的保护范围。这种情况下如果申请人能够提出证据，说明所属技术领域的技术人员在说明书给出内容的基础上，能够容易地将发明或者实用新型扩展到权利要求的保护范围也是可以的，否则就不会被审查员接受。
对于说明书中没有记载以及与说明书不一致的情况，在产品权利要求中尤其容易出现这样的问题。这种情况下除非是申请人指出说明书中什么地方有记载或删除没有记载的内容，或者对权利要求进行适当修改使得权利要求与说明书一致，否则是无法说服审查员的。
针对该问题，总体来说是相对容易克服的，申请人在答复审查意见时，对权利要求的修改应做到以说明书中记载的内容为依据，力求使权利要求清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
第二，权利要求不符合专利法第二十二条第二、第三款的规定。该问题是关于专利申请文件新颖性和创造性评价的问题，可以说是最经常遇到也最为重要的问题。针对该问题，可能需要两三次甚至更多次的审查意见通知书才能得以克服。
对于第二款涉及的新颖性问题，申请人需要仔细考察对比文件公开的内容是否确实包含了权利要求保护的技术特征，即对比文件是否完全公开了权利要求的内容。有时候审查员的理解会存在偏差或者有的区别点审查员没有注意到，这就需要专利代理人仔细比对申请文件与对比文件的技术特征，不放过每一个区别点，尽最大可能去寻找区别技术特征。需要说明的是，对于技术特征的理解，审查员和申请人并不十分相同。因为有时候权利要求中使用的是上位概念，包含了很多内容，而对比文件使用的是下位的概念，申请人对此需多加注意。或者是申请人在说明书的基础上把权利要求理解在一个较窄的范围内，而实际上权利要求本身并没有相应的限定。如果申请人没有意识到这一点而与审查员作争辩，并且坚持不改，则可能会导致申请驳回。
对于第三款涉及的创造性问题，审查员通常会按照三步法原则对权利要求作出评价，所谓的三步法原则，即，第一步先确定最接近的对比文件，第二步找出区别技术特征，以及确定该区别技术特征所要解决的技术问题，第三步判断要求保护的对于本领域技术人员是否显而易见，即，现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。对此，在答复审查意见时，不仅要注意对比文件的技术特征是否确实如审查员所述的与本申请的权利要求的技术特征相同以及区别技术特征的认定是否正确，还要注意其中所用的公知常识是否确实是公知的、区别技术特征是否真的属于本领域的惯用技术手段或者是否真的属于本领域技术人员容易想到的、多个对比文件以及对比文件与公知常识的结合是否真的显而易见，一般反驳时争辩点就在这些地方。
第三，权利要求书的修改不符合《专利法》第三十三条的规定。该条规定要求对发明和实用新型申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此，要求申请人在对权利要求书进行修改时，要尤其注意修改的内容是否在原说明书和权利要求书中有记载，或者能否从原说明书和权利要求书毫无疑义地确定得出，如果没有记载或者不能明确地得出，则这种修改通常是不被接受的。
以上是审查意见通知书中常见的几个问题，关于上述第二点，即，权利要求是否具备新颖性和创造性的问题是最为重要和关键的问题，针对该问题进行意见答复时存在很多注意事项和争辩技巧，如何答复好这个问题对于发明专利能否被授权具有重要影响。因此，下一期文章将重点展开讨论如何更好地对创造性审查意见进行答复，期待各位同行及感兴趣朋友的继续关注。
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[5]思博市市长
[北京市]
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李工仲明
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A21是去约束政府有关部门的行为的吧？
2018/02/08 16:10 [来自天津市]
0 举报banma2001
一篇烂文，他想表达的是R20.2
2018/02/08 16:15 [来自安徽省]
0 举报李工仲明
我猜测，这是不是专利法第三次修改之前的 文章啊？
2018/02/08 16:21 [来自天津市]
0 举报zhy19880801
谢谢所提建议，已将第三条删除，的确是之前所写文章，没注意此点抱歉。此篇主要是想给新人看一下，经验丰富者可忽略。
2018/02/08 16:31 [来自北京市]
0 举报zhy19880801
听您这口吻像个行业大牛，那就欢迎大牛去鉴定下第二篇烂否。
2018/02/08 16:52 [来自北京市]
0 举报siceng
2018/02/08 17:17 [来自北京市]
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