当等同原则遇上捐献原则（二）
发布时间：2018.01.31 浙江省查看：4125 评论：5
争议焦点
说明书既记载了部件一和部件二轴接的连接方式，也记载了部件一和部件二轴承连接的连接方式，但在权利要求书中仅记载了轴承连接一种连接方式，那么轴接适用等同原则还是捐献原则呢？
笔者观点
优先适用捐献原则。
主要理由
1. 《专利审查指南》2010第二部分第二章3.2节关于权利要求书应当满足的要求中记载“权利要求通常由说明书记载的一个或多个实施方式或实施例概括而成”，说明书中记载了轴接和轴承连接两种实施方式，而权利要求没有对两种实施方式进行概括，将该技术特征限定为轴承连接，应当理解为将轴接排除在涉案专利权的保护范围之外。如果专利权人这种不合常规的权利主张得到支持，势必损害《专利审查指南》在公众心目中的指导意义。此外，北京高院《专利侵权判定指南（2017）》（简称《指南》）明确支持了这一观点，《指南》第58条：“仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的，不予支持。”
2. 《指南》第60条：“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。”假设轴承连接符合“非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征”这一条件，那么仅记载在说明书中的轴接显然是专利权人明知的替代性技术特征，轴接不应该纳入专利权的保护范围。这个观点在最高法院（2015）民申字第740号判决书中也有体现，将判决书中的评述套用到本案就是“轴接和轴承连接均是涉案专利申请时，本领域技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为轴承连接是将轴接排除在涉案专利的保护范围之外。”
3.如果专利权人将卡接固定和螺钉固定两种方式进行概括上位，会获得一个较大的保护范围，但是专利申请容易被驳回，授权后容易被无效，所以专利权人权衡利弊后用较小的保护范围换取较稳定的专利权，将未主张保护的螺钉固定写入说明书是一种防守思维，目的在于公开该技术让别人无法获得相应的专利权，这是撰写专利文件时常用的策略。如果基于这种策略思维撰写权利要求，专利权人在侵权判定中又主张等同，有违诚实信用原则，有损公众对公开的专利文件的信赖利益。
4.当一个技术特征适用捐献原则时，无需对该技术特征是否适用等同原则进行评价，这个观点在最高法院（2013）民提字第225号判决书中也有所体现，将该判决中的评述套用到本案就是“被说明书披露但未要求保护的轴接是被专利权人作为轴承连接的另一种选择而被特定化，则轴接视为捐献给社会。”
主要条款
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条：“专利法第五十九条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容’，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。
等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”
案例索引
（2015）民申字第740号
（2013）民提字第225号
特别说明
有点公婆之争、仁智之辩的味道。笔者认为上一篇观点更加合理，因为仅记载在说明书中的相应特征可以视为对载入权利要求书中相应特征的补充说明，归纳出它们的共性有利于对等同特征的认定，减小等同特征认定的主观性。但在实践过程中，本篇观点似乎更具有认可度。
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SeeintoIP
[4]思博县县长
[未知属地]
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siceng
当等同原则遇上捐献原则（二）
当等同原则遇上捐献原则（一）
2017年浙江专利律师排行榜2017年浙江专利律师排行榜
2018/01/31 15:26 [来自北京市]
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(审太慢了，我都重发了，这贴不要了）
2018/01/31 23:54 [来自未知属地]
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----这种“理解”缺乏必然性依据，将特征限定为某种，往往是因为料到读者会举一反三，自信无需上位。这符合语文习惯。
所以专利法才有“等同原则”一说。还有可能是申请人疏忽，忘了把话说圆满，而法律予以救济所以订立此原则。
这两种情况无论哪种成立，都该适用等同原则。
此外，北京高院《专利侵权判定指南（2017）》（简称《指南》）明确支持了这一观点，《指南》第58条：“仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的，不予支持。”
----死了，这个规则太强大了，
有明文规定的，从其规定，
那么本争议应该“适用捐献原则”。
但这是2017的规定，下面的案例是2013、2015的。不过也可以暂时忽略这个情况
2018/02/01 14:47 [来自未知属地]
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《判定指南》只对北京高院及其下属 法院有指导意义，对其他同级法院只具有参考意义，最高法院可以无视它。算不上有保障的直接规定，最高院的判例的优先性比它强。
2018/02/05 10:36 [来自浙江省]
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有道理
2018/02/05 16:26 [来自未知属地]
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