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如果OA这么答复,是符合规定的吗?

发布时间:2016.03.01 上海市查看:4303 评论:23

在遇到全部权利要求没有创造性的答复问题时,我们有时候担心只陈述理由会不被接受导致直接驳回,所以**起见会将说明书中的特征加入独权进行答复 这样就造成一个问题,独权的可能被授权的最大范围没有被坚守。 所以,我想了下面这样的答复方法,大家觉得是符合规定并能达到兼顾两者的目的么: 陈述原权利要求1符合创造性的理由; 将说明书中具有创造性的区别技术特征(先别纠结为啥没写到从权……)加入某一条从属权利要求之中,陈述其具有创造性的理由 这样独权的范围没有变化,从权由于做了修改,根据听证原则审查员也不能直接驳回,也属于针对审查意见作出的修改,并且符合33条的规定 但是好像没有老师教过可以这样做,大家觉得这个方式是可行并且符合规定的么?


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评论列表

  • 第1楼
    没有任何实际意义,专利权保护范围首先就看独权,从权新颖性、创造性判断的先决条件也是独权的新颖性、创造性,要么改独权,要么都不改。

    你没有针对独权进行说明或者修改,就等于没有针对审查意见指出的问题做出说明或修改,审查员不会跳过独权单独判定你修改后的从权,他依然会从独权开始判断,而由于你没有针对独权进行答复或修改,视为:1.没有针对审查意见指出的问题进行说明或修改;2.修改没能克服审查意见指出的问题。

    另外,正常情况下没有一次答复就直接驳回的,一般都两次以上,你这么做等于白白浪费一次机会,偷鸡不成蚀把米,想多了。

    2016/03/01 09:33 [来自浙江省]

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  • 第2楼
    听证原则指的是审查员在做出驳回决定之前已经将驳回的理由、依据告诉你了,即使修改了从权,但独权没变啊,仍然可以据此驳回

    2016/03/01 09:51 [来自山东省]

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  • 第3楼
    这样做没有任何意义。一通完全可以针对是否具有创造性陈述理由,不修改权利要求。只要不是权利要求没有创造性已经到了路人皆知的地步,审查员实在懒得搭理你,一般审查员是不会直接驳回的,会针对你的答复再下一次审查意见,二通时修改权利要求不迟。

    2016/03/01 10:09 [来自未知属地]

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  • 第4楼
    本帖最后由 wwbxx 于 2016-3-1 10:20 编辑

    wwbxx 发表于 2016-3-1 09:51
    听证原则指的是审查员在做出驳回决定之前已经将驳回的理由、依据告诉你了,即使修改了从权,但独权没变啊, ...

    引用审查指南的内容:“申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的,审查员可以做出驳回决定‘,我觉得即使申请人做了修改,但还是存在实质性缺陷的话,审查员仍可以驳回,并不是说只要你修改,就不会驳回(我不是审查员,这只是我的理解)

    2016/03/01 10:19 [来自山东省]

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  • 第5楼
    本帖最后由 itnot 于 2016-3-1 10:43 编辑

    itnot 发表于 2016-3-1 09:33
    没有任何实际意义,专利权保护范围首先就看独权,从权新颖性、创造性判断的先决条件也是独权的新颖性、创造 ...

    @thplayer 不好意思没有注意到楼主有提到陈述权1具有创造性的理由。如果有对权1进行陈述的话,是可以只修改附属项并陈述理由的,不过要声明“首先,由于权利要求1具有创造性,所以其副属权利要求X也具有创造性”,然后再陈述“其次,由于修改后的权利要求X巴拉巴拉,所以修改后的权利要求X相比于对比文件Y也具有创造性”。
    但是这种方式还是不如第一次只陈述意见,第二次再修改,算是各有利弊吧
    第一次只陈述意见不做任何修改:
          利:1.有可能直接授权,争取最大的范围;2.改变审查员的审查思路及审查方向,引导到自己想要的方向以为下一次答复修改做铺垫;
          弊:如果直接授权,将来无效过程中不能修改权利要求,只能删除或者合并,“万一”有对比文件揭示了权利要求全部内容而没有揭示某些说明书中的内容,那就很憋屈了(概率很低,“万一”)。

    第一次针对权1陈述意见并修改附属项:
          利:如果直接授权,“有可能”在附属项中为日后无效宣告环节提前准备了一个保护锁,仅仅是“有可能”;
          弊:有可能引入新的问题导致审查员补充检索对比文件,结果原本的对比文件没揭示的部分内容也在新对比文件被揭示(概率比“万一”高那么一丢丢),当然也有可能不被审查员接受或无视(这种情况较常见)。

    2016/03/01 10:33 [来自浙江省]

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  • 第6楼
    wwbxx 发表于 2016-3-1 10:19
    引用审查指南的内容:“申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈述意见或 ...

    理论上是可以驳回的,但审查员对驳回的处理一般比较慎重。一通后就发驳回表明审查员坚定的认为申请文件在创造性方面的问题根本无法挽救,这种案子审查员完全不怕复审和诉讼。

    2016/03/01 11:08 [来自未知属地]

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