审查意见“技术效果可预期”怎么办？——案例分享

“专利法第22条第3款规定的创造性”是大家在审查意见中最经常收到的意见之一，审查员常常以“技术效果可预期”来判定发明不具备创造性。

遇到这种问题该如何解决？接下来笔者将结合案例进行分析。

案例分析

案例：一种闪释辅料及其制备方法和应用

该发明的权利要求1为：

 一种闪释辅料，其特征在于，由多元糖醇和淀粉组成；所述淀粉和多元糖醇的质量比为1：0.8-1.5；所述多元糖醇是赤藓糖醇、木糖醇和山梨糖醇中的至少一种；所述淀粉是马铃薯淀粉和/或玉米淀粉；所述闪释辅料的制备方法为：按配方量称取多元糖醇和淀粉，湿法混合，制粒，整粒，烘干，得到闪释辅料；所述湿法制粒，加水量为5wt%-12.5wt%；所述烘干为：40-50 ℃烘干0.5-1.5 h。

审查意见中找到了以下几篇对比文件：

1、对比文件1公开了玉米淀粉︰木糖醇︰甘露醇= 4︰1︰1，4︰2︰1，4︰3︰1，4︰3︰2，4︰4︰3。

2、对比文件2公开了一种崩解颗粒组合物，其淀粉：糖醇=1:0.01-0.75；淀粉包括包括来源于谷物的淀粉，糖醇括木糖醇、赤藓糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇、甘露醇等。

所以审查员认为：在此基础上，本领域技术人员不难根据实际加工更需要，合理地选取和调整闪释辅料的制备方法及其步骤，得到闪释辅料；对比文件2也是快速崩解的组合物，在其基础上进行调整，技术效果可预期。

对比文件1和对比文件2确实公开了本发明的原料，那要如何证明本发明的技术效果是不可预期的呢？

首先，我们要对本发明的实施例和对比例进行比对和分析，发现：

1、替换糖醇种类达不到本申请技术效果。

2、替换淀粉种类达不到本申请技术效果。

3、改变淀粉和糖醇的比例达不到本申请的技术效果。

4、改变工艺参数达不到本申请的技术效果。

其次，我们再来分析对比文件，对比文件1所使用的糖醇包含甘露醇，这是一种本发明没有使用过的糖醇，既然替换糖醇种类达不到本申请技术效果，那替换为甘露醇的技术效果自然无法预期。

对比文件2看似公开了本发明的淀粉和糖醇种类，但是仔细阅读对比文件2发现，其技术效果是：口腔内溶解速率在12-39s之间。对于溶解速度来说，12-39s跨度相当大，也就是说对比文件2自身的技术效果波动范围就很大了，那么对比文件2的技术方案结合到本发明上自然效果就更不可预期了。

综上，即使将对比文件1和对比文件2结合起来，对本发明也是没有技术启示的。

接下来，我们还可以用“数据”说话，说服审查员。

仔细对比发现，本发明的对比例4，选用马铃薯淀粉和赤藓糖醇，重量比为1:0.4，进行辅料湿法制粒。

对比例4的淀粉和糖醇可以看做是对比文件1和对比文件2结合得到的，其重量比恰好在对比文件2的范围内，湿法制粒的工艺便是审查员所说的常规技术手段。

即，对比例4可以认定为审查意见中所说的以对比文件1、对比文件2为基础，合理地选取和调整闪释辅料的制备方法及其步骤所得到的技术方案。

《审查指南》中记载：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。

很明显，与现有技术相比，按照审查员思路结合得到的技术方案是没有办法解决本申请技术问题的，而本申请却可以提高溶解速度，发生了“质变”，取得了预料不到的技术效果。

如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。

最终，拿下了“一种闪释辅料及其制备方法和应用”这一发明专利的授权。

总结

1、对于对比文件，不能仅局限于审查意见中给出的片段，在对比文件的实施例和对比例中或许有意想不到的收获和启示。

2、预料不到的技术效果需要存在质变或量变，要突出质变或量变就需要现有技术、常规效果的“衬托”，所以笔者建议在撰写阶段，加强检索，针对现有技术设置相应的对比例，答复阶段才能用“数据”说话。