如何应对美国专利审查意见

提交专利申请只是获得专利的第一步。接下来，美国专利商标局指派一名专利审查员来审查和分析专利申请的可专利性以及是否符合法律手续。专利审查员将发布一份关于专利申请的可专利性的报告，包括在一份称为“审查意见通知书”的文件中提出一项或多项驳回和/或法律异议。因此，未能及时回复审查意见通知书将导致您的专利申请被放弃。 什么是审查意见？ 当美国专利商标局收到专利申请时，会将其放入审查队列中。多年来，申请审查所需的平均时间因申请中包含的不同技术而异，但一般来说，您可以等待大约十八个月，专利审查员才会首次审查您的申请。 专利审查员完成对您的专利申请的审查后，会在审查意见通知书中详细说明他们的审查结果。审查意见通知书可以针对专利申请的任何部分提出一个或多个问题。 然而，审查的主要重点是权利要求。对权利要求的形式和可专利性进行审查。对专利申请的其他部分进行形式审查，并确定它们是否为每项权利要求提供充分的支持。审查意见通知书可能会引发以下任何问题： • 鉴于现有技术驳回权利要求 可以根据现有技术进行驳回。现有技术可以是专利审查员引用的一份或多份公开文件，这些文件公开了您的专利申请中要求保护的特征。如果有多项权利要求待决，则某些权利要求可能会被驳回，而其他权利要求可能会被允许。 • 其他驳回权利要求的情形 权利要求也可能因现有技术公开之外的原因而被驳回。由于权利要求的形式和/或是否符合适用的专利法，专利审查员可以发出驳回。例如，如果权利要求引用了专利申请未描述的发明，或者权利要求针对任何不可授予专利的主题（例如抽象概念），专利审查员将据此驳回该权利要求。 • 对权利要求提出异议 一般来说，专利申请包括一个或多个独立权利要求和一系列从属权利要求。独立权利要求独立存在，不引用任何其他权利要求。从属权利要求引用独立权利要求或另一从属权利要求，从而包括或继承从属权利要求引用的权利要求或权利要求链的所有限制和要素。 专利审查员必须解释其理由，以支持他们在审查意见通知书中提出的每项驳回和反对意见。一项或多项权利要求可能会基于专利审查员引用的一个或多个问题被驳回，例如现有现有技术和/或未能遵守法律要求，并且审查意见通知书应包括每项驳回的理由。以下是审查意见通知书中驳回权利要求的一些最常见原因： • 显而易见性 根据35U.S.C.§103，如果“在要求保护的发明的有效申请日期之前，对于要求保护的发明所属领域的普通技术人员来说，要求保护的发明作为一个整体是显而易见的”，则可以驳回权利要求。大多数显而易见性类型的驳回都是基于两个或多个参考文献（例如，专利和公开的专利申请）的组合，包括所引用参考文献组合的推理。然而，在某些情况下，可能会发出基于单个参考文献的显而易见性驳回。 • 预期 基于预期的驳回是基于专利申请的提交日期（或优先权日期）一年多之前发生的单个参考文献或出版物的驳回。这些驳回在35U.S.C.中得到了法律支持。这表明，如果所要求保护的发明在有效申请日期之前在出版物中描述、公开使用、出售或以其他方式向公众提供，则它不具有专利性。这是遵循这样的原则：如果某个东西存在于公共领域（即全世界）的任何地方，如果后来有人声称它是新的或新颖的发明，那么它就不是新的或新颖的发明。 • 不可授予专利的主题 通常在针对软件发明、商业方法和计算机实现过程的权利要求被驳回时发生，当专利审查员认为所要求保护的发明的主题不符合专利保护的条件时，通常会发生主题驳回，因为它是针对抽象思想或第35§101条规定的其他不可授予专利的主题。 • 其他驳回 其他类型的驳回可以包括在单个专利申请中要求多项可专利性不同的发明的驳回、基于未能明确指出和要求发明的驳回（通常，权利要求不明确）、由于说明书公开不充分，而驳回。为了支持权利要求或实现发明，权利要求未能列举实现发明所需的要素或限制而被驳回，以及因权利要求与共同待审或先前颁发的专利中的权利要求相同而被驳回。 从战略上讲，对审查意见通知书的答复取决于驳回的类型和性质，也可以基于发出的审查意见通知书的类型。 审查意见的类型 专利局审查意见有两种基本类型：非最终审查意见通知书和最终审查意见通知书。非最终和最终审查意见通知书都会有上述一项或多项驳回。 当您收到非最终审查意见时，您有机会修改权利要求并进行任何其他更改（不引入新内容），以尝试使权利要求和整个专利申请处于可授权状态。然而，如果专利审查员发现非最终审查意见答复中的修改和论据不充分或缺乏说服力，专利审查员可能会准备并发出最终审查意见通知书。 当对非最终审查意见通知书的答复未能纠正或充分解决非最终审查意见通知书中提出的所有问题，或者当答复提出了妨碍权利要求批准的新问题时，将发出专利局最终通知书。 从实践的角度来看，专利审查员需要审查在回应非最终审查意见时对权利要求的修改，但专利审查员可能不需要在回应最终审查意见时审查修改或新论点，除非在有限的情况下。37C.F.R.1.116(b)规定，最终审查意见通知书后允许进行修改：(1)取消权利要求或遵守之前的审查意见通知书中明确概述的任何形式要求，(2)以更好的形式提出被驳回的权利要求以供上诉时考虑，或(3)在提出修改是必要的且未提前提出的充分理由的基础上，讨论申请的优点。 请注意，如果您收到非最终审查意见通知书并且您回复了对权利要求的修改，如果专利审查员需要找到新的现有技术或提出新的驳回理由，专利审查员仍然可以发出最终审查意见通知书，除少数情况外。当专利审查员引入新的驳回理由时，最常见的例外情况是申请人对权利要求的修改不需要的。 如何回应审查意见通知书 申请人可以采取多种策略来回应审查意见书，这些策略必须在审查意见书规定的有限时间内完成。最常见的措施和应对措施如下所述。这些策略中的一种或多种可能最适合解决所提出的不同问题。 • 专利审查员面谈 审查员面谈是与专利审查员进行的预先安排的讨论，通常通过电话进行，讨论审查意见通知书中概述的权利要求驳回和/或反对意见以及解决这些问题的潜在修改。由专利代理人代表的申请人可以但通常不会参加面谈。在某些情况下，发明人和/或申请人可能有兴趣参加审查员面谈。但是，请记住，在审查员面谈期间说错话或做出不当承认可能会影响获得专利的机会。在某些情况下，面谈会导致审查员修改，将申请中的权利要求置于被授权的条件下，而申请人无需对未完成的审查意见书提交正式答复。面谈可以由审查员发起或由申请人要求。 准备审查员面谈的最佳方法之一是充分考虑审查意见书中提出的问题以及如何最好地制定对审查意见书的答复。然后，您可以准备一份要讨论的项目议程。接下来，您可以联系审查员并安排一个方便的时间来讨论审查意见通知书和拟议的答复，并将议程和任何拟议的修正案通过电子邮件发送给审查员。然后，您可以与专利审查员讨论，以更好地了解他们驳回背后的理由以及他们对术语和短语的解释，并借此机会强调和澄清任何误解或解释差异。 • 对审查意见通知书的答复/回应 对审查意见通知书的答复需要详细关注审查员在审查意见通知书中提出的每项驳回、异议和任何其他问题。如果未能解决审查意见通知书中的所有问题，可能会导致专利申请进一步被驳回，甚至被放弃。这些可能需要进一步完成答复并支付额外费用，例如申请程序恢复费，以保持申请程序有效。 一般来说，引用现有技术的权利要求驳回将提供驳回的详细理由。您有两种回应选择： • 认为驳回是不恰当的（例如，审查员未能考虑被驳回的权利要求的所有要素、审查员误解了权利要求和/或引用的现有技术、多个现有技术公开内容无法正确组合，在有效申请日之后而不是之前公布的现有技术、审查员的推理有缺陷或有缺陷，或其他论点）；和/或 • 修改一项或多项被驳回的权利要求，并论证修改后的权利要求以合理的支持推理克服了驳回。 在解决反对意见时可以使用相同的策略：争论反对意见是不适当的和/或进行修改以克服反对意见。在专利申请的审查过程中，异议也可以被搁置，这通常在从属权利要求被允许但驳回从属权利要求所涉及的独立权利要求时进行。 这种类型的答复仅在上述情况下的非最终审查意见通知书或最终审查意见通知书之后可用（取消权利要求或遵守形式要求、以更好的形式提出被驳回的权利要求以供上诉考虑，或触及权利要求的实质）提出充分理由的申请也可能是适当的）。除这些情况外，为了让专利审查员在最终审查意见后考虑答复，您可以提交RCE（继续审查请求）。 • RCE——请求继续审查 简而言之，RCE是继续您的申请的另一个机会。一般来说，RCE是与对未决审查意见通知书的答复一起提交的，类似于对非最终审查意见通知书的答复。如果在RCE回复中提交的修改需要新的驳回理由，专利审查员将发出新的非最终审查意见通知书。在某些情况下，如果权利要求与先前审查的一组权利要求相同或在专利上没有区别，并且如果这些权利要求是作为对专利申请的答复而输入的，则发出最终审查意见书是适当的，则审查意见通知书可能是最终的。先前的审查意见通知书。 RCE仅在发出最终审查意见通知书后才可用。 • 继续申请 继续申请是一项新的申请，要求享有其母专利申请的原始提交日期的权益。继续申请不得引入新内容，但通常会包含与母申请中的权利要求有所不同的权利要求。继续申请必须在母申请仍在审理中时提交，即母申请尚未被放弃。但是，当母申请和继续申请都处于待审状态时，它们不能具有相同的正在审查中的权利要求。 • 部分继续申请 部分继续申请（CIP）是一种要求其母专利申请的有效申请日的利益并添加母申请中未披露的新内容的申请。请注意，如果依赖新事项获得支持的权利要求针对的是新提出的事项，则它们不会享受母申请的有效提交日期的好处。与继续申请一样，CIP必须在父申请仍在审理中时提交。 • 分案申请 在申请中包含针对不同发明的权利要求时，可能需要进行分案申请或按照审查员的限制要求进行分案。审查员会在申请中发现这种情况时提出限制。通常情况下，审查员会将权利要求分为两个或多个子集，每个子集对应于不同的发明。申请人可以对限制提出异议，或者选择一组权利要求进行审查，撤回其他所有权利要求。如果申请人随后选择申请另一组权利要求，则可以提交分案申请，同时保留母申请的有效申请日期。 • 上诉

 当专利申请被两次驳回时，申请人可以选择上诉，即向专利法官提交问题，由专利审判和上诉委员会重新审查。这通常在涉及高价值专利且申请人和审查员无法达成一致时使用。申请人会指出专利审查员的错误，并提出自己的论点。专利审查员将准备审查员摘要作为回应。上诉程序可能比提交继续审查请求（RCE）或延续申请（CIP）要昂贵。 另外，美国专利商标局定期推出试点计划，例如最终考虑试点2.0(AFCP2.0)。这个试点允许申请人对至少一项独立权利要求提出修改，但不能扩大其范围。如果专利审查员认为修改可以充分考虑，并且不需要额外或最少的现有技术检索，就会考虑这个修改。 作者： 孙银行，美国专利商标局注册执业的专利代理师，清华大学理学硕士，持有美国亚利桑那州立大学颁发的计算机科学证书。曾是中国执业专利代理人，精通中国和美国专利法，至今已有超过10年中国和美国的专利申请实践经验。目前代理世界各地申请人（包括中国申请人）向美国专利商标局申请专利。