美国专利申请中的实用考虑和策略

美国专利法或许是世界上最复杂和精密的法律之一。根据美国专利法，专利不仅作为对发明的技术披露以获得保护，还定义了美国政府授予的专利权的边界。作为一份法律文件，美国专利受到法律解释和美国法院系统的严格审查。随着越来越多的中国公司开始在美国寻求专利保护，他们在准备美国专利申请，尤其是说明书和权利要求时，应注意一般策略和考虑因素。 1.说明书和权利要求的重要性 许多人，包括专利律师，通常更加关注权利要求而不是说明书的起草。然而，实际上，说明书和权利要求一样重要，如果不是更重要的话。举个例子，权利要求可以在审查期间进行修改，重新定义专利保护的范围。但是说明书在审查期间很少能够更改，这意味着申请人只有一次机会解释发明的工作原理。 在专利诉讼的世界中，说明书和权利要求总是相辅相成的。当联邦地区法官解释专利权利要求时，精心起草的说明书尤为重要，因为权利要求必须结合说明书进行阅读。 例如，在Phillips诉AWH公司案中，联邦巡回法院澄清了说明书在联邦地区法官确定专利权利要求范围时的作用。 2.说明书的起草 精明的美国专利申请起草者始终遵循一系列“做和不做”的原则。简要回顾这些原则可以帮助中国公司努力在美国获得强大而广泛的专利权利要求。 • 避免专利不当限制 专利不当限制是指说明书中引起对发明的特定方面或实施方式的限定，从而不必要地限制了发明的范围的那些词语。因此，在准备专利说明书时应避免使用专利不当限制。未能排除这些词语几乎总会在未来的专利诉讼中产生不良后果。 例如，在InproIILicensing诉T-MobileUSA案中，争议性的权利要求术语是“主机接口”。由于Inpro起草了带有专利不当限制的说明书，并将直接总线接口描述为发明的“非常重要”特征，权利要求术语“主机接口”被构造为需要直接并行连接。因此，联邦巡回法院裁定Inpro的专利没有被侵犯。 • 更多例子 另一个例子涉及到说明书中使用诸如“关键”、“特殊”、“独特”、“优越”等词语。在Pharmacia&UpjohnCo.诉MylanPharm案中，Upjohn在专利审查过程中声称喷雾干燥乳糖的使用是发明的“关键特征”，联邦巡回法院裁定这种语言可以合理地被解释为放弃了没有喷雾干燥的乳糖的使用。同样地，在BayerAG诉ElanPharmaceuticalsResearchCorp案中，Bayer使用了一系列强调语言，结果导致法院裁定Bayer的专利仅涵盖特定SSA范围，从而限制了专利权的范围。 • 了解常见问题 在某些技术领域的专利申请中，某些问题出现得更为频繁，专利申请人应熟悉这些常见问题。例如，在电气工程和机械工程领域，起草者必须仔细考虑“手段加功能”语言。 3.权利要求的起草 • 保持一致性
 权利要求应始终保持一致。换句话说，权利要求中的术语应以一致的方式使用。含有不一致权利要求术语的权利要求可能会在专利诉讼中造成意外后果。 例如，在Jeneric/Pentron,Inc.诉DillonCo案中，争议性的权利要求术语是“大约”。因为权利要求中的某些变量的值没有被“大约”限定，导致法院进一步对权利要求进行了严格的数值精确度要求，从而使Jeneric的侵权主张失败。 • 更多例子 另一个例子是关于马库什组权利要求的。在AbbottLabs.诉BaxterPharm.Prods案中，Abbott主张了一项权利要求，但未明确指示对马库什组中多个成员的选择，导致法院裁定权利要求仅涵盖了马库什组列表中的一个成员，而不是两个或更多。 4.“翻译中的失真”问题 来自其他国家寻求美国专利保护的公司可能会面临翻译问题，在专利申请的审查以及后续的专利侵权诉讼中可能会产生歧义。在准备直接从外国专利申请翻译而来的美国专利申请时，必须确保使用准确清晰的权利要求术语。由于翻译失真现象导致的歧义，可能会在专利诉讼中带来许多麻烦。 5.结论 由于美国专利法和程序的复杂性，来自中国和其他国家的专利申请人在起草或准备专利申请时应注意实用策略和考虑因素。中国公司还应考虑聘请合格的美国代理师来指导申请和通过美国专利审查。精心起草的专利申请可以创造高价值的知识产权。 作者： 孙银行，美国专利商标局注册执业的专利代理师，清华大学理学硕士，持有美国亚利桑那州立大学颁发的计算机科学证书。曾是中国执业专利代理人，精通中国和美国专利法，至今已有超过10年中国和美国的专利申请实践经验。目前代理世界各地申请人（包括中国申请人）向美国专利商标局申请专利。