代理机构擅自撤回非正常专利，被索赔100万
发布时间：2024.04.03 上海市查看：190 评论：0
文章来源：公众号IPRecording
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最近裁判文书网公开了一起专利代理合同纠纷二审民事判决书，案号（2023）粤19民终11515号。
一审被告为：代理公司A，及其分公司：一家因代理非正常专利6875件（代理申诉成功后扣除5件）而被国家知识产权局吊销专利代理机构执业许可证的机构。
一审原告为：东莞公司B：一家成立不到4年，按照诉讼情况来看有自研技术的公司。
本案争论的焦点在于：
（1）代理公司A被通报存在巨量、多省份非正常申请行为，这一点是不是导致东莞公司B专利被认定为非正常的直接原因？
（2）代理公司A在没有取得东莞公司B同意的情况下先撤回了B公司的专利，且次日告知其因为是个人申请才进行的专利撤回。
本案纠纷产生的主要时间节点如下：
2021年11月15日，B公司与A公司签署《知识产权服务委托合同》，该合同约定：B公司委托A公司向国家知识产权局申请名称为“一种全自动覆膜扎线机”的实用新型和发明专利各1件，支付费用6500元。
2021年12月24日，代理公司A向国家知识产权局提交上述发明和实用新型专利申请，次日国家知识产权局受理。
2022年11月8日，代理公司A向国家知识产权局提交了撤回上述专利申请的文件。
2022年11月9日，代理公司A告知东莞公司B专利在个人名下要求被撤回，得用公司提交。
2022年11月11日，代理公司A收到“孝感市知识产权局关于代理公司A撤回申请”的电子邮件，其中指出B公司的上述发明和实用新型属于非正常申请行为。
从上面5个时间节点来看，代理公司A先斩后奏，将B公司的专利先撤回，后告知B公司，且给出的是一个不合理的理由。在这一阶段代理公司A估计已经事先知道东莞B公司的两项专利被认定为非正常专利了，其赶在3日后，即非正常通知下来之前先撤回专利，这一操作的目的在代理公司A针对《国家知识产权局行政处罚告知书》所做的听证会中可探一二。
2022年12月15日，国知局向代理A公司发出了国家知识产权局行政处罚告知书》（国知处函字〔2022〕9号）。
2023年2月10日，国知局依法举行听证会。代理公司A主要听证意见如下：
1.当事人已代理申诉成功了21件非正常专利申请，应予扣除；
2.深圳市市场监督管理局于2022年7月11日已对同一代理非正常专利申请行为的事实作出“警告并罚款”的处罚，且其中2438件专利申请系当事人自研系统在测试期间误提交，当事人已在收到通报之前主动撤回，不应计入认定非正常专利申请数量；
3.当事人主动撤回后再次提交的68件相同专利申请是迫不得已。
也就是说，在收到非正常认定通知之前，代理机构A率先主动撤回了2438件专利，辩解为该2438件专利的其自研系统测试期间误提交。此处不得不打出一个大大的问号：东莞公司B的两个专利在这2438件误提交的专利中吧？
国知局对于第2点的回应是：虽然当事人已在被通报前撤回该2438件申请，但不改变代理该批非正常专利申请的性质，且该批专利申请已进入审查流程，实际上已严重干扰专利审查工作的正常进行。
回到本案中来。
代理公司A先撤案，后告知东莞公司B专利已撤回，且撤回的原因是“专利在个人名下要求被撤回，得用公司提交”。东莞公司B主张其最早从2022年5月24日开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品；因代理公司A违约擅自撤回涉案专利申请，导致东莞公司B无法成功获得该专利，给东莞公司B造成经济损失。因此其在诉讼过程中有三个诉请：
1.判令解除编号为CFDZ2021064的《知识产权服务委托合同》；
2.判令代理公司A及其分公司立即向东莞公司B返还知识产权服务费6500元；
3.判令代理公司A及其分公司向东莞公司B赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计1000000元；
4.判令代理公司A及其分公司向东莞公司B承担本案诉讼费用。 诉讼过程中，东莞公司B当庭变更第3项诉讼请求为：判令代理公司A、创某分公司向东莞公司B赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计100000元（包含律师费10000元、保全费2013元）。
由于涉案专利申请已经撤回，目前国家知识产权局吊销代理公司A的专利代理机构执业许可证，代理公司A不可能再履行涉案合同义务，故东莞公司B主张解除该合同，一审法院予以支持。
同时，一审法院认定东莞公司B与代理公司A均应对涉案专利申请被撤回负有责任，但主要责任在于代理公司A，一审法院认定代理公司A及其分公司应返还东莞公司B服务费5000元。东莞公司B在涉案专利申请过程中，明知尚未取得专利，已经自行销售相关产品，主动公开所涉技术，相应后果应由东莞公司B自行承担。案涉合同未约定违约金，东莞公司B主张代理公司A及其分公司赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失，一审法院不予支持。至于东莞公司B主张的律师费、保费、诉讼费，系因本案诉讼而发生的费用，与诉讼标的数额相关。由于东莞公司B在起诉后自行放弃部分诉讼请求，因此，东莞公司B应自行承担部分诉讼成本。一审法院酌定代理公司A、创某分公司赔偿东莞公司B律师费和保费损失共计6000元。
代理公司A及其分公司提起了上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。二审判决为终审判决。
回顾整个案件，从诉讼期间的陈述来看，笔者个人认为东莞B公司挺冤的。
首先，专利被认定为非正常申请，还可以进行申诉，按照东莞公司B的说法，其最早从2022年5月24日开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品，那在专利被认定为非正常的期间，提交样机、技术图纸、销售合同、发票等信息作为申诉材料有很大概率是能将专利恢复正常审查程序的，代理公司A在不通知东莞公司B的情况下擅自撤回去专利，对其权益造成了很多的侵害。
其次，代理公司A巨量代理非正常专利，初步认定的数量高达6875件，虽然后续申诉成功了5件，但是如此大量的非正常代理，对他们代理的正常专利来说也是非常不利的，且不说东莞公司B技术创新性好坏，人家如果是自己的技术、自己的交底书，因为代理公司A的批量非正常代理行为增大了被非正常误判的风险，也是飞来横祸。
再次，专利申请后，授权下证前，开始将产品生产销售提上日程的情况有不少，东莞B公司陈述其是在发明和实用新型专利均递交后进行专利生产销售的，在专利正常审查流程下，实用新型专利是有较大概率授权下证的。一审法院认为东莞公司B在涉案专利申请过程中，明知尚未取得专利，已经自行销售相关产品，主动公开所涉技术，相应后果应由东莞公司B自行承担，这属于是也打了东莞B公司五十大板。
最后，找专利代理机构还是要擦亮眼睛的，本案中的代理公司A目前已经诉讼缠身，不仅有与甲方的纠纷，还有与中间商的纠纷，公司及其分公司被列为失信被执行人，公司及分公司法人限制消费。
下次咱们就聊聊企业IPR如何确定新接触的代理机构是否真香吧。
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最近裁判文书网公开了一起专利代理合同纠纷二审民事判决书，案号（2023）粤19民终11515号。
一审被告为：代理公司A，及其分公司：一家因代理非正常专利6875件（代理申诉成功后扣除5件）而被国家知识产权局吊销专利代理机构执业许可证的机构。
一审原告为：东莞公司B：一家成立不到4年，按照诉讼情况来看有自研技术的公司。
本案争论的焦点在于：
（1）代理公司A被通报存在巨量、多省份非正常申请行为，这一点是不是导致东莞公司B专利被认定为非正常的直接原因？
（2）代理公司A在没有取得东莞公司B同意的情况下先撤回了B公司的专利，且次日告知其因为是个人申请才进行的专利撤回。
本案纠纷产生的主要时间节点如下：
2021年11月15日，B公司与A公司签署《知识产权服务委托合同》，该合同约定：B公司委托A公司向国家知识产权局申请名称为“一种全自动覆膜扎线机”的实用新型和发明专利各1件，支付费用6500元。
2021年12月24日，代理公司A向国家知识产权局提交上述发明和实用新型专利申请，次日国家知识产权局受理。
2022年11月8日，代理公司A向国家知识产权局提交了撤回上述专利申请的文件。
2022年11月9日，代理公司A告知东莞公司B专利在个人名下要求被撤回，得用公司提交。
2022年11月11日，代理公司A收到“孝感市知识产权局关于代理公司A撤回申请”的电子邮件，其中指出B公司的上述发明和实用新型属于非正常申请行为。
从上面5个时间节点来看，代理公司A先斩后奏，将B公司的专利先撤回，后告知B公司，且给出的是一个不合理的理由。在这一阶段代理公司A估计已经事先知道东莞B公司的两项专利被认定为非正常专利了，其赶在3日后，即非正常通知下来之前先撤回专利，这一操作的目的在代理公司A针对《国家知识产权局行政处罚告知书》所做的听证会中可探一二。
2022年12月15日，国知局向代理A公司发出了国家知识产权局行政处罚告知书》（国知处函字〔2022〕9号）。
2023年2月10日，国知局依法举行听证会。代理公司A主要听证意见如下：
1.当事人已代理申诉成功了21件非正常专利申请，应予扣除；
2.深圳市市场监督管理局于2022年7月11日已对同一代理非正常专利申请行为的事实作出“警告并罚款”的处罚，且其中2438件专利申请系当事人自研系统在测试期间误提交，当事人已在收到通报之前主动撤回，不应计入认定非正常专利申请数量；
3.当事人主动撤回后再次提交的68件相同专利申请是迫不得已。
也就是说，在收到非正常认定通知之前，代理机构A率先主动撤回了2438件专利，辩解为该2438件专利的其自研系统测试期间误提交。此处不得不打出一个大大的问号：东莞公司B的两个专利在这2438件误提交的专利中吧？
国知局对于第2点的回应是：虽然当事人已在被通报前撤回该2438件申请，但不改变代理该批非正常专利申请的性质，且该批专利申请已进入审查流程，实际上已严重干扰专利审查工作的正常进行。
回到本案中来。
代理公司A先撤案，后告知东莞公司B专利已撤回，且撤回的原因是“专利在个人名下要求被撤回，得用公司提交”。东莞公司B主张其最早从2022年5月24日开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品；因代理公司A违约擅自撤回涉案专利申请，导致东莞公司B无法成功获得该专利，给东莞公司B造成经济损失。因此其在诉讼过程中有三个诉请：
1.判令解除编号为CFDZ2021064的《知识产权服务委托合同》；
2.判令代理公司A及其分公司立即向东莞公司B返还知识产权服务费6500元；
3.判令代理公司A及其分公司向东莞公司B赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计1000000元；
4.判令代理公司A及其分公司向东莞公司B承担本案诉讼费用。 诉讼过程中，东莞公司B当庭变更第3项诉讼请求为：判令代理公司A、创某分公司向东莞公司B赔偿违约金以及赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失共计100000元（包含律师费10000元、保全费2013元）。
由于涉案专利申请已经撤回，目前国家知识产权局吊销代理公司A的专利代理机构执业许可证，代理公司A不可能再履行涉案合同义务，故东莞公司B主张解除该合同，一审法院予以支持。
同时，一审法院认定东莞公司B与代理公司A均应对涉案专利申请被撤回负有责任，但主要责任在于代理公司A，一审法院认定代理公司A及其分公司应返还东莞公司B服务费5000元。东莞公司B在涉案专利申请过程中，明知尚未取得专利，已经自行销售相关产品，主动公开所涉技术，相应后果应由东莞公司B自行承担。案涉合同未约定违约金，东莞公司B主张代理公司A及其分公司赔偿技术公开后不能申请专利造成的损失，一审法院不予支持。至于东莞公司B主张的律师费、保费、诉讼费，系因本案诉讼而发生的费用，与诉讼标的数额相关。由于东莞公司B在起诉后自行放弃部分诉讼请求，因此，东莞公司B应自行承担部分诉讼成本。一审法院酌定代理公司A、创某分公司赔偿东莞公司B律师费和保费损失共计6000元。
代理公司A及其分公司提起了上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。二审判决为终审判决。
回顾整个案件，从诉讼期间的陈述来看，笔者个人认为东莞B公司挺冤的。
首先，专利被认定为非正常申请，还可以进行申诉，按照东莞公司B的说法，其最早从2022年5月24日开始生产销售使用涉案待审批专利技术的产品，那在专利被认定为非正常的期间，提交样机、技术图纸、销售合同、发票等信息作为申诉材料有很大概率是能将专利恢复正常审查程序的，代理公司A在不通知东莞公司B的情况下擅自撤回去专利，对其权益造成了很多的侵害。
其次，代理公司A巨量代理非正常专利，初步认定的数量高达6875件，虽然后续申诉成功了5件，但是如此大量的非正常代理，对他们代理的正常专利来说也是非常不利的，且不说东莞公司B技术创新性好坏，人家如果是自己的技术、自己的交底书，因为代理公司A的批量非正常代理行为增大了被非正常误判的风险，也是飞来横祸。
再次，专利申请后，授权下证前，开始将产品生产销售提上日程的情况有不少，东莞B公司陈述其是在发明和实用新型专利均递交后进行专利生产销售的，在专利正常审查流程下，实用新型专利是有较大概率授权下证的。一审法院认为东莞公司B在涉案专利申请过程中，明知尚未取得专利，已经自行销售相关产品，主动公开所涉技术，相应后果应由东莞公司B自行承担，这属于是也打了东莞B公司五十大板。
最后，找专利代理机构还是要擦亮眼睛的，本案中的代理公司A目前已经诉讼缠身，不仅有与甲方的纠纷，还有与中间商的纠纷，公司及其分公司被列为失信被执行人，公司及分公司法人限制消费。
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