审查意见答复 | 如何辩驳“惯用手段的直接置换”
发布时间：2024.04.16 上海市查看：289 评论：0
文章来源：公众号IPRecording
文章链接：https://mp.weixin.qq.com/s/ycKPWvZJSbW8ZIuPj6Q6tA
近年来，随着专利高质量发展的推进，“惯用手段的直接置换”被越来越频繁地应用于实用新型专利审查意见中。
本文主要结合近期的一些案例阅读，综合国知局及部分审查员给出的案例，梳理下“惯用手段直接置换”的审查意见答复方向。
关于“惯用手段的直接置换”，审查指南中的描述和举例较为简单，《专利审查指南2023》第二部分第三章中记载有“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。”
显然具体实践过程中，我们遇到的审查意见往往都不是“螺钉换螺栓”这样简单的，那么面对审查员“惯用手段的直接置换”的评述，申请人和代理人该如何辩驳呢？ 这里的答复思路，我们不妨从定义拆解入手，逐一击破：
反驳点1：对比文件是否是“所述技术领域的”
案例1：CN03122188.2复审案
技术领域一旦被上位，“惯用手段”的范围就会被过分扩大，因此要遵循技术手段是在权利要求技术方案所属领域中惯用的，而不能是在其上位领域或其他领域中惯用的。 我们以《国家知识产权局专利复审委员会 . 以案说法——专利复审、无效典型案例指引》中提到的案例举例。
驳回该案时采用的对比文件公开了一种纳米复合磁体制造方法。
对比两个技术方案，二者的区别仅在于，复审涉案专利的权利要求技术方案使用管状孔，对比文件1中使用斜槽。驳回决定认为上述替换属于惯用手段的直接置换。 复审撤驳时，合议组的其中一个观点是：虽然使用管状孔和斜槽进行液体导流较为常见【笔者解释：在上位领域或其他领域中较为常见】，但没有证据表明在急冷合金制造领域中使用管状孔导流属于惯用技术手段【笔者解释：在本领域（权利要求所述技术领域）中不常见】。因此并非“所述技术领域的”“惯用手段”。
反驳点2：对比文件是否是“惯用手段”
案例1：CN03122188.2复审案
案例2：国知局【十大案件】评析“一种用于给排水的活接接头”实用新型专利权无效宣告请求案
两者互为“惯用手段”，则应该在功能和作用上均基本相同，也就是解决相同的技术问题，且能够达到相同的技术效果。
在上述案例1中，复审涉案专利实际上是在对比文件基础上的改进发明。 采用管状孔导流是为了克服采用斜槽导流时存在的缺陷，使得供给冷却辊的合金熔液运动量不易变动，急冷合金薄带厚度均匀，可见复审涉案专利权利要求1中的管状孔与对比文件中的斜槽在急冷合金制造中所解决的技术问题和技术效果完全不同。因此两者之间并非“惯用手段”。
在案例2一种用于给排水的活接接头”实用新型专利权无效宣告请求案中：
请求人主张，密封垫替换成密封槽和密封圈属于惯用手段的直接置换。
无效合议组认为（无效决定号47498）：
首先，环形密封垫容易发生径向位移，涉案专利采用密封槽和密封圈配合的结构，不会产生径向位移，可见二者密封效果上存在实质差异。【笔者解释：这个观点是从反驳点2对比文件是否是“惯用手段”出发】
其次，从与其他部件之间的配合角度考虑，虽然密封圈与密封垫均为机械领域常见的密封元件，但是如果把证据1的密封垫替换为涉案专利的密封圈，还需要额外设置密封槽与之配合，显然这一“替换”是建立在其他技术特征也需作出相应改变的前提下。【笔者解释：这个观点是从反驳点3对比文件是否能“直接”置换】
因此，合议组认为该案中，不能认为采用密封圈替换密封垫属于机械领域惯用手段的直接置换。
反驳点3：对比文件是否是“直接”置换
案例2：国知局【十大案件】评析“一种用于给排水的活接接头”实用新型专利权无效宣告请求案；
案例3： 一种用于升降装置的安全制动器案（来自文献：“惯用手段的直接置换”的理解与适用）
在刚刚的案例2中，合议组判定的第二个不能认定为是惯用手段直接置换的理由，就是因为用涉案专利的密封圈置换证据1的密封片时，需要其他技术特征产生结构变化以配合置换行为，不够“直接”。
而在案例3中：
涉案申请涉及一种用于升降装置的安全制动器。 对比文件 1 也公开了一种用于升降装置的安全制动器。 两者区别在于：涉案专利设有两个传感器（S1、 S2），对比文件 1 设有三个传感器（S1、S2、 S3）。
本文献的作者，国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心审查员曾定洲认为：将“三个传感器”替换为“两个传感器”后，除了信号输入输出及元器件间的连接关系需要进行适应性的调整外，控制器的判断过程以及传感器间的相互监控、可信度检验、故障识别等过程中的数据处理方式、过程等必然会发生较大的改变，这已经超出了所属技术领域公知的必要的适应性调整范畴（不够直接）。
同时，在案例3的审查过程中，审查员还结合了一些反驳点2的内容，从两个传感器的技术手段功能和技术效果与三个传感器之间的差异着手，认为对比文件与涉案专利的区别技术特征不能构成“惯用手段的直接置换”。
类似的案例还有国知局复审与无效决定评析“新颖性评判中对惯用手段的直接置换的理解与适用”中的一种自动定位卷线器案。这个案子比较典型，在“惯用手段的直接置换”的案子中多次被举例过，这里我就不再赘述了，感兴趣的可以自行去查看一下。
反驳点4：对比文件与涉案专利是否存在“置换”基础
案例4：一种带温度计的保温奶瓶复审案
案例5：一种野外用灭蚊灯无效案
置换基础，是指涉案专利和对比文件中存在相对应的技术特征，正是因为两者有相对应的技术特征，本领域技术人员才会有动机将对比文件中的该技术特征用本领域“惯用技术手段”去进行置换，从而得到涉案专利。如果对比文件与涉案专利的区别技术特征在对比文件中没有对应的特征，那就没有置换的基础。
在案例4中：
涉案专利和对比文件均为双层奶瓶，均在内层瓶体上设置了温度计。原申请被驳回。
涉案专利在复审过程中将权1的一技术特征改为“内层瓶外侧壁上设有振动式启动的电子温度计”。比较涉案申请的权利要求与对比文件，其区别技术特征为“电子温度计为振动式启动”。
复审合议组认为：修改后的权利要求1限定了“电子温度计”为“振动式启动的电子温度计”。对比文件1没有公开上述技术特征（没有置换基础），在内层瓶体外侧壁上设振动式启动的电子温度计，巧妙利用了奶瓶的使用特点，在摇匀奶水的同时启动电子温度计测温。综上所述，合议组认为，依据现有证据，驳回决定指出的独立权利要求1及从属权利要求2、3相对于对比文件1不具备新颖性的理由不能成立。
案例4是一个比较久远的案子了，复审决定日为2014年04月11日，我们来看一个稍微近期一些的案例。
案例5中：
涉案专利权利要求1 与对比文件 1 公开的内容相比，其区别技术特征在于：涉案专利中透明中架轴向设置有通孔，所述通孔的内壁面上贴设有反光纸，反光纸的反射面朝着透明支架设置，而对比文件 1 中并未提及。请求人认可对比文件 1 没有公开反光纸，但认为其属于本领域的惯用技术手段，因此对比文件 1 与涉案专利技术方案之间的区别仅属于惯用技术手段的直接置换。
对此，合议组经审查认为：虽然审查指南中规定了“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性”，但是进行“惯用手段的直接置换”的基础是要求保护的技术方案与对比文件的技术方案中具有类似的技术手段，且该类似的技术手段均是本领域中的惯用技术手段，其功能和效果基本相同，也就是说，对比文件中要有类似的技术手段作为置换的基础。而证据1中并不存在与反光纸类似的技术手段，也就不存在与本专利的技术方案之间用于置换的基础，因此不适用新颖性判断中“惯用手段的直接置换”这一判断原则。
小结
上面的这些案例，有的是发生在审查员审查阶段的考量与分享、有的发生在复审阶段、有的发生在无效阶段，尽管在不同阶段、在不同审查员的面前，对一些法律条款的认定会有些许出入，但是大部分审查员在面对申请人和代理人认真的答复面前是会综合考虑的。因此，以上争论点和案例可以作为参考，在答复过程中，尽量结合较多的反驳点与审查员友好沟通。
祝大家的“惯用手段的直接置换”在答复审查意见阶段均能够有理有据、顺利通过。
参考文献
【1】《“惯用手段的直接置换”的理解与适用》曾定洲；
【2】《新颖性评判中“惯用手段直接置换”的考量因素》范明瑞、路剑锋 、丁秀华、汤锷；
【3】《新颖性审查中惯用手段直接置换的适用》朱金龙 、于磊；
【4】《专利新颖性评价中“惯用手段的直接置换”概念辨析》 杨倩；
【5】《浅析“惯用手段直接置换”的适用》国知局网站复审无效决定评析
【6】《浅析本国优先权文件的举证责任分配等问题》国知局网站复审无效决定评析；
【7】《国家知识产权局专利复审委员会 . 以案说法——专利复审、无效典型案例指引》
文章链接：https://mp.weixin.qq.com/s/ycKPWvZJSbW8ZIuPj6Q6tA
近年来，随着专利高质量发展的推进，“惯用手段的直接置换”被越来越频繁地应用于实用新型专利审查意见中。
本文主要结合近期的一些案例阅读，综合国知局及部分审查员给出的案例，梳理下“惯用手段直接置换”的审查意见答复方向。
关于“惯用手段的直接置换”，审查指南中的描述和举例较为简单，《专利审查指南2023》第二部分第三章中记载有“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。”
显然具体实践过程中，我们遇到的审查意见往往都不是“螺钉换螺栓”这样简单的，那么面对审查员“惯用手段的直接置换”的评述，申请人和代理人该如何辩驳呢？ 这里的答复思路，我们不妨从定义拆解入手，逐一击破：
反驳点1：对比文件是否是“所述技术领域的”
案例1：CN03122188.2复审案
技术领域一旦被上位，“惯用手段”的范围就会被过分扩大，因此要遵循技术手段是在权利要求技术方案所属领域中惯用的，而不能是在其上位领域或其他领域中惯用的。 我们以《国家知识产权局专利复审委员会 . 以案说法——专利复审、无效典型案例指引》中提到的案例举例。
驳回该案时采用的对比文件公开了一种纳米复合磁体制造方法。
对比两个技术方案，二者的区别仅在于，复审涉案专利的权利要求技术方案使用管状孔，对比文件1中使用斜槽。驳回决定认为上述替换属于惯用手段的直接置换。 复审撤驳时，合议组的其中一个观点是：虽然使用管状孔和斜槽进行液体导流较为常见【笔者解释：在上位领域或其他领域中较为常见】，但没有证据表明在急冷合金制造领域中使用管状孔导流属于惯用技术手段【笔者解释：在本领域（权利要求所述技术领域）中不常见】。因此并非“所述技术领域的”“惯用手段”。
反驳点2：对比文件是否是“惯用手段”
案例1：CN03122188.2复审案
案例2：国知局【十大案件】评析“一种用于给排水的活接接头”实用新型专利权无效宣告请求案
两者互为“惯用手段”，则应该在功能和作用上均基本相同，也就是解决相同的技术问题，且能够达到相同的技术效果。
在上述案例1中，复审涉案专利实际上是在对比文件基础上的改进发明。 采用管状孔导流是为了克服采用斜槽导流时存在的缺陷，使得供给冷却辊的合金熔液运动量不易变动，急冷合金薄带厚度均匀，可见复审涉案专利权利要求1中的管状孔与对比文件中的斜槽在急冷合金制造中所解决的技术问题和技术效果完全不同。因此两者之间并非“惯用手段”。
在案例2一种用于给排水的活接接头”实用新型专利权无效宣告请求案中：
请求人主张，密封垫替换成密封槽和密封圈属于惯用手段的直接置换。
无效合议组认为（无效决定号47498）：
首先，环形密封垫容易发生径向位移，涉案专利采用密封槽和密封圈配合的结构，不会产生径向位移，可见二者密封效果上存在实质差异。【笔者解释：这个观点是从反驳点2对比文件是否是“惯用手段”出发】
其次，从与其他部件之间的配合角度考虑，虽然密封圈与密封垫均为机械领域常见的密封元件，但是如果把证据1的密封垫替换为涉案专利的密封圈，还需要额外设置密封槽与之配合，显然这一“替换”是建立在其他技术特征也需作出相应改变的前提下。【笔者解释：这个观点是从反驳点3对比文件是否能“直接”置换】
因此，合议组认为该案中，不能认为采用密封圈替换密封垫属于机械领域惯用手段的直接置换。
反驳点3：对比文件是否是“直接”置换
案例2：国知局【十大案件】评析“一种用于给排水的活接接头”实用新型专利权无效宣告请求案；
案例3： 一种用于升降装置的安全制动器案（来自文献：“惯用手段的直接置换”的理解与适用）
在刚刚的案例2中，合议组判定的第二个不能认定为是惯用手段直接置换的理由，就是因为用涉案专利的密封圈置换证据1的密封片时，需要其他技术特征产生结构变化以配合置换行为，不够“直接”。
而在案例3中：
涉案申请涉及一种用于升降装置的安全制动器。 对比文件 1 也公开了一种用于升降装置的安全制动器。 两者区别在于：涉案专利设有两个传感器（S1、 S2），对比文件 1 设有三个传感器（S1、S2、 S3）。
本文献的作者，国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心审查员曾定洲认为：将“三个传感器”替换为“两个传感器”后，除了信号输入输出及元器件间的连接关系需要进行适应性的调整外，控制器的判断过程以及传感器间的相互监控、可信度检验、故障识别等过程中的数据处理方式、过程等必然会发生较大的改变，这已经超出了所属技术领域公知的必要的适应性调整范畴（不够直接）。
同时，在案例3的审查过程中，审查员还结合了一些反驳点2的内容，从两个传感器的技术手段功能和技术效果与三个传感器之间的差异着手，认为对比文件与涉案专利的区别技术特征不能构成“惯用手段的直接置换”。
类似的案例还有国知局复审与无效决定评析“新颖性评判中对惯用手段的直接置换的理解与适用”中的一种自动定位卷线器案。这个案子比较典型，在“惯用手段的直接置换”的案子中多次被举例过，这里我就不再赘述了，感兴趣的可以自行去查看一下。
反驳点4：对比文件与涉案专利是否存在“置换”基础
案例4：一种带温度计的保温奶瓶复审案
案例5：一种野外用灭蚊灯无效案
置换基础，是指涉案专利和对比文件中存在相对应的技术特征，正是因为两者有相对应的技术特征，本领域技术人员才会有动机将对比文件中的该技术特征用本领域“惯用技术手段”去进行置换，从而得到涉案专利。如果对比文件与涉案专利的区别技术特征在对比文件中没有对应的特征，那就没有置换的基础。
在案例4中：
涉案专利和对比文件均为双层奶瓶，均在内层瓶体上设置了温度计。原申请被驳回。
涉案专利在复审过程中将权1的一技术特征改为“内层瓶外侧壁上设有振动式启动的电子温度计”。比较涉案申请的权利要求与对比文件，其区别技术特征为“电子温度计为振动式启动”。
复审合议组认为：修改后的权利要求1限定了“电子温度计”为“振动式启动的电子温度计”。对比文件1没有公开上述技术特征（没有置换基础），在内层瓶体外侧壁上设振动式启动的电子温度计，巧妙利用了奶瓶的使用特点，在摇匀奶水的同时启动电子温度计测温。综上所述，合议组认为，依据现有证据，驳回决定指出的独立权利要求1及从属权利要求2、3相对于对比文件1不具备新颖性的理由不能成立。
案例4是一个比较久远的案子了，复审决定日为2014年04月11日，我们来看一个稍微近期一些的案例。
案例5中：
涉案专利权利要求1 与对比文件 1 公开的内容相比，其区别技术特征在于：涉案专利中透明中架轴向设置有通孔，所述通孔的内壁面上贴设有反光纸，反光纸的反射面朝着透明支架设置，而对比文件 1 中并未提及。请求人认可对比文件 1 没有公开反光纸，但认为其属于本领域的惯用技术手段，因此对比文件 1 与涉案专利技术方案之间的区别仅属于惯用技术手段的直接置换。
对此，合议组经审查认为：虽然审查指南中规定了“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性”，但是进行“惯用手段的直接置换”的基础是要求保护的技术方案与对比文件的技术方案中具有类似的技术手段，且该类似的技术手段均是本领域中的惯用技术手段，其功能和效果基本相同，也就是说，对比文件中要有类似的技术手段作为置换的基础。而证据1中并不存在与反光纸类似的技术手段，也就不存在与本专利的技术方案之间用于置换的基础，因此不适用新颖性判断中“惯用手段的直接置换”这一判断原则。
小结
上面的这些案例，有的是发生在审查员审查阶段的考量与分享、有的发生在复审阶段、有的发生在无效阶段，尽管在不同阶段、在不同审查员的面前，对一些法律条款的认定会有些许出入，但是大部分审查员在面对申请人和代理人认真的答复面前是会综合考虑的。因此，以上争论点和案例可以作为参考，在答复过程中，尽量结合较多的反驳点与审查员友好沟通。
祝大家的“惯用手段的直接置换”在答复审查意见阶段均能够有理有据、顺利通过。
参考文献
【1】《“惯用手段的直接置换”的理解与适用》曾定洲；
【2】《新颖性评判中“惯用手段直接置换”的考量因素》范明瑞、路剑锋 、丁秀华、汤锷；
【3】《新颖性审查中惯用手段直接置换的适用》朱金龙 、于磊；
【4】《专利新颖性评价中“惯用手段的直接置换”概念辨析》 杨倩；
【5】《浅析“惯用手段直接置换”的适用》国知局网站复审无效决定评析
【6】《浅析本国优先权文件的举证责任分配等问题》国知局网站复审无效决定评析；
【7】《国家知识产权局专利复审委员会 . 以案说法——专利复审、无效典型案例指引》
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