李梦妃|王梨华|知识产权被许可人诉权及赔偿理论与司法实务（以商标权为例）

知识产权被许可人诉权及赔偿理论与司法实务（以商标权为例）

侵害商标权的案件中，诉讼主体可以分为注册商标权人、未注册驰名商标权人以及被许可人三类，被许可人又可以分为独占许可、排他许可以及普通许可，以下就上述三类被许可人的情况进行分析：相关的法律依据：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》）第四条第二款规定：“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

一、独占使用许可

商标的独占许可，即商标权人许可他人在规定期间、地域和以约定的方式使用其注册商标后，不仅不得就同一注册商标再许可第三人使用，而且自己也不得使用的一种使用许可方式。

在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。其能够提起诉讼的基础在于其对商标专用权享有诉的利益。因为在许可合同约定的地域和时间范围内，只有独占被许可人可以使用许可的商标，侵犯商标专用权行为的存在不仅会对商标专用权人的利益造成损害，同时也会直接影响独占被许可人对商标的正常使用，因此，在注册商标专用权被侵害时，独占被许可人对制止侵权行为享有诉的利益，可以以自己的名义向人民法院提起诉讼。

例如：在（2014）民三终字第5号《哎呀呀饰品连锁股份有限公司与广州七色花**顾问有限公司、深圳辉华仓储服务有限公司等侵害商标权纠纷》一案中，哎呀呀公司经华茂集团股份有限公司许可，在中国大陆地区享有独占使用五个“七色花及图”注册商标的权利。其在主张广州七色花**顾问有限公司等企业构成商标权侵权时，提交了涉案注册商标的注册证、续展证明、注册商标变更证明，用于证明涉案注册商标的注册时间、商标标志及核定使用的商品或服务范围。同时提交了涉案注册商标的使用许可合同，内容为2010年9月9日华茂公司分别将涉案注册商标许可给哎呀呀公司独占使用。用于证明哎呀呀公司对涉案注册商标享有独占使用权，享有合法的诉权。法院据此认定，哎呀呀公司通过与华茂公司签订合同的方式，取得了涉案注册商标的独占使用权，其合法权益应受法律保护。

存在的争议焦点1:侵权损害赔偿归商标权人还是独占被许可人？

商标权人即使将商标权以独占许可的方式授权他人使用，仍能依据其商标权人对于商标的本权针对侵权行为提起诉讼。但是对于商标独占许可期间的侵权损害赔偿其在无证据证明侵权行为侵犯其权益的情况下，法院不支持其损害赔偿，也即在独占许可期间的侵权损害赔偿由独占许可人享有。

参考案件：（2017）皖民终525号《刘悦与合肥市安之酸化妆品有限责任公司、北京御奇日通化妆品有限公司、北京韦氏黛安娜化妆品有限公司侵害商标专用权纠纷》一案中，法院认为，关于赔偿经济损失问题，鉴于刘悦已将案涉商标独占许可给案外人御美天品公司使用，许可期限自2009年12月20日至2017年12月31日，在此期间刘悦无权使用该商标，对涉案商标不享有除收取许可使用费之外的其他经济权利，刘悦也未就案涉被控侵权行为给其造成了实际的经济损失进行举证，故对其赔偿损失的请求不予支持，但对其为制止侵权所支付的合理开支酌情支持。

存在的争议焦点2:独占许可是否要求全国范围完整的独占许可？

独占许可除了分地域的独占许可，还可以在不同核定商品上的独占许可，比如核定在第25类服装鞋帽分开不同的独占被许可人，笔者认为只要在某一个细分权利范围、细分区域、细分市场是独占许可的而不要求在所有权利范围独占许可，就可以在该细分权利范围独占许可行使诉权。

小结：

独占使用许可人享有合法的诉权，但是在实务过程中需要提交案涉商标的情况以及与权利人签订的关于案涉商标的《独占使用许可合同》，才能成为适格的诉讼主体。关于赔偿问题，因被许可人在合同所约定的时间和地域范围内仅存在被许可人自身的知识产权实施权，因此在侵权损害赔偿标准的确定上，仅需要确定自身所遭受的侵权损害即可，损害赔偿额归独占被许可人。

二、排他使用许可

排他使用许可，即商标权人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用的许可方式。

在发生注册商标专用权被侵害时，排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼。排他许可中被许可人在许可合同所规定的时间和地域内，同样享有使用收益的积极权能和排斥他人使用的消极权能，其与独占许可中被许可人享有相同的诉权基础，也能获得正当当事人的诉讼地位。

关于该部分内容的规定，最高人民法院有做出《关于商标侵权纠纷中注册商标排他使用许可合同的被许可人是否有权单独提起诉讼问题的函》，“注册商标排他使用许可合同的被许可人与商标注册人可以提起共同诉讼，在商标注册人不起诉的情况下，可以自行向人民法院提起诉讼。商标注册人不起诉包括商标注册人明示放弃起诉的情形，也包括注册商标排他使用许可合同的被许可人有证据证明其已告知商标注册人或者商标注册人已知道有侵犯商标专用权行为发生而仍不起诉的情形。”

排他使用被许可人与商标注册人共同诉讼的情况：

在（2019）鲁民终2148号《青岛香巴尔食品配料有限公司、青岛瑞可莱食品有限公司侵害商标权纠纷》一案中，法院认定：瑞可莱食品公司享有第3734392号“肉宝王”注册商标专用权，该商标现处于有效期限，是本案适格的诉讼主体，其权利应受法律保护。瑞可莱餐：饮公司作为该商标排他使用许可的被许可人可以同瑞可莱食品公司共同起诉，因此，瑞可莱食品公司、瑞可莱餐饮公司均是本案适格的诉讼主体。

排他使用被许可人单独起诉的情况：在（2019）粤0111民初30656号《东莞唯兰颂电子商务有限公司与广州欧博化妆品有限公司、广州市雅兰丝化妆品有限公司、广州市爱莲化妆品有限公司侵害商标权纠纷》一案中，原告与商标权利人签订《注册商标排他使用许可合同》，并且，商标权利人还出具了《授权委托书》，授权原告代表在中华人民共和国采取一切必要措施，以制止和消除侵害委托人知识产权的行为，上述必要措施包括代为提起民事诉讼或者代为应诉等。法院认定，诉争商标处于有效保护期内，依法应当受法律保护，原告作为注册商标的排他使用许可人，有权在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼。

在（2019）陕民终468号《西安市临潼区西泉街办文海纸品厂与西咸新区沣西新城文海印刷厂、陕西永辉超市有限公司侵害商标权纠纷》一案中，商标注册人作为许可人与被许可人签订了《商标使用许可合同》，根据该合同第一条的约定，被许可人临潼文海应与许可人代东兴针对西咸文海共同提起诉讼。虽然，双方在合同中约定了共同起诉，但是商标权利人并未在告知的期限内起诉，应当认定为其放弃与被许可人临潼文海共同起诉的权利，故被许可人作为本案原告向人民法院提起诉讼，主体适格。

存在的争议焦点1:商标权利人与排他许可人提起诉讼引发的冲突问题

刘延庚曾在《排他性视角下知识产权被许可人诉权建构研究》对该问题进行探讨，其认为：当排他许可合同中许可人和被许可人对诉权的行使进行明确约定时，由于该约定的性质属于对自己实体利益的分配，在符合民事法律行为生效要件的情形下，法院应当认定其约定的效力，进而当事人可以约定诉讼权利由一方单独享有还是双方共同享有。在当事人双方明确约定诉讼权利由一方单独行使时，另一方即将诉权让渡给了相对方，无法再另行提起诉讼。而在当事人双方明确约定诉权由双方均可行使时，根据排他许可人和许可人的关系应将其定性为普通共同诉讼，其中一方行使诉权并不影响另一方诉权的行使。

存在的争议焦点2:侵权损害赔偿的归属问题

在上述（2019）鲁民终2148号共同诉讼的案件中，一审法院据注册商标的知名度、香巴尔食品公司商标侵权行为具体情节，主观过错、侵权行为程度等因素，酌定香巴尔食品公司赔偿瑞可莱食品公司、瑞可莱餐饮公司经济损失10万元。二审法院，对上述内容予以维持。

在排他被许可人单独起诉的（2019）粤0111民初30656号一案中，审理法院最后做出判决，被告赔偿被许可人东莞唯兰颂电子商务有限公司经济损失100000元。在（2019）陕民终468号一案中，再审法院在（2020）最高法民再134号中判定，被告西咸新区沣西新城文海印刷厂于本判决生效之日起十日内向被许可人西安市临潼区西泉街办文海纸品厂赔偿经济损失人民币五万元。

通过上述案件情况可知，在商标权人共同起诉的情况下，侵权赔偿额是商标权人和排他许可人共有，而在商标权人授权排他许可人起诉或者放弃起诉的情况，属于将诉权让渡给了相对方，侵权赔偿额归排他许可人所有。损害赔偿标准则是在给商标权人与排他被许可人所造成的损失的基础上进行确定。

小结：

在实务中，排他被许可人也能获得正当当事人的诉讼地位，如果是被许可人与商标权利人共同诉讼的，需要提交关于案涉商标的《排他许可使用合同》，并且在合同中能够写明是共同起诉，证明被排他许可人享有诉权；如果被许可人单独起诉的，可以存在多种情形：1、双方明确约定诉讼权由一方被排他许可人单独行使，另一方即将诉权让渡给了被排他许可人。2、商标权利人出具《授权委托书》，授权被排他许可人代表其采取一切必要措施，以制止和消除侵害委托人知识产权的行为。3、商标权利人放弃起诉的说明。4、能够证明商标权人怠于行使诉权，知道有侵犯商标专用权行为发生而仍不起诉的情形。

三、普通许可

普通许可，即商标权人许可他方在规定的地域行使自己的注册商标的使用权后，自己仍保留使用该注册商标的权利。同时还有权在同一地域内就同一注册商标再许可第三方使用。

在发生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。普通被许可人起诉规则的制定主要是体现着利益权衡与保护的智慧，一方面，给予普通被许可人诉权主要是考虑到“一些商标注册人特别是国外的一些在中国注册的商标权人，在国内一般只授权普通许可，遇到侵权行为，国外的商标权人采取法律措施会有比较多的手续，会发生某种延误，这样就有可能损害了被许可人的合法权益”，即系出于为外国商标权人及时提供司法救济而设，另一方面是从利益角度出发，对侵害商标权、尤其是造成商誉受损的情况下，商标权人与所有普通被许可人自然是“一损俱损、一荣俱荣”的关系，同时随着假冒商品在市场上销售，普通被许可人也会承受市场空间被挤占、交易机会和购买力被侵夺的损害。但作为商标权利的所有者，也是许可利益与商标商誉的最终归属者，此时侵权行为的主要受害者仍应是商标权人；与之相较，普通被许可人所受到的损害则可被认为是微乎其微的。因此规定了普通被许可人需要商标权人明确授权方可提起诉讼。

例如：（2019）最高法民申578号《宿迁市洋河镇名酒酿造酒业有限公司、苏酒集团贸易股份有限公司侵害商标权纠纷》一案中，法院认定苏酒集团与洋河酒厂签订商标普通许可使用合同和授权书，苏酒集团负责对洋河酒厂所有产品进行销售管理、品牌维护，对于侵害洋河酒厂注册商标专用权、专利权、企业名称权及不正当竞争等侵权行为，有权独立进行维权调查、提起诉讼，故苏酒集团对涉案“海之蓝”“天之蓝”两款白酒产品享有经营者利益，有权对名酒公司的被诉不正当竞争行为作为原告提起诉讼。

存在的争议焦点1:判断诉讼主体资格的时点

实践中，或是因普通使用许可合同（其中包含授权提起诉讼条款）时间届满且不再续签，或是因商标权人与普通被许可人发生矛盾而明确撤销对其的授权，导致普通被许可人可能已完成了对侵权行为的调查、证据保全等相关工作，但已不再具备商标权人的授权。此时如普通被许可人仍向人民法院提起诉讼，对其是否具备诉讼主体资格可能会存在较大争议。

赞同者认为，普通被许可人在取证时有授权，且有人力、费用等投入，此后的起诉属于采取证据保全等法律行动的延续性行为，故不因授权期限届满而丧失诉讼主体资格。反对者认为，《商标司法解释》规定了被许可人何种情况下可以提起诉讼，其中普通被许可人在起诉时需要得到商标权人明确授权，亦即判断诉讼主体资格的时点是在起诉时，故此时已丧失授权的普通被许可人无权再提起诉讼。在此，笔者支持后者的观点。

存在的争议焦点2:多个权利主体提起诉讼引发的冲突问题

1.商标权人和普通被许可人的冲突。在商标权人和普通被许可人对同一侵权行为分别提起诉讼、产生冲突时，对此的处理可能又会有两种不同观点：一种观点认为，鉴于两者所受损害程度明显有别，且商标权本就是普通许可的权利来源，故商标权人的侵权损害赔偿请求权应优先于普通被许可人，亦可认为商标权人以自己的行为解除了对普通被许可人针对该具体个案的授权，故此时无须考虑起诉时间的先后，应以商标权人优先为原则；另一种观点认为，提起诉讼立案时间在后者应视为重复起诉。当然，如果人民法院已经对先起诉的案件作出判决，自不得再重复起诉。

2.多个普通被许可人间的冲突。《中华人民共和国民事诉讼法》 第五十五条第一款规定：“当事人一方或者双方为二人以上，其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意的，为共同诉讼。”故数个普通被许可人对同一侵权行为提起诉讼的，可以合并审理，并对赔偿请求一并考量和处理。而如果在人民法院对先起诉的案件已经作出判决后，其他普通被许可人的在后起诉则很可能被视为重复起诉。

存在的争议焦点3:侵权损害赔偿的问题

普通被许可人在起诉时需要得到商标权人明确授权，且仅能作为权利人的诉讼担当人为保障权利人权利而获得正当当事人资格，因此在损害赔偿标准的认定上应以商标权利人本权所受损害为依据。具体的损害赔偿款的分配，由商标权利人与被许可人在《授权合同》中约定，被许可人更多意义上相当于商标权人的代理人，因此商标权人可以约定将诉讼所得赔偿款这一经济利益部分或者让渡给普通被许可人。

小结：

在实务中，普通被许可人仅拥有使用收益的积极权能，而没有排斥他人使用的消极权能，并不享有正当当事人的诉讼地位，参加应诉需要有商标权人的《授权书》，其目的在于维护权利人本人的利益，因此诉讼系属以及判决的效力应归于商标权利人而非被许可人。在损害赔偿标准的认定上应以商标权人所受损害为依据，诉讼所得赔偿款也是由双方进行约定。

四、涉外商标权人许可手续

商标权人为国外主体，需要提交商标局经过备案的商标许可合同，或者提交经过公证认证的商标许可合同。

五、销售授权书的效力

销售授权书通常表示经销商或者经销该产品的权利，标明其是授权经销商，有时候可以用于商场或平台入驻的资格，但其本质上不属于获得商标权的实施许可，经销商只能售卖商标权人的商品，其不能自行去生产商品在其生产的商品上使用商标，因此经销商不具有诉讼主体资格。

六、维权授权书的效力

单独的商标权人出具给其他第三人，授权第三人对侵权行为进行举报、诉讼的维权的授权书，通常情况下，由于其本质上不属于获得商标权的实施许可，其不能自行使用该商标，因此被授权人不具有单独或与商标权共同的诉讼主体资格。

参考文章：

1、商标独占许可人的侵权行为提起诉讼

http://s.yingle.com/qq/342700.html

2、排他性视角下知识产权被许可人诉权建构研究

https://xuewen.cnki.net/CJFD-XMGD201904006.html

3、诉讼契约化视角下知识产权被许可人诉权研究

https://max.book118.com/html/2021/1016/6021111020004025.shtm

4、浅析知识产权被许可人诉讼地位

https://www.maxlaw.cn/z/20170330/876492779501.shtml

5、商标普通被许可人诉讼的实践问题

https://view.inews.qq.com/a/20220901A07EDK00?refer=wx_hot

本文作者：李梦妃 王梨华