缺乏显著性的商标，能否通过使用取得显著性？
发布时间：2021.03.18 北京市查看：1873 评论：0
众所周知，避免商标注册遭驳回的其中一个重要因素就是显著性。
通常判断显著性的关键取决于标志本身与指定使用商品/服务之间的关联程度，关联程度越高，显著性越弱；关联程度越低，则显著性越强。
尽管在法理上，我们认为在商标授权阶段中对标志显著性的强弱没什么要求，只要求显著性的有无，即只要标志达到最低限度的显著性便可申请注册。但实践中，从商标局长期以来的审查结果来看，最低限度的显著性是非常抽象也非常主观的概念。
这并不是说没显著性就不允许注册了，其实商标的显著性并非天然存在，有些商标的显著性是可以在其使用中获得，且他人提出的无效宣告请求也会被驳回。
虽然我国《商标法》第十一条第一款第二项明确规定，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。但第十一条第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
在这里，我们可以根据北京知识产权法院审理的一个案子举例。
北京小罐茶业有限公司（简称小罐茶公司）注册的第20426843号“小罐茶”商标（简称诉争商标），被常州开古茶叶食品有限公司（简称开古茶公司）提出了无效宣告请求。
国家知识产权局经审理后认定，诉争商标未违反商标法第十条第一款第七、第八项的规定，未构成商标法第十一条第一款第一项所指情形，虽然诉争商标指定使用在茶、茶饮料等商品上仅表示了商品的包装方式等特点缺乏显著特征，但在案证据可以证明“小罐茶”商标使用在茶商品上经宣传使用在一定程度上起到了区别商品来源的作用，诉争商标构成商标法第十一条第二款所指情形，未构成商标法第十一条第一款第二项、第三项所指情形，未构成商标法第四十四条第一款所指情形，因此诉争商标予以维持。
开古茶公司不服，就被诉裁定向北京知识产权法院提起行政诉讼。随后法院作出一审判决，认为在案证据可以认定诉争商标经使用已取得了可予注册的显著性，符合商标法第十一条第二款规定的情形，同时并不违反商标法第十条第一款第七、第八项的规定。故判决驳回原告开古茶公司的诉讼请求。
诉争商标为中文“小罐茶”，申请注册在“茶;用作茶叶代用品的花或叶;茶饮料;冰茶”商品上，其中，“茶”是茶叶的简称，“小罐”，通常指产品的包装，“小罐茶”字面意思为小型罐体包装的茶叶，“小罐茶”直接表明了该类商品的主要原料、产品包装特征等特点，缺乏商标应有的固有显著性，本应符合商标法第十一条第一款第二项规定的不得注册为商标的情形。
但是，商标法第十一条第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。即在缺乏固有显著性的情况下，标志本身仍旧可以通过在真实、合法、有效的使用，取得显著特征，从而获得可注册性。
另外，法院查明，第三人对“小罐茶”已投入广告2.6亿，在全国多省市开设门店600余家。结合第三人提交的经销合同及发票、所获荣誉、广告宣传合同、媒体报道、市场调研报告、广告审计报告等材料，以及多件民事判决中认定的事实情况，因此北京知识产权法院认为，在案证据可以认定诉争商标在相关公众中已具有较高知名度，与第三人形成了对应关系，经使用取得了可以作为商标注册的显著性，可以起到区分商品来源的作用。因此，诉争商标经使用已取得了可予注册的显著性，符合商标法第十一条第二款规定的情形。
综上，在判断标志是否通过使用获得显著性时，可以结合以下因素进行考量：
1、该标志实际使用的方式、效果、作用，即是否以商标的方式进行使用；
2、该标志实际持续使用的时间、地域、范围、销售规模等经营情况；
3、该标志在相关公众中的知晓程度；
4、该标志通过使用具有显著性的其他因素。
虽然审查判断商标是否通过使用获得显著性，需要以提出其注册申请时的事实状态为准，但如果有充分证据能够证明诉争商标在申请日之后通过实际、有效使用确已获得显著性的，从节约司法资源和保护当事人合法权益的视角出发，多半会对诉争商标注册申请日后的证据一并予以考量。
如果当事人对诉争商标的使用行为，使得诉争商标在长期、广泛的使用过程中显著特征得到进一步增强，使得相关公众完全能将其与原告建立对应关系，发挥指代商品来源的作用，即可认定诉争商标在使用过程中取得了显著性，符合商标法第十一条第二款所规定的“可以作为商标注册”的情形。
说起来，容易被认为缺乏显著性的颜色组合商标、声音商标，同样可以在使用中获得显著性并成功注册。
比如吉列公司旗下的金霸王电池颜色组合商标，商标局曾以该商标图形仅直接反映了商品的外形，缺乏显著性，不具备商标识别作用，违反了《商标法》第十一条第一款第（二）项、第（三）项的规定为由，驳回其注册申请。
后来申请人在驳回复审中提交了：广告宣传资料以及费用支出；AC尼尔森关于“金霸王”和“金能量”电池销售市场调查记录；关于申请商标电池产品德国市场调查资料复印件；申请人享有商标专用权事宜签订的协议书及部分内容的翻译；申请商标在多个国家和地区的注册资料等等和申请商标有关的证据。由此证实申请商标已经通过使用获得了显著性，可以作为区分其他商品来源的商标而注册使用，所以最终这枚商标获得认可并成功注册。
还有大家熟知的QQ声音商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”案例。和金霸王电池颜色组合商标一样，商评委一开始是以缺乏显著性为由，驳回该商标的注册申请。但腾讯不服，直接向北京知识产权法院提起了行政诉讼，并最终获得法院的支持，拿下了这枚声音商标。
北知院认为“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”商标具有显著性。申请商标的声音整体上在其指定使用的服务项目上，能够起到标识服务来源的功能。商评委认定其不具备显著性的决定，缺乏事实及法律依据，于是判决：撤销商标评审委员会作出的被诉决定，责令商标评审委员会重新作出决定。
商评委不服便上诉到了北高院，法院指出“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音通过在QQ即时通讯软件上的长期持续使用，事实上已经具备了识别服务来源的作用。所以最终核定了腾讯在部分已经使用的服务类别上的注册。
不过比起颜色组合商标和声音商标，很多人还是更容易对文字或图形产生记忆。于是有不少申请人采用类似于通用名称作为商标注册，和“小罐茶”一样，虽然本身不具备显著特征，但是经过使用从而具备显著性的还有“两面针”“三七”“酸酸乳”“六个核桃”“黑又亮”“饿了么”等商标。
那么如果申请一个简单的商标，可以通过使用证据将原本不具有显著性的商标注册成功吗？
比如使用某个字母或数字的这种简单商标，通常来说很容易被认为缺乏显著性。除非有证据证明申请商标已经通过长期大量的使用获得了极高知名度，从而取得显著性，比如麦当劳的“M”、箭牌的“5”等等。
通过上述案例可知，商标的商业性使用、首次使用的时间、使用地域及范围、商品的销售额及市场占有率、商标的广告宣传等证据在“商标获得显著性”的认定中起到至关重要的作用。
不过一般企业注册此类商标还是有一定风险的，如果为了让自己的标志具有显著性，计划先打出知名度后再申请注册，那么等标志小有名气的时候，可能会被他人山寨，导致商标还未注册成功便已失去市场。
因此，蜗牛纳建议先咨询专业的商标代理，让其评估商标驳回风险，这样可在风险较高的情况下及时对商标名称进行修改或调整，如此不仅能提高商标注册成功率，还能避免因商标驳回造成时间与金钱的双重损失。
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