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总结贴:美国分案(DA)、完全延续案(CA)和部分延续案(CIP)

发布时间:2015.01.25 天津市查看:50085 评论:34

本帖最后由 浪淘沙 于 2015-2-2 10:22 编辑

根据lilitengip@bosmiafeyRutile对此问题的答复总结如下,感谢各位!
Divisional Application(分案申请,DA

DA通常是RestrictionRequirement的结果。分案的一个好处在于可以利用Restriction Requirement来规避obviousness type double patenting。鉴于法院对double patenting的最近判决,可以有效利用这一点把需要争取的各方面权利尽可能列在母案里,让审查员给Restriction,以此来规避基于同族申请的obviousness type double patenting拒绝。通常说明书和母案相同。


DA的权利要求应该是原权利要求书中记载的权项或者是根据说明书记载的内容新增的权项。

DA的说明书基本上不能改写,通常都是提交原说明书,也可以在删掉一些不相关的段落后再提交。

DA不能添加超过母案公开范围的内容。


Continuation Application(完全延续案,CA

如果申请人认为母案的权利要求没有包含所有发明,申请人可以通过continuation来继续要求余下的发明。Continuation的权利要求可以和母案重叠。例如,为了得到快速授权,申请人在母案里重点争取范围小的权利要求,然后递交Continuation来争取更大的保护范围。通常说明书和母案相同。

请求保护的技术方案应得到母案公开内容(说明书、权利要求书、图式)的支持。即,其权利要求可以是未曾出现在母案的权利要求书中而仅记载于说明书中的技术方案。

此外,做CA的时候,也可以在不超出母案揭示范围的前提下改写说明书。这通常用于母案没有写好的情形下(譬如,原本代理人写得不好,或翻译有问题等)。


CADA在申请方式上大致是相同的,主要是适用的时机不同。


多年前,USPTO曾经想要限制每一专利家族只能有2continuations和一次RCE,不过引起各方反弹而没有施行。所以目前没有限制提起continuation的次数,只要母案还在pending当中就可以。

相反的,中国专利在主动分案的时间点上有很大限制,所以和美国的实务操作会有很大不同。


Continuation-in-part(部分延续案,CIP

CIP应慎重使用。新加的东西不享有母案的优先权,但是专利有效期从母案的申请日算起(浪费专利有效期)。同时,由于现在美国新专利法已经实施,如果母案适用旧专利法,CIP含有权利要求涉及新加的内容,那么现在递交的CIP申请很有可能使得CIP不再适用旧专利法而需要在新专利法之下进行审查和诉讼。

CIP比较直接的好处是可以解决母案记载不明确或无法支持请求项范围等缺陷。CIP可以加入新权项,但新权项的审查基准日以CIP案的申请日为准。CIP最好在母案公开前提出,如果是在母案公开后才申请的,母案可以作为CIP的前案。


通过不断地提出CACIP,会让一个系列后续案件之间的关系变得很复杂,提升对手提起无效的难度。不过近来USPTO和法院,对于这类案件已经开始要求申请人说明每一请求项最早可得到支持的案件与申请日等讯息,以利判断可专利性。

如有误,请各位指正。


标签: 美国


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  • 第1楼
    本帖最后由 siceng 于 2015-12-22 13:25 编辑

    pengpeng025 发表于 2015-12-22 12:14
    分享一篇不错的关于中美分案的总结与比较http://allenemy.fyfz.cn/b/759072

    来源:@patliu 即刘国伟老师的:
    谈谈专利法中分案申请的那些事
    发表时间:2013-07-11 18:25 阅读次数: 1514      所属分类:


    谈谈专利法中分案申请的那些事


      《专利审查指南》这本大厚书中,第二部分第六章的名称为“单一性和分案申请”。顾名思义,可知单一性和分案申请是有密切关联的。昨个一时兴起,写了篇关于单一性的小文,但不写写分案申请,就好比一只靴子落地后,楼下的老汉难以入眠一样。于是,还得说说分案申请。

    专利制度这玩意儿,咱还得承认是“舶来品”。要想把“分案申请”这个词的内涵外延向广大人民群众说明白,不得不引入点“英国历史(English)”。“分案申请”,英文叫做“divisionalapplication”,咱台湾同胞翻译成“分割案”,意思是,一块案板,被生生分割成两块,甚至三块、四块,这个译法十分传神。回到本文主题上,就是原来的一件专利申请,被“切割”成两个专利申请了。所以,“分案”这个动作,只能发生在专利审查过程中,不能发生在专利申请被批准授权之后。在这个意义上,“单一性”这个驳回理由,在无效程序中,就没有用武之地,即缺乏“单一性”不是专利无效的理由,这一点,咱先按下不表。

    “分案申请”在理论上是怎样的意义呢?是指在一件申请中,当出现了不具有“单一性”的两个或以上方案时,为了满足单一性的要求,必须将某个或某些方案“切割”下来,保留具有单一性的部分。

    因此,从“单一性”的纯洁愿望出发,首先要做的是,从原申请中,“切割”出一部分来。被保留下来的那部分,就不存在单一性的问题了。审查员可以对满足单一性要求的这部分继续审查。

    被切割下来的那部分,咱怎么办呢?手心手背都是肉!从环保理念出发,那也是发明人的心血呀,还是可以作为“另一件”申请提出来。这样,就引出了两个申请案子了。前一个,咱叫它“母案(parent case)”吧,后一个,就姑且称为“子案(child case)”。其实,本是同根生,被人为切割后,竟成为“母子关系”了,岂不笑话?但这样一来,也便于咱记住分案申请的特点了。

    啥特点?您猜到了没有?“母案(parent case)”与“子案(child case)”具有“血缘关系”。
    即:提出分案动作后的“子案”,其保留了“母案”的基因,即申请日仍是母案的申请日,如果母案享有优先权,则可继承母案的优先权日,由此可见,“子案”貌似一件新的申请,但其实不是新申请,而是原来的申请的一部分。实务中,要注意的是,由于子案提出时,可以远远超过母案优先权日起的“12个月”了,所以,分案申请继承母案基因的原理,不能认为是享有母案的“优先权”,或者说,分案申请,与优先权制度本身没有关系,本来就是一个整体吗,孰尊孰卑?

    “分案申请”是由单一性的话题而来,但不仅仅为满足“单一性”而去。此话怎讲?
    从审查的角度,审查员对他认为不符合“单一性”的申请,是既反感又欢迎的。所谓“反感”,是指增加了审查难度。你如果把牙刷和铅笔两个发明放在一件申请中提出,审查员或许能够胜任(尽管国际专利分类号相差甚远),但如果把导航仪和拖拉机两个方案放在一块,则难为了审查员了。那您就得乖乖分案。所谓“欢迎”,是指大多数申请中,是否真的就不具备单一性,还是有商榷余地的。有时候,审查员为了简化案子审查,对大部头的申请,要求分案提出,这样可以减轻审查难度,又可以多完成审查指标。申请人如果不差钱,自然也会配合审查员的。当然,这一点是从实务角度解读的。

    “分案申请”还有一个妙用。表面上,出现单一性问题时,才可能导致分案,但如果没有出现单一性问题,是否申请人可以主动分案?这在审查指南的规定中,也是不反对的,只是,分案提出的时机有最后期限的限制,归纳一下,就是视母案状态行事,只要母案处在未决状态,即使是被驳回、或者已经发出授权通知了等若干种情况下,都可以提出分案,但如果母案已经授权了,您就没有机会了。相应的规定,请参见审查指南第一部分第一章的规定。有人曾问,如果母案过了授权通知规定的缴费期限,还能不能分案?那您就得两手操作,先办理恢复手续,同时再提出分案申请。

    我们要建立一个概念,就是并非仅限于出现有单一性问题时才能提出分案申请。但如果没有单一性问题,申请人有什么必要提出分案?不会是因为钱多人傻吧?请看下面的分析。

    专利申请的审查过程,其实是申请人与审查员讨价还价的过程。申请中的有些方案,可能审查员持有不同意见,而有些权利要求,审查员可能没有表示反对。美国的审查员比较愿意明确表态,如,审查员权利要求1、5、6可接受(allowed),但其他权利要求反对(rejected)。此时,申请人为了配合专利产品的市场进程,可以通过修改,将审查员不接受的方案先删除掉,以求审查员尽快批准剩下的部分。对于删除的部分,申请人一定不甘心,这样,就会再评估是否有必要通过分案方式得以“复活”。

    还有一些考虑因素也导致分案,比如,说明书中,有些方案没有写入权利要求书中,但不小心又错过主动修改的时机,此时,直接加入这样权利要求,增大了审查员的工作量,只好利用分案方式,另提出一件申请,将这些方案写入权利要求中。当然,有些时候,为了某种利益,需要寻求再次公布,也可以采用分案方式达到目的。

    中国的专利法实施细则第43条规定,分案申请可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日。这句话即表明分案申请与原母案申请之间,由于存在“基因关系”。
    分案申请可以取得一个新的申请号,所以表面上是一个新申请,而且是一个与母案申请的法律地位相同的申请。
    该第43条接着规定:分案申请“不得超出原申请记载的范围”。这句话的意思是说:分案申请由于享有原申请日,所以母案才是原始文件。
    该规定还透露着这样的信息:分案的提出时,是可以对申请文件进行修改的。因此,申请人往往利用分案的时机,对权利要求进行修改。当然,即便是提出分案的时候不做修改,作为发明专利的分案申请,仍可以在细则第51.3条规定的时机进行主动修改。需要注意的是,专利法第33条属于原则上的规定,并不是一个具体的操作标准。该规定只是表明申请人有修改的权利和修改时应承担的义务,因此分案申请提出时,只要不违反该33条的规定,就可以修改。
    要注意的是,分案申请的提出日不同于专利法意义上的“申请日”,其并不是一个严格的法律概念,只是用来衡量是否可以提出分案的一个时点,过了这个时点,则就不能提出分案了。具体地,可以查阅审查指南第一部分第一章关于分案申请递交时间的规定,该规定中,给出了很多的具体时点,其中心思想,就是母案还处在“未结(pending)”状态,即使是处在发出授权通知之日后的2个月内。

    值得注意的是,在实质审查阶段,审查指南有规定:如果修改超出原权利要求的范围,但没有超出专利法第33条规定的范围,审查员也可以拒绝这样的修改。这样的考虑,主要是从审查效率考虑到,并非专利法原理上的要求。但业内一些人,对此不但毫无怨言,反而认为理所应当。在这样的限制规定下,分案申请时提出修改,无疑是为申请人又打开了一扇窗。

    在美国,存在着广义上的分案。其包括:继续申请、分案申请和部分继续申请(continuation, divisional, or continuation-in-part)三种类型。也有必要一一介绍一下,这样有助于读者理解我国的分案规定和实务做法。

    美国专利法中的分案制度
    类型
    母案说明书中
    是否公开该方案?
    母案的权利要求
    是否有该方案?
    继续案
    分案
    部分继续案(CIP)

      (1)对于母案权利要求书中的部分权利要求,可以将其分出来,再提出一个申请C。此时,该申请C就叫做“继续申请”。
      (2)如果母案说明书的某些方案,没有写入母案的权利要求书中,申请人还想保护这部分内容,就只能用分案申请(divisional)方式提出申请D,否则,这部分内容就被视为“捐献”给公众了。
    (3)如果在母案申请后,发明人又有新的改进N(new matter),发明人想到这个N的内容与母案的内容放在一起,则可以合并两者提出申请,这叫做“部分继续案(CIP”。注意:“部分继续案(CIP”中的N的内容,由于与母案没有相同“基因”,所以不能享有母案的申请日或者优先权日,这部分N的内容,实际上是一个独立的新申请了。

    相比美国的制度,中国的分案规定,是将美国的前两种类型(继续申请与divisional申请)通通称之为“分案申请”,并不加以区分。而美国的“部分继续案(CIP”,在中国是不能这样做的,细则第42条规定,分案申请不得超出母案“记载”(公开?)的范围。这一点,需要区分的。然而,类似美国的“部分继续案(CIP”的做法,在中国,还可以有机会提出新申请的。但这已经不是分案制度的含义了。如果发明人新的改进N(new matter)是在母案申请的12个月做出的,且母案没有要求优先权,则可以利用母案作为优先权基础,将母案内容与新改进一起提出申请。但要注意的是,对于新的改进N,因为其与母案没有相同“基因”,不能享有母案的申请日或者优先权日,审查员在审查时,会注意区分引入对比文件上的时间差别的。这方面的知识,笔者曾在《本国优先权的作用与误区》一文中详细讨论过。该文章也被《专利法---案例与原理》一书的作者崔国斌教授纳入其中,好奇的话,可以搜索到拙文。

    美国的分案制度,也是有过一些争议的。美国专利商标局(USPTO)已经认识到过多的分案造成法律上的不确定性。申请人可以先争取一个较小的权利要求范围,专利申请就很容易被批准,然后,再不断通过继续申请案,得到不同的专利保护范围。这会使得公众无所适从。下面的故事,似乎趣味性大过法律规定的严肃性了:

    发明人 Jerome H. Lemelson 提交了关于条形码的专利申请,30年来,一致通过分案延续专利寿命。现在条形码在美国经济中无孔不入,发明人也因此从使用条形码技术的公司获得了一大笔许可费收入,大约10亿美元。为了减少人们对专利制度的滥用,USPTO经过一番调研,于2007年8月提出了新的规则,打算了限制申请人提出继续申请的数量,发明人只能就原始申请中的不同类型提出两个继续申请进一步地,申请人就“一族”申请(包括原申请和享有原申请优先权利益的继续申请所构成的一组申请)只能提出一个RCE(request for continued examination) ,除非申请人能说出足够成立的理由("good cause")。

    这个新规则一提出,就遭到专利代理人和专利律师、制造业、生物科技公司和独立发明人的普遍反对,他们担心规则的改变造成他们无法考虑审查中所面临的困难,使得发明人难以得到应得到的专利保护,他们还指出,规则的改变与当前关于继续申请的规定不相一致。
    但软件公司、电子公司和美国政府赞成新规则。这两派人马的观点争锋相对。
    就在USPTO发布新规则的第二天(2007年8月22日),发明人Dr.Triantafyllos Tafas向联邦弗吉尼亚东区法院起诉USPTO,理由是新规则因违反美国专利法而应该无效。2007年10月9日,制药公司巨头葛兰素史克(GlaxoSmithKline)公司提出临时禁令请求,以阻击新规则生效。法院将两诉讼案合并审理,就在新规则眼瞅着就要生效的前一天(即2007年10月31日),法院及时发出了禁令,禁止该规则生效。此禁令又在2008年4月1日(愚人节)那一天,变成了永久禁令。后来的变化颇有些戏剧性,在2009年3月,联邦巡回上诉法院(CAFC)推翻了弗吉尼亚东区法院的裁决,USPTO总算挽回一点颜面,但有趣的是,USPTO自己反倒打起了退堂鼓,于2009年10月,主动撤消了这个关于继续申请的新规则。

    这个新规则,如果出现在中国,是否也会出现上述有趣的“连续剧”情景?或者说,中国国家知识产权局是否也会出台类似政策呢?您自己个儿去思考吧!

    知识点小结:


    • 单一性问题,可以引出分案申请;但分案申请不一定出自单一性问题;
    • 分案申请与母案具有天然的血缘关系,分案申请当然地享有母案的申请日;
    • 美国的分案有三种类型;中国的分案申请可对应美国的前两者类型,而美国的“部分继续案(CIP”类型,在中国,只能在母案申请日的12个月内以要求优先权方式提出。
    • 分案申请机制与优先权机制是不同的,分案申请不受母案申请日的12个月内限制,其提出时机只有一个总的原则限制,即“母案未决”为时点,因此,可以有不少的时点,你可以举出三两个例子吗?
    • 分案申请有一些实务上的妙用,例如通过再次公布,获得主动修改机会,或者弥补之前程序上失误给客户利益造成的损失。




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    评论
    昵称:allenemy     博客:allenemy.fyfz.cn     时间:2014-01-05 17:29
    中国专利的效力并不必然“延伸”到香港,这是“一国两制”原则决定的,要想在香港得到保护,必须在专利申请公布后的6个月去香港办理相关手续,过期不候。如果申请人忽略了这一期限要求,可以通过分案,获得再次公布的机会,程序上的失误就此可以弥补。这是实务上的做法,不便写在文章中,事实上,这类失误已经愈来愈少了。
    昵称:洲际**     博客:surewin.fyfz.cn     时间:2013-09-22 11:09
    学习了,刘老师真是太牛了!
    昵称:allenemy     博客:allenemy.fyfz.cn     时间:2013-09-10 16:40
    程序上的损失,举例说明:中国的专利要想在香港得到保护,需要自发明专利公开之日起6个月内,去香港知识产权署办理相关手续,过期不候。 如果由于某种失误,错过了期限,客户的专利想在香港得到保护的愿望就落空了。此时,原样地提出分案申请,可以获得在此公布的机会。当然,这也是一种补救办法,而不是什么技巧,不宜提倡。
    昵称:洲际**     博客:surewin.fyfz.cn     时间:2013-07-22 17:34
    再次公布在实务中,有什么策略意义?
    昵称:洲际**     博客:surewin.fyfz.cn     时间:2013-07-22 17:31
    刘老师,知识点小结(5)中,不太明白。主动修改这点我明白,但不太明白通过再次公布,可以弥补什么样的程序缺陷?可否以例子详细解说一下?

    2015/12/22 12:56 [来自北京市]

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  • 第2楼
    学习了

    2015/01/25 22:12 [来自上海市]

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  • 第3楼
    谢谢楼主分享!大好人!

    2015/01/26 14:52 [来自山东省]

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  • 第4楼
    能问一下什么是obviousnesstype double patenting吗?是与缩短保护期限相关,还是说与影响维权?谢了

    2015/02/01 21:55 [来自北京市]

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  • 第5楼
    本帖最后由 浪淘沙 于 2015-2-3 17:17 编辑

    zjszqc 发表于 2015-2-1 21:55
    能问一下什么是obviousnesstype double patenting吗?是与缩短保护期限相关,还是说与影响维权?谢了

    @ip@bos

    2015/02/02 16:46 [来自天津市]

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  • 第6楼
    赞;

    2015/02/03 11:03 [来自北京市]

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