FTO报告是如何炼成的——专利侵权调查实操

来源 | 华进知识产权（ID：ACIP-CN）
作者 | 老姚 国内专利事业部

根据广州知识产权法院的最新公布，2018年1月1日-11月30日，广州知识产权法院审结3144专利案件中，判赔额在10万-100万元的有1878件、100万-1000万元的有111件、1000万元以上的有10件，最高判赔额达到了4000万元，其中判赔额超过10万的专利案件占比63.6%。可见，企业一旦被起诉专利侵权并败诉，赔偿额度是日趋增多。

如何在销售、生产甚至研发时就规避可能的侵权风险，越来越受到大家的重视。最保险的做法就是不生产不销售；但是，生意还要继续，要避免被诉该怎么办？

FTO（Freedom to Operate自由实施)指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发，具体就是出一份专利侵权检索与分析报告；常规不外乎是三部曲：

一、充分了解技术，明确技术特点；

二、根据技术点进行专利检索，筛选出相关专利；

三、进行侵权对比分析，找出侵权专利。

1如何判断需要检索的技术要点

首先要区分调查的方向是外观还是内部结构，或者两者均要，这决定了我们检索外观设计专利还是发明及实用新型专利。无论是外观设计还是发明或者实用新型，企业都应该心中对现有技术（市场上同类技术的常规做法）有了解，然后对比现有技术找出自己的技术特点；从另一个角度，可以从效果特点上判断，例如我们的产品好的地方在哪里，漂亮大方、使用方便、制造成本低或者功能强大？这些好处对应的外观或者结构就是我们需要重点检索的特点。

下面我们结合一个例子进行分析。假设甲企业研发一款童车，外表好看、折叠方便、尤其打开折叠后锁定容易；结合图示，我们初步可以设定检索的方向为两个，一个为外观设计，另一个为发明和实用新型；而根据甲企业对现有技术及市场普遍产品的情况，可以初步判断技术特点在于架体上，尤其是前后车架的折叠连接关系及锁定装置。

2根据明确的技术特点进行检索过程中，我们需要采取什么策略？

对于外观设计，直接采用关键词，选取申请类型为“外观设计”，选取法律状态为“有效”，则可以看图对比选出近似的专利；如果数量过多，还可以结合国际分类号进行限缩。例如上面的例子中，可以采用关键词“童车 or 儿童推车”进行检索，结合外观设计及有效法律状态的条件，可以检索出约2300篇外观设计，进行筛选即可，初筛及二次筛选后留下几十篇或者十几篇专利；

对于发明和实用新型，由于数量庞大，我们当然希望检索范围越大越好，把网撒得越大就越安全；但是专利数量太多，从人力时间成本来看，又不允许无穷尽的去查看；所以一开始可以进行预算，预估多少有经验的人处理多长时间，结合测试关键词检索出来的数量选择出范围合适的关键词。例如设定有经验的处理人为两人，检索筛选时间约为10个工作日，那么我们可以设定对应专利数量为3000到5000篇数量的检索条件；具体上述的案例，我们可以通过多种条件检索组合，例如其中一种可以设定为“童+车+锁+折叠”，可以得出有效及公开的专利3600多件；再对多种检索条件组合出的专利数量（控制在5000以内）即可以开始进行筛选；筛选过程同样是粗筛到细筛，直到找出技术相关可能侵权的一百多篇专利。

除了采用多种关键词进行组合检索以外，也需要采用最大范围和最小范围的测试检索，最小范围的检索条件是为了直接找出最相似的专利，避免漏掉真正要找的专利。另外，可以在初筛后的专利中选择用得最多的几个分类号，再使用该分类号结合大范围的关键词进行补充检索。

3进行侵权分析

产品是否侵犯外观设计，主要是看整体是否相似以及设计要点是否相似；发明和实用新型则看权利要求范围，将特征一个一个进行对比，主要遵循全面覆盖原则及等同原则即可，在此不进行细说。实际操作中，第二步后期的筛选中其实也涉及了初步的侵权分析判断，即使技术相同但是明显不落入权利要求范围的也可以直接省去。

上述的案例，通过检索，可以找到201430269128.9（已被无效）、201420557327.4等可能侵权的专利。在检索到可能侵权的专利及分析对比后，可以考虑进行专利无效或者技术变更，从而规避侵权的风险。


地址 | https://mp.weixin.qq.com/s/ohunvQNfHgLrDosBlKhgdA