涉及标准必要专利的许可谈判实务操作

来源 | 專利限時批（ID：Dingzhi_IP）
作者 | 刘翰伦

本文涉及标准必要专利（SEP）与公平合理且无歧视（FRAND）原则等议题，且任性地不做解释，如果看官尚不熟悉这两个概念的，请出门左转百度后再阅读本文为宜。

由于近年来通信领域高发的专利争议，使得大家开始重视SEP所衍生的许可议题，例如侵权SEP是否合适裁定禁令、SEP许可费率应该怎么订定等。目前国际SEP许可实务尚在发展中，仍有诸多模糊地带，各地法院的认知也存在相当的差异，使得涉及SEP的产业无所适从，可怜我等知识产权人员只能摸着石子过河，天天提心吊胆怕掉脑袋。

佛心的日本专利局花了几个月的时间做全球调研，于2018年6月5日出台《涉及标准必要专利的许可谈判指南（GUIDE TO LICENSING NEGOTIATIONS INVOLVING STANDARD ESSENTIAL PATENTS）》，整理出谈判过程中专利权人与SEP技术使用者应有的态度与分寸，以避免将来进入诉讼时，被视为恶意行为而导致惩罚性的制裁。虽然该指南不具法律约束力，却有高度参考价值，实在是值得推荐的小白操作手册。作者基于该指南的建议，再加上自己参与谈判的经验，来说说该怎么稳当地进行国际SEP许可谈判。

当技术使用者（潜在被许可方）发现其产品应用SEP专利技术时，可以向专利权人主动寻求许可……咳咳，这样高度自觉的技术使用者如同作者被正妹搭讪一样少见，一般发生在梦中。大部分的专利许可谈判是由专利权人发现侵权者（技术使用者），发函要求技术使用者取得专利许可开始的。

专利权人与技术使用者接触的初期，不必然会提供完整的信息，让技术使用者能评估其产品侵权的程度。但是经过几次书信往返后，技术使用者还是能取得一定的信息。在这个阶段专利权人应尽量避免以下行为，因为这些行为在未来进入诉讼时会被视为是恶意的，包括拒绝披露专利相关信息、拒绝展示SEP与标准或产品间的比对表等。毕竟，现代是文明社会，大家要讲道理。嗯。

对于专利权人而言，其挑战在于展示SEP与标准/产品间的比对。进一步来说，专利权人需证明SEP与特定标准的关系，即便SEP的权利要求能与特定标准直接对应，专利权人还得搞清楚该特定标准是属于国际通用标准、国家通用标准、国家建议标准、运营商通用标准、还是运营商建议标准等。看官心里可能有个疑问，标准不就是标准吗，咋这么复杂？是的，人世间的事就这么复杂。标准的种类非常多，有些标准是必备的，有些标准是参考用或建议用的，不必然应用在所有产品上。更麻烦的是，没有任何一份文件能告诉我们什么标准属于哪个种类，所以除非是专门搞标准的，否则一般人很难判断。还没完呢，如果该特定标准不是通用标准，专利权人还得证明该标准确实应用在技术使用者的产品中，标准这种看不见摸不着的玩意儿，要证明它存在可是超高难度技术活啊！由此可知，这阶段赋予专利权人相当沉重的举证负担。收点钱还真不容易。

而技术使用者也不是没事干的，许多国内企业在收到专利权人的警告函或律师函时，根本不于理会，其实消极不回应就是一种恶意行为，但回应不表示得和专利权人讲价，在确认侵权前，技术使用者可以合理地与专利权人讨论其他议题，像是专利是否真为SEP、何种SEP、专利是否有效、专利权人的比对表是否完整等，借此拖延一点时间评估专利质量。

双方交换意见的频率也是一门学问，可以想象专利权人希望谈判节奏加快，以期尽早获得许可费，而技术使用者肯定希望谈判速度愈慢愈好，多一事不如少一事。在这个前提下，往往专利权人会要求过短的回应时间，而技术使用者则会拖延，这都不是善意的表现。那到底多长的回覆时间算是合理呢？我?不?知?道。实务上没有标准答案，取决于讨论内容的复杂程度，一次往返沟通从几天至几个月都有可能。一切凭感觉。

不论如何，技术使用者都必须在合理的时间内回覆，以展现善意回应专利权人主张的态度，如果技术使用者有任何蓄意拖延谈判的行为，像是拒绝谈判、要求专利权人先证明SEP的必要性和稳定性再谈判、对保密协议条件过度严苛的坚持等，未来都可能对技术使用者造成不利的影响。比较**的做法是，技术使用者表达愿意考虑获得SEP许可，同时保留质疑SEP的必要性，稳定性和侵权事实的权利。人在江湖走，场面话要有。

如果专利权人顺利展示SEP与标准/产品间的对应关系，技术使用者也初步核实SEP的价值，这时进入下一个阶段，那便是专利权人提出基于FRAND原则的许可邀约给技术使用者。在这个阶段，理论上专利权人要释明为什么这样的条件符合FRAND原则，好让技术使用者能评估可否接受，这些材料可能包括：许可费计算方式、其他被许可人的许可模式等。不过，理想很丰满，现实总是太骨感，作者从没遇过任何一个专利权人愿意揭露这些信息，大家不约而同的理由是对许可合同内容有保密义务，无法揭露。这也不能说专利权人讲的不对，但更关键的因素或许是天晓得过去签署的许可合同以及现在提出的许可条件是否符合FRAND原则，因此专利权人不愿贸然揭露让技术使用者有质疑的素材。这是实务操作的一大难题，往往许可谈判就僵在这儿。

既然专利权人有义务释明许可条件是符合FRAND原则的，而实务上专利权人又不愿揭露，技术使用者可以运用这点，技巧性地重申愿在FRAND原则下取得许可，前提是专利权人提供足够的信息使其评估，这样就把球踢回给专利权人了。如果专利权人迟迟不愿揭露，未来进入诉讼时，也难以归责于技术使用者，反而是专利权人可能会被视为恶意的。

如果技术使用者有足够的信息评估许可条件，但不愿接受时，技术使用者也必须基于FRAND原则还价。还价时，技术使用者同样应附具理由，以证明其还价亦符合FRAND原则。

看官或许会觉得奇怪，假设专利权人提出的条件符合FRAND原则，那技术使用者只有接受的份，为何还能再基于FRAND原则还价？其实FRAND是一个抽象概念，指的是所有许可条件综合起来要是公平合理且无歧视的，并非单论许可费，这些条件包含专利数量、许可年限、被许可产品、付款方式、单方许可或交叉许可、许可地区等。正因为FRAND原则覆盖的层面很广，以致于实务上很难有一致且明确的规范。

经过双方你来我往讨价还价后，会产生有三种结果：达成协议、不了了之、进入诉讼。如果达成协议，接下来就是合同执行的具体操作细节了。如果是不了了之，很讨厌，它是个不****，不知道什么时候会爆炸。如果进入诉讼，谈判期间的态度和行为就可能会被法院检验，只能祈祷法官认定我们是三好学生，规规矩矩的，不要对诉讼产生负面影响就是了。


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作者 | 刘翰伦
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