能找到不容易想到的公知常识吗？

来源 | 刀刀说法
作者 | 许翰  律师 专利代理人

对《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（公开征求意见稿）的意见（6）

先看结论：

1、判断区别特征是否属于公知常识必须和实际解决的技术问题联系在一起；单独考察技术手段不能得出该技术手段是否属于公知常识。

2、 征求意见稿认为“区别技术特征属于本领域的公知常识的”，又认为“但有相反证据证明本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术的除外”；混淆了公知常识和公知的技术手段这两个概念。

第二十条

对于权利要求实际解决的技术问题，现有技术整体上给出技术启示的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十二条第三款的规定。

有下列情形之一的，人民法院可以认定存在前款所称的技术启示：

（一）现有技术公开了区别技术特征,且公开了该区别技术特征能够解决权利要求实际解决的技术问题的；

（二）区别技术特征属于本领域的公知常识的，但有相反证据证明本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术的除外；

（三）从现有技术中公开的范围内有目的地选出现有技术未明确提及的部分，但不具有预料不到的技术效果的。

评

我们先看第一个案例。

涉案专利是专利号为ZL200620046587.0号的实用新型专利。

案件过程如下：

2011年4月26日

请求人提出无效宣告请求

2012年6月27日

第18916号无效宣告请求审查决定，宣告维持第200620046587.0号实用新型专利权有效。

该专利符合专利法第二十六条第三款的规定；同时权利要求均符合专利法第二十二条第三款规定。

一审

维持无效决定。

二审

无效决定中对公开充分与创造性的认定存在逻辑矛盾。

2017年9月27日

专利复审委员会根据二审判决，重新作出审查决定。

本专利符合专利法第二十六条第三款的规定；本专利权利要求1-4相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性。

本专利方案构思简介如下：

集成电路工作时，需要时钟给出同步频率；单一的时钟产生电路仅能产生一种时钟频率。

本专利可以通过配置寄存器选择内部时钟源或者外部时钟源，从而能够产生多种时钟频率。

当选择外部时钟源时，需要使用工作模式控制电路来控制接口电路，选中外部时钟源；选择内部时钟源时不涉及工作模式控制电路。

本专利没有详细说明“工作模式控制电路”的具体结构。


无效请求人认为“工作模式控制电路”这一技术手段在说明书中公开不充分，理由为：

A、本领域技术人员无从了解用来“选中外部时钟源”的工作模式控制电路在技术方案中需要执行什么样的功能；

B、看不出“工作模式控制电路”的具体结构，也不能理解“控制外部时钟工作”这一描述的具体含义。

请求人认为，该“工作模式控制电路”的用途和结构都不明确，因此公开不充分。

无效请求人还主张：

本专利相对于现有技术（D1或D2）的区别在于“工作模式控制电路”，本专利相对于D1或者D2组合D3不具备创造性。（无效请求人主张的区别不是“还包括工作模式控制电路”）

无效决定 和 一审判决（以下统称为决定）认定：

1、关于公开不充分

A、本领域技术人员完全能够明白工作模式控制电路的功能；

B、至于工作模式控制电路的具体结构，则是本领域技术人员根据其掌握的技术能够知晓的内容，不需要在说明书中进行详细描述。

（也就是不需要公开具体结构）

2、关于创造性

结论为：区别技术特征未被D3公开也不属于公知常识。对比如下：

（也就是该特征使得技术方案具备创造性）

对区别特征实际解决的技术问题和技术效果认定如下：

区别	实际解决的技术问题	技术效果
用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路	如何对外部时钟工作模式进行连接控制	能够对外部时钟工作模式进行连接控制

二审法院认为：

纵观专利复审委员会的评价思路，

一方面认为“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”是本领域的公知常识，不需要在说明书中进行详细描述，

另一方面又认为上述区别技术特征使本专利具备了创造性，其对公开充分与创造性的认定存在逻辑矛盾，显属不当，一审法院未予纠正亦属不当，本院一并予以纠正。

因此，专利复审委员会应当重新评价本专利是否公开充分及是否具备创造性。

该案例中，无效和一审决定认为一方面认为“工作模式控制电路”不需要公开具体结构，一方面又认为该特征使得本专利具备了创造性。到一审为止，看起来该案例属于“本领域普通技术人员不容易想到将公知常识应用于最接近的现有技术”的典型案例。

业界相关观点如下：

1、在讨论公开充分和创造性这两个问题时，认定公知常识的标准是有区别的；

2、具体到本案，“工作模式控制电路”的具体实现方式是公知常识；“工作模式控制电路”对于解决特定技术问题而言不是公知常识。

如果上述观点成立，也就是存在不容易想到的公知常识，专利权人在辩解公开充分和创造性两个点上的逻辑就非常顺了：“工作模式控制电路”属于本领域的公知常识的，但本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术。

浮光掠影看该案例是看不清楚的，我们深入的看一下这个案例。

首先假定本专利公开充分，也就是“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”属于本领域的公知常识；我们对照《专利审查指南》看一看无效和一审运用三步法的过程：


无效和一审中对区别技术特征和实际解决的技术问题都做出了认定，这些认定正确吗？

首先，认定的区别技术特征是否正确？

本专利相对于D1或者D2，如果区别特认定为：用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路；那么区别到底是 控制电路的具体结构和现有技术不同，还是本专利相对于现有技术应用了公知的控制电路？决定没有进一步说明。从案情来看，应该是应用了公知的控制电路。决定认定的区别技术特征是不明确的。

其次，决定认定的发明实际解决的技术问题是否正确？

如果区别技术特征是“控制电路的具体结构”，实际解决的技术问题可以是：如何对外部时钟工作模式进行连接控制，也就是提供了新的结构且应用了这种结构。

如果区别技术特征是应用了公知的控制电路，那么实际解决的技术问题只能是应用了公知的控制电路改进了对外部时钟的控制。

从本案案情看，本专利实际区别是应用了公知的控制电路，且该控制电路不属于本专利对现有技术的贡献部分，实际解决的技术问题仅仅是应用公知的控制电路改进了对外部时钟的控制

可以看出决定对于实际解决的技术问题认定的也比较含糊笼统。

上面这一段文字看下图；情形一是决定认定的内容，情形二是本文总结的内容。


从本案公开文本、双方意见、决定可以看出，区别特征和实际解决的技术问题应当是B和D格。本专利仅仅是涉及对控制电路的应用，不涉及对控制电路的改进。见下图：


然而，从无效请求人提出的意见以及决定的行文中，看不出本专利权利要求区别于现有技术之处到底是提供了新的控制电路结构还是应用了现有的控制电路。对于区别特征和技术问题认定的不明确是决定在公开不充分和创造性判断被认为存在逻辑矛盾之处的一个重要原因。

见下图，ABCD都可以从决定中理解出来，在论述公开不充分的时候，决定的观点是B格，到了论述创造性的时候，决定的观点就不明确了


理清本案例内容后，能够发现实际上本案并没有出现一个“不容易想到的公知常识”；结构不清楚但结构容易想到的控制电路是一种公知的技术手段，是否属于公知常识还需要去考虑区别特征实际解决的技术问题，如果这个公知的技术手段对于实际解决的技术问题来说不是容易想到的，那么这个公知的技术手段（控制电路的结构）就不是公知常识了。

至于本案例到底相对于在D1和D2是否具备创造性，在D1和D2均具有内部和外部时钟并且需要控制的情况下，应用一个结构不明确但结构上容易想到的控制电路到现有技术上去实现对外部电路的控制，看起来创造性高度确实是非常低的。

我们看第二个案例。

涉案专利是专利号为ZL01242571.0的实用新型专利。

参照下图，小推车存在两种工作模式：

一、前轮锁定不可以转弯；


二、前轮未锁定可以转弯。


本专利改进之处就是提供能够处于两种工作模式的小推车。权利要求1-3限定的方案是通过销钉上下运动来卡住或者松开前轮，从而使得小推车处于锁定或者处于未锁定状态。权利要求1-3的方案已经被对比文件1公开了。

对比文件1如下：


本专利权利要求4是我们关注的重点：4、如权利要求第3项所述之前轮定位装置，其特征在于：该升降机构为一对转盘，该对转盘之间则有一旋斜面，该转盘之一端与该固定销连接。

权利要求4参照下图：


当沿着下图的绿色箭头旋转1237时，销钉122就会沿着橙色箭头上移，从而锁定车轮。

对于权利要求4，请求人提供了一份教科书作为公知常识证据，认为权利要求4的技术手段属于本领域公知常识。

无效决定认可了权利要求4的区别技术特征属于本领域公知常识，具体论述如下：

本专利权利要求4所要解决的技术问题是克服滑动嵌滑闩所带来的费力、不稳定的缺点，对比文件2公开了的螺旋传动方式是机械领域中公知的一种传动方式，但该对比文件并没有给出将这种传动方式具体应用于婴儿车前轮定位装置这一技术领域的任何启示，所有的发明创造都是将公知的机械原理、机械机构、机械传动等知识应用于具体的技术领域，从而得到解决具体技术问题的技术方案的，在不存在上述启示的前提下，本领域的技术人员不经过创造性劳动不可能在对比文件1的基础上结合对比文件2得出权利要求4要求保护的技术方案。

上述无效决定中，看起来给出了一个区别特征属于公知常识，但本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术的案例。

但事实上，无效决定在论述过程中强调了区别特征实际解决的技术问题，在该技术问题下，教科书披露的技术手段并不是解决本专利实际解决的技术问题时惯用的技术手段；也就是说，无效决定认定了“技术手段是公知的”，但该技术手段解决特定技术问题不属于“公知常识”。

可以说，公知常识的问题是专利申请、复审无效、行政诉讼实务中争议最大的一个问题。

《专利审查指南》在对创造性判断的“三步法”进行规定的时候，第二步是确定区别特征和实际解决的技术问题；第三步是判断要求保护的发明是否显而易见，在第三步中，如果区别特征为公知常识，就认为给出了得到要求保护的发明的技术启示。

从《专利审查指南》的前后逻辑、对公知常识的说明和举例来看，其对“公知常识”希望表达的意思都是：解决特定技术问题时惯用或者公知的技术手段。但是《专利审查指南》在提及公知常识时，用语是“区别特征为公知常识”，《专利审查指南》没有对公知的技术手段和“公知常识”这两个词进行强调性的区分；这带来很多不必要的误解：技术手段是公知技术手段，但是这种手段的运用不是公知的。仔细对比《专利审查指南》，如果一个公知的技术手段不能解决实际解决的技术问题，这个公知的技术手段就不属于创造性判断过程中的“公知常识”。

总结两案例

第一个案例中，决定对于区别技术特征和实际解决的技术问题确定有误，从而产生了一个看起来是“不容易想到的公知常识”。

第二个案例中，无效决定考虑了公知的技术手段不能解决本发明实际解决的技术问题，因此认为这个公知的技术手段不能和最接近的现有技术结合；也就是说，这个区别特征并非公知常识，因此也就不存在该区别特征是“不容易想到的公知常识”的说法了。

征求意见稿第二十条第二款（二）会带来什么样的问题呢？

1、判断创造性时带来更多的争议

《专利审查指南》论及创造性时，用了洋洋洒洒四页***，还举了多个例子；这种情况下还存在极大的争议、误解。征求意见稿用极简要的一句“(二）区别技术特征属于本领域的公知常识的，但有相反证据证明本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术的除外”说了公知常识这么大的事，可以预想的会带来更多的争议。

当然，相信征求意见稿的本意并不是说判断区别特征是否公知常识的时候不需要考虑技术问题，但是征求意见稿制定者内心复杂心理活动并不能表现在这短短一行字里；在具体适用的过程中，就这一行字当然的会有较大的争议。

2、可能会给专利权人带来不必要的举证义务

无效过程中，证明权利要求不具备创造性是无效请求人的义务。按照正常的逻辑，无效请求人需要去证明区别特征属于公知常识，这就包括了证明面对实际解决的技术问题时区别特征是惯用的技术手段。

按照征求意见稿字面意思（或者说错误理解了征求意见稿的情况下），无效请求人证明的内容仅仅包括了“区别特征是公知常识（或者说公知技术手段）”；专利权人需要去反证“本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术”；这样的表述，在某些场合可能会给专利权人带来极大的困扰。

3、但书条款没有必要且逻辑略显混乱

“区别特征是公知常识”但“本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术”，这样的表述看起来把“公知常识”和“应用公知常识的能力”作为了两个不同的考虑因素；按照《专利审查指南》、意见征求稿的第二十条第一款、诸多判例来看，认定区别特征属于公知常识，其实是综合考虑了解决的技术问题和技术手段，认定区别技术特征属于公知常识也就是同意了本领域普通技术人员有动机去应用公知技术手段去解决这个问题；这种情况下，再谈论“本领域普通技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术”略显混乱。

4、建议修改

（二）区别技术特征是解决本发明实际解决的技术问题时容易想到的公知技术手段的，属于本领域的公知常识的；有相反证据证明本领域技术人员不容易想到将该公知技术手段应用于最接近的现有技术的除外。

来源 | 刀刀说法
作者 | 许翰  律师 专利代理人
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