中国专利局与欧洲专利局有关创造性审查的比较
发布时间：2018.11.16 北京市查看：1195 评论：0
来源 | 三友知识产权（ID：sanyou1986）
作者 | 王小东、刘久亮
作者简介
北京三友知识产权代理有限公司
王小东【专利代理人】
毕业于中国科学院，取得微电子学与固体电子学专业博士学位。擅长半导体、微电子、电子元器件的专利申请及复审工作。曾参与多项专利局内部课题。
刘久亮【合伙人/专利代理人】
毕业于清华大学，取得环境工程专业学士学位及电子科学与技术专业第二学士学位。擅长半导体、通信、电子和计算机系统的相关专利文件的撰写、专利申请、专利检索、审查意见答复、复审及无效、专利行政诉讼、专利侵权诉讼、专利调查工作。
摘要：本文从中国专利局与欧洲专利局对本领域技术人员的定义以及创造性的审查标准分析，给出了中国专利局与欧洲专利局有关创造性规定方面的一些异同。
关键词：本领域的技术人员 创造性 公知常识
一、引言
创造性是一项发明创造能够授予专利权的实质性条件之一，是专利申请实质审查、专利无效程序、专利行政案件中涉及比例最高的法律问题，因此其审查标准也成为专利申请人或专利权人、人民法院乃至社会公众最为关注的问题。
判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步，中国专利局和欧洲专利局对创造性判断采用了基本类似的标准，都需要站在本领域技术人员的角度来对发明的创造性进行判断。
本文通过中国专利局与欧洲专利局对本领域技术人员的定义和创造性审查的规定，对他们的异同点进行了具体分析。
二、中国专利局与欧洲专利局
对于“本领域的技术人员”的定义
中国专利局和欧洲专利局都规定了在审查创造性时，必须通过“本领域的技术人员”的角度来进行把握，下面详细分析中国专利局和欧洲专利局对于“本领域的技术人员”定义的一些异同。
1．欧洲专利局对“本领域的技术人员”的规定
欧洲专利局在审查发明是否充分公开和创造性时均涉及了“本领域的技术人员”这一概念，但对“本领域的技术人员”的定义却不同。表1简要比较了欧洲专利局审查充分公开和创造性时的“本领域的技术人员”。
表1 EPO审查充分公开和创造性时本领域的技术人员的比较
根据上述定义，在审查创造性时，欧洲专利局的“本领域的技术人员”的普通技术知识有以下要求：
普通技术知识（common general knowledge）
根据欧洲专利局审查指南的规定和欧洲专利局申诉委员会的判例，判断文献记载的内容是否构成“普通技术知识”有以下原则（a）－（c）：
（a）基础手册、专著和教科书中公开的技术信息构成普通技术知识。
（b）专利文献和经过全面检索获得的技术情报通常不构成普通技术知识。
（c）如果技术领域比较新，由于教科书还不能提供相关技术知识，专利文献和科技出版物也可能构成普通技术知识。
2．中国专利局对“本领域的技术人员”的规定
根据中国专利局审查指南的规定，判断创造性和充分公开时对“本领域的技术人员”采用了相同的定义
· 即知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规试验的手段和能力，但他不具有创造能力。
· 如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规试验手段的能力。
3．中国专利局和欧洲专利局有关“本领域的技术人员”的比较
从定义来看，中国专利局对“本领域的技术人员”的定义与欧洲专利局审查创造性时的定义基本相同。对于“普通技术知识”，中国专利局审查指南定义“本领域的技术人员”时也涉及了这一概念，但没有做进一步的解释和规定。
另外，中国专利局审查指南还涉及了“公知常识”这一概念，并列举了被认为是公知常识的内容：例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。
如果中国专利局审查指南中的“普通技术知识”等同于欧洲专利局审查指南中“普通技术知识”的含义，那么，根据中国专利局审查指南对“公知常识”的举例说明可看出，“公知常识”构成“普通技术知识”的一部分，或者说至少二者存在重叠的部分。
而欧洲专利局在其判例中对 “公知常识”进行了总结，通常是指基本手册、专论和教科书中包含的与主题相关的信息。作为例外，如果本发明研究领域非常新，在教科书中没有相关的技术知识，则公知常识还可以是包含在专利说明书或科学出版物中的信息。
三、中国专利局和欧洲专利局
关于创造性审查的比较
创造性，也称非显而易见性，是授予专利权的重要实质条件。与新颖性相比，创造性的判断是专利审查过程中一个更为关键而复杂的问题。
欧专局在判断创造性时，根据其指南的规定，审查员通常采用“问题和解决方案”的判断方法，同样有三步法的判断准则：
（1）确定最接近的已知技术；
（2）确定需要解决的技术问题；
（3）从上述最接近已知技术和技术问题出发，判断权利要求所述的发明对于所属技术领域里的普通技术人员来说是否显而易见。
在上面第（3）步判断时，欧洲专利局规定了采用“Could-would”方法，即在面对需要解决的技术问题时，本领域的技术人员基于现有技术整体的启示是否愿意改进最接近的现有技术，而不是是否能够改进最接近的现有技术。
最接近的已知技术例如可以是：
A 在所属技术领域中的一种已知技术的组合，这种组合具有和权利要求所述发明最为接近的技术效果、目的、或者用途；
B 在所述技术领域中的一种已知技术的组合，这种组合和权利要求所述发明所共有的技术特征数目最多，并能实现发明的功能。
这种判断方式，从发明人角度、由检索到的现有技术和发明所要解决的技术问题出发，判断所属领域的技术人员能否显而易见地导出发明的技术方案，使得思维方式与发明创造实际做出时的思路基本一致，将主观因素限制到一个很小的范围，结论相对客观公正。
当通过检索确定的一篇最接近的现有技术文件在文字上没有明确地或隐含地公开某申请的权利要求中所包含的全部技术特征，即二者存在区别技术特征时，需要考察权利要求是否具有创造性。
如果所述的区别技术特征也未被其它的现有技术文件公开，则认为该权利要求具有创造性；如果所述的区别技术特征也已经被其它的现有技术文件公开，在这种情况下，需要仔细地对比所述区别技术特征在第二篇对比文件中所起的作用或解决的技术问题与其在申请文件中所起的作用或解决的技术问题是否相同，若二者相同，则认为该权利要求不具有创造性，但如果二者的作用不同，则不适合质疑权利要求的创造性，理由是对比文件二中并未提供解决所述技术问题的任何启示。
需要特别指明的是，除上述一般情况以外，还有一种特殊情况，即权利要求中所包含的全部技术特征都已经被一篇最接近的现有技术文件公开，但分布在不同的实施例中。
举例说明，某申请的权利要求1包含A、B、C和D四个技术特征，而在最接近的现有技术文件中，实施例1公开了A、B、C三个技术特征，实施例2公开了A、B、D三个技术特征。毫无疑问，以上权利要求1是具备新颖性的。如果在所述最接近的现有技术文件中存在可以将技术特征D应用到实施例1中的启示，或者存在可以将技术特征C应用到实施例2中的启示，则可以采用与将两篇现有技术文件结合起来评价权利要求的创造性的方式相同的方式，将一篇现有技术文件中的两个不同实施例结合起来共同质疑权利要求的创造性。
并且，欧洲专利局申诉委员会在关于创造性判断时涉及“公知常识”给出了以下结论：
公知常识一般情况下是不需要举证的；
当有关方或欧洲专利局提出质疑时，需要提交证据证明；
如果有关方没有对审查小组关于公知常识的事实提出质疑，在驳回决定中首次引入证明公知常识的证据不违反听证原则；
但是如果有关方对审查小组关于公知常识的事实提出质疑，在驳回决定中首次引入证明公知常识的证据违反听证原则。
中国专利局同样规定了判断创造性的标准，根据审查指南的规定，采用“三步法”来判断发明的创造性：
（1）确定最接近的已知技术；
（2）确定发明的区别特征和实际要解决的技术问题；
（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
审查指南进一步规定了：
要从最接近的现有技术和发明实际所要解决的技术问题出发，确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。
也就是说，需要从现有技术的整体来考量是否具备创造性。审查指南进一步规定了当区别特征为“公知常识”时，发明不具备创造性，并且对于公知常识的举证进行了规定，即审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。
为了有助于创造性的判断，我国审查指南第二部分第四章第3.3节规定了创造性的辅助性审查基准（欧洲专利局同样有类似审查标准）：
(1)发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题；
(2)发明克服了技术偏见；
(3)发明取得了预料不到的技术效果；
(4)发明由于其技术特征直接导致在商业上获得成功。
显然，一般审查基准侧重于考察发明的技术解决方案对本领域的技术人员来说是否显而易见，辅助性审查基准侧重于考察技术效果（例如，预料不到的效果，商业上的成功等）是否显而易见。
可见，中国专利局和欧洲专利局在判断创造性时都采用了“显而易见性”，具体采用“三步法”的原则，判断原则基本类似，欧洲专利局规定了在具体判断是否具备创造性时采用“Could-would”方法。中国专利局和欧洲专利局对于“公知常识”的定义和举证的规定有所不同，欧洲专利局的定义更加明确，并且对于举证的规定也更加具体。
四、结论
由上述分析可知，中国专利局和欧洲专利局对于创造性的判断的原则基本上是一致，只是欧洲专利局在判断创造性时对于采用的现有技术规定更加细致和具体，并且，由于中国专利局对于“公知常识”的定义和举证规定不够明确，通过实际审查过程可以发现，审查员对于“公知常识”的使用比较频繁，而欧洲专利局由于检索系统（EPOQUE检索系统）、检索手段和检索能力比较突出，并且对“公知常识”的定义和举证规定更加明确，并且在具体判断是否具备创造性时具体采用“Could-would”方法，因此，欧洲专利局在判断创造性时比较客观。
参考文献
1.《专利审查指南》2010版，知识产权出版社，2010年1月。
2.《GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEA***ATENT OFFICE》，2015年11月。
来源 | 三友知识产权（ID：sanyou1986）
作者 | 王小东、刘久亮
地址 | https://mp.weixin.qq.com/s/tjAPlOof9CfrxUhe7T251g
作者 | 王小东、刘久亮
作者简介
北京三友知识产权代理有限公司
王小东【专利代理人】
毕业于中国科学院，取得微电子学与固体电子学专业博士学位。擅长半导体、微电子、电子元器件的专利申请及复审工作。曾参与多项专利局内部课题。
刘久亮【合伙人/专利代理人】
毕业于清华大学，取得环境工程专业学士学位及电子科学与技术专业第二学士学位。擅长半导体、通信、电子和计算机系统的相关专利文件的撰写、专利申请、专利检索、审查意见答复、复审及无效、专利行政诉讼、专利侵权诉讼、专利调查工作。
摘要：本文从中国专利局与欧洲专利局对本领域技术人员的定义以及创造性的审查标准分析，给出了中国专利局与欧洲专利局有关创造性规定方面的一些异同。
关键词：本领域的技术人员 创造性 公知常识
一、引言
创造性是一项发明创造能够授予专利权的实质性条件之一，是专利申请实质审查、专利无效程序、专利行政案件中涉及比例最高的法律问题，因此其审查标准也成为专利申请人或专利权人、人民法院乃至社会公众最为关注的问题。
判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步，中国专利局和欧洲专利局对创造性判断采用了基本类似的标准，都需要站在本领域技术人员的角度来对发明的创造性进行判断。
本文通过中国专利局与欧洲专利局对本领域技术人员的定义和创造性审查的规定，对他们的异同点进行了具体分析。
二、中国专利局与欧洲专利局
对于“本领域的技术人员”的定义
中国专利局和欧洲专利局都规定了在审查创造性时，必须通过“本领域的技术人员”的角度来进行把握，下面详细分析中国专利局和欧洲专利局对于“本领域的技术人员”定义的一些异同。
1．欧洲专利局对“本领域的技术人员”的规定
欧洲专利局在审查发明是否充分公开和创造性时均涉及了“本领域的技术人员”这一概念，但对“本领域的技术人员”的定义却不同。表1简要比较了欧洲专利局审查充分公开和创造性时的“本领域的技术人员”。
表1 EPO审查充分公开和创造性时本领域的技术人员的比较
审查充分公开时的定义 | 审查创造性时的定义 |
一般技术人员，知晓申请日前本领域的所有普通技术知识。具有本领域的常规试验的手段和能力。 | 一般技术人员，知晓申请日之前本领域的所有普通技术知识。具有本领域的常规试验的手段和能力。 |
能够获知该领域中所有的现有技术，特别是检索报告中引用的文献。 如果所要解决的技术问题促使本领域的技术人员在其它技术领域寻找解决方法，他也具有从其它技术领域寻找解决该问题的方法的能力。 | |
知晓申请文件本身以及其引证文件的教导。 |
根据上述定义，在审查创造性时，欧洲专利局的“本领域的技术人员”的普通技术知识有以下要求：
普通技术知识（common general knowledge）
根据欧洲专利局审查指南的规定和欧洲专利局申诉委员会的判例，判断文献记载的内容是否构成“普通技术知识”有以下原则（a）－（c）：
（a）基础手册、专著和教科书中公开的技术信息构成普通技术知识。
（b）专利文献和经过全面检索获得的技术情报通常不构成普通技术知识。
（c）如果技术领域比较新，由于教科书还不能提供相关技术知识，专利文献和科技出版物也可能构成普通技术知识。
2．中国专利局对“本领域的技术人员”的规定
根据中国专利局审查指南的规定，判断创造性和充分公开时对“本领域的技术人员”采用了相同的定义
· 即知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规试验的手段和能力，但他不具有创造能力。
· 如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规试验手段的能力。
3．中国专利局和欧洲专利局有关“本领域的技术人员”的比较
从定义来看，中国专利局对“本领域的技术人员”的定义与欧洲专利局审查创造性时的定义基本相同。对于“普通技术知识”，中国专利局审查指南定义“本领域的技术人员”时也涉及了这一概念，但没有做进一步的解释和规定。
另外，中国专利局审查指南还涉及了“公知常识”这一概念，并列举了被认为是公知常识的内容：例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。
如果中国专利局审查指南中的“普通技术知识”等同于欧洲专利局审查指南中“普通技术知识”的含义，那么，根据中国专利局审查指南对“公知常识”的举例说明可看出，“公知常识”构成“普通技术知识”的一部分，或者说至少二者存在重叠的部分。
而欧洲专利局在其判例中对 “公知常识”进行了总结，通常是指基本手册、专论和教科书中包含的与主题相关的信息。作为例外，如果本发明研究领域非常新，在教科书中没有相关的技术知识，则公知常识还可以是包含在专利说明书或科学出版物中的信息。
三、中国专利局和欧洲专利局
关于创造性审查的比较
创造性，也称非显而易见性，是授予专利权的重要实质条件。与新颖性相比，创造性的判断是专利审查过程中一个更为关键而复杂的问题。
欧专局在判断创造性时，根据其指南的规定，审查员通常采用“问题和解决方案”的判断方法，同样有三步法的判断准则：
（1）确定最接近的已知技术；
（2）确定需要解决的技术问题；
（3）从上述最接近已知技术和技术问题出发，判断权利要求所述的发明对于所属技术领域里的普通技术人员来说是否显而易见。
在上面第（3）步判断时，欧洲专利局规定了采用“Could-would”方法，即在面对需要解决的技术问题时，本领域的技术人员基于现有技术整体的启示是否愿意改进最接近的现有技术，而不是是否能够改进最接近的现有技术。
最接近的已知技术例如可以是：
A 在所属技术领域中的一种已知技术的组合，这种组合具有和权利要求所述发明最为接近的技术效果、目的、或者用途；
B 在所述技术领域中的一种已知技术的组合，这种组合和权利要求所述发明所共有的技术特征数目最多，并能实现发明的功能。
这种判断方式，从发明人角度、由检索到的现有技术和发明所要解决的技术问题出发，判断所属领域的技术人员能否显而易见地导出发明的技术方案，使得思维方式与发明创造实际做出时的思路基本一致，将主观因素限制到一个很小的范围，结论相对客观公正。
当通过检索确定的一篇最接近的现有技术文件在文字上没有明确地或隐含地公开某申请的权利要求中所包含的全部技术特征，即二者存在区别技术特征时，需要考察权利要求是否具有创造性。
如果所述的区别技术特征也未被其它的现有技术文件公开，则认为该权利要求具有创造性；如果所述的区别技术特征也已经被其它的现有技术文件公开，在这种情况下，需要仔细地对比所述区别技术特征在第二篇对比文件中所起的作用或解决的技术问题与其在申请文件中所起的作用或解决的技术问题是否相同，若二者相同，则认为该权利要求不具有创造性，但如果二者的作用不同，则不适合质疑权利要求的创造性，理由是对比文件二中并未提供解决所述技术问题的任何启示。
需要特别指明的是，除上述一般情况以外，还有一种特殊情况，即权利要求中所包含的全部技术特征都已经被一篇最接近的现有技术文件公开，但分布在不同的实施例中。
举例说明，某申请的权利要求1包含A、B、C和D四个技术特征，而在最接近的现有技术文件中，实施例1公开了A、B、C三个技术特征，实施例2公开了A、B、D三个技术特征。毫无疑问，以上权利要求1是具备新颖性的。如果在所述最接近的现有技术文件中存在可以将技术特征D应用到实施例1中的启示，或者存在可以将技术特征C应用到实施例2中的启示，则可以采用与将两篇现有技术文件结合起来评价权利要求的创造性的方式相同的方式，将一篇现有技术文件中的两个不同实施例结合起来共同质疑权利要求的创造性。
并且，欧洲专利局申诉委员会在关于创造性判断时涉及“公知常识”给出了以下结论：
公知常识一般情况下是不需要举证的；
当有关方或欧洲专利局提出质疑时，需要提交证据证明；
如果有关方没有对审查小组关于公知常识的事实提出质疑，在驳回决定中首次引入证明公知常识的证据不违反听证原则；
但是如果有关方对审查小组关于公知常识的事实提出质疑，在驳回决定中首次引入证明公知常识的证据违反听证原则。
中国专利局同样规定了判断创造性的标准，根据审查指南的规定，采用“三步法”来判断发明的创造性：
（1）确定最接近的已知技术；
（2）确定发明的区别特征和实际要解决的技术问题；
（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
审查指南进一步规定了：
要从最接近的现有技术和发明实际所要解决的技术问题出发，确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。
也就是说，需要从现有技术的整体来考量是否具备创造性。审查指南进一步规定了当区别特征为“公知常识”时，发明不具备创造性，并且对于公知常识的举证进行了规定，即审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。
为了有助于创造性的判断，我国审查指南第二部分第四章第3.3节规定了创造性的辅助性审查基准（欧洲专利局同样有类似审查标准）：
(1)发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题；
(2)发明克服了技术偏见；
(3)发明取得了预料不到的技术效果；
(4)发明由于其技术特征直接导致在商业上获得成功。
显然，一般审查基准侧重于考察发明的技术解决方案对本领域的技术人员来说是否显而易见，辅助性审查基准侧重于考察技术效果（例如，预料不到的效果，商业上的成功等）是否显而易见。
可见，中国专利局和欧洲专利局在判断创造性时都采用了“显而易见性”，具体采用“三步法”的原则，判断原则基本类似，欧洲专利局规定了在具体判断是否具备创造性时采用“Could-would”方法。中国专利局和欧洲专利局对于“公知常识”的定义和举证的规定有所不同，欧洲专利局的定义更加明确，并且对于举证的规定也更加具体。
四、结论
由上述分析可知，中国专利局和欧洲专利局对于创造性的判断的原则基本上是一致，只是欧洲专利局在判断创造性时对于采用的现有技术规定更加细致和具体，并且，由于中国专利局对于“公知常识”的定义和举证规定不够明确，通过实际审查过程可以发现，审查员对于“公知常识”的使用比较频繁，而欧洲专利局由于检索系统（EPOQUE检索系统）、检索手段和检索能力比较突出，并且对“公知常识”的定义和举证规定更加明确，并且在具体判断是否具备创造性时具体采用“Could-would”方法，因此，欧洲专利局在判断创造性时比较客观。
参考文献
1.《专利审查指南》2010版，知识产权出版社，2010年1月。
2.《GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEA***ATENT OFFICE》，2015年11月。
来源 | 三友知识产权（ID：sanyou1986）
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