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要求本国优先权,在先申请视为撤回的问题。

发布时间:2010.07.06 广东省查看:18454 评论:11

审查指南第一部分第一章6.2.2.5
申请人要求本国优先权的,其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。

申请人要求本国优先权,经初步审查认为符合规定的,审查员应当对在先申请发出视为撤回通知书。申请人要求两项以上本国优先权,经初步审查认为符合规定的,审查员应当针对相应的在先申请,发出视为撤回通知书。

被视为撤回的在先申请不得请求恢复。

和同事讨论有如下疑问,一方认为要求本国优先权必须初审合格以后,在先申请才被视为撤回;另一方认为只要提出了在后申请,则无论最终是否初审合格,在先申请都已经被视为撤回了。此2种说法在论坛上视乎也都各有支持的人。询问果汁局的人,他们给出的答案是第一种说法,但是又没合理的理由驳回第二种说法。

另外在6.2.2.1中也将到,判断在先申请是否被授予专利权是以在后申请的申请日判断的,如果在初审过程中,在先申请获得了专利权,那么在后申请就视为未要求优先权,而不是以前的指南中规定的“只要优先权的要求符合规定,应当及时通知申请人退回已发出的授予专利权通知书,专利局收到退回的通知书后应当将申请人已缴纳的有关费用退回”。

如果在先申请是自提出之日起就视为撤回,那么以前指南中的规定就好理解了,但是新指南更改规定视乎就颇为费解。


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评论列表

  • 第1楼
    好问题,看书看得真仔细呀
    说说我的看法,首先,R32明确规定“申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。”我理解这句话里的“要求本国优先权”指的是申请人提出的声明已符合程序要求(例如在规定时限以内、申请号和申请日中已填写正确、主体一致等等),然后才需要接受要求本国优先权的后果,即,在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。如不符合程序要求,则视为未要求优先权,也就谈不上后果。
    其他问题也挺复杂,留到晚上再说,呵呵

    2010/07/06 17:32 [来自北京市]

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  • 第2楼
    本帖最后由 solo307 于 2010-7-7 20:36 编辑

    昨晚这里当机,没法回帖,现在补上
    总的来说,字面上的“要求本国优先权”行为按其是否合法可以分为两种,一种是程序合法,则初审通过,在先申请自后一申请提出之日(即申请日)起视为撤回;另一种是程序不合法,则初审不合格,视为未要求优先权,在先申请仍然有效。R32所说的“要求本国优先权”应理解为第一种。如果在视为未要求优先权的情况下,仍然将在先申请视为撤回且不得恢复,申请人有可能遭受损失且无法得到救济。

    至于现行指南对在先申请已授权的情况下的处理程序的修改,据说是因为原来的程序太复杂且双方时间上不好控制,有可能影响专利授权公告的正常发布(例如申请人迟迟未退回授权通知书造成程序延滞),所以将判断在先申请是否已授权的方式从原来的是否已公告挪到是否已办理登记手续,即,如果申请人希望在后申请要求优先权,即使接到在先申请的授权通知书和办理登记手续通知书,也可以不去办理登记手续,那么在先申请仍然处于未授权状态,优先权的要求符合规定;如果申请人改变主意不要求优先权,则在办理登记手续后,即判断该在先申请已处于授权状态,此时应向在后申请发出视为未要求优先权通知书。

    2010/07/07 20:32 [来自北京市]

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  • 第3楼
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

    2010/07/08 10:31 [来自广东省]

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  • 第4楼
    本帖最后由 solo307 于 2010-7-9 23:22 编辑

    根据现行指南的规定,申请人希望要求本国优先权但又未提出在后申请时,如果已收到在先申请的办登通知,应选择不办理,这样,就使在先申请处于“尚未授权状态”,然后尽快提交在后申请,此时优先权要求符合规定,在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。另一种情况是,在收到在先申请的办登通知后,申请人选择办登,那么就不能再以该在先申请为基础要求本国优先权,因为即使提出了声明,也会被视为未要求优先权。

    2010/07/08 17:49 [来自北京市]

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  • 第5楼
    回复 5# solo307

    solo兄,06指南下是否对先申请的授权有选择的机会呢?我有一点点疑惑。

    你说到“以前是即使已经办登,也会受到专利局要求退回授权通知书的通知,然后还可以选择退或者不退”,我没有办理过这方面业务因此没有经验,但是根据老指南似乎申请人并没有选择的余地。06指南说:“审查优先权时,如果发现专利局对在先申请发出授予专利权通知书,只要优先权的要求符合规定,应当及时通知申请人退回已发出的授予专利权通知书,专利局受到退回的通知书应当将申请人缴纳的有关费用退回。”  06指南并没有规定申请人不退回的情况,因为如果允许不退回,就导致先申请授权,而后申请的优先权手续一切合格也没有理由视为未要求优先权(后申请申请日前先申请并未授权,先申请是在后申请申请日以后授权的)。所以这才导致根据06指南,审查员必须要等待申请人退回通知书。

    2010/07/09 15:46 [来自北京市]

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  • 第6楼
    本帖最后由 solo307 于 2010-7-9 23:35 编辑

    XellOs,我在5楼对06版指南的解读纯粹是出于推测,并无实务操作经历。我现在觉得你的理解是对的,为了避免误导,我把5楼的原帖修改了一下。
    顺便说一下,刚才去看了一下规程,发现规程上早就规定了2010版指南的做法,所以2010版指南只不过是把规程上的操作程序公开了而已。然而,在2010版指南出台之前,规程的此规定明显与当时的06指南冲突。
    规程:"在先申请的主题,应当尚未授予专利权。在后申请提出时,如果专利局已经针对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书,且申请人已缴纳相关费用的,视为在先申请已经被授权,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。
     在后申请提出时,如果专利局已经针对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书,申请人尚未缴纳相关费用的,视为在先申请尚未被授权,优先权要求成立。"

    2010/07/09 23:18 [来自北京市]

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