【第50期】江国泉：专利运营及诉讼防御

沙发

本帖最后由 MrDWade 于 2016-12-21 00:02 编辑

我推荐的第一名老师，
是平安夜12月24日  (周六)  19:30～21:30
要为大家讲课的主讲：江国泉 鼎智管理顾问有限公司 法律顾问暨资深业务...江国泉老师，我还没有见过他，
但是2016年10月30日星期天的下午，他跟我聊了好久我们共同的中华民族专利事业呢。
我就邀请他来思博学院为大家讲课呢，
如果大家也有认识特别牛、人特别好的老师，
烦请一定也像我一样，介绍给小助教洪屹（微信号s_mysipo）


我这里就把江国泉老师他跟我讲过的内容，跟大家做做分享。
期望大家感兴趣，
然后喊身边认识的在大陆企业从事专利工作的小伙伴，
都过来听，免费听直播 《专利运营及诉讼防御分享》
有价值的专利方能透过许可、交易及诉讼等途径替权利人带来超乎预期的效益，而无价值的专利则是专利权人挥之不去的梦靥。

课程简介：

　　专利是企业拓展市场的有利工具，因法律赋予了专利权人独占权能，然而申请专利的最终目的在于创造价值，否则庞大的申请布局及年费负担迟早会成为专利权人的财务负担。有价值的专利方能透过许可、交易及诉讼等途径替权利人带来超乎预期的效益，而无价值的专利则是专利权人挥之不去的梦靥。

　　另，专利诉讼早已是干预商业发展的合法箝制手段，如何有效防御专利诉讼的侵扰早已成为当前各大科技公司所亟思解决的难题，防御的方式则包括了和解谈判、无效专利、另辟战场、专利反诉及利益交换等手段，如何有效运用这些方法来帮助企业从诉讼战场上脱身并换取有利的退场条件，将有赖于企业如何运用经营智慧来化危机为转机。希望本堂课能对法律及专利界的朋友们有所帮助。

我推荐的第一名老师，
是平安夜12月24日  (周六)  19:30～21:30
要为大家讲课的主讲：江国泉 鼎智管理顾问有限公司 法律顾问暨资深业务...
都过来听，免费听直播 《专利运营及诉讼防御分享》
有价值的专利方能透过许可、交易及诉讼等途径替权利人带来超乎预期的效益，而无价值的专利则是专利权人挥之不去的梦靥。


届时论坛的思博学院版块还会出现讨论帖，
到时候大家及时回帖互动啊，江老师会回答你的问题呢。



另外，他写过这篇文章

[hide]从美国专利规费调涨观点审视当前企业专利布局思维
香港商御智管理顾问有限公司台湾分公司江国泉经理


当前各国专利法规无不赋予专利权人对其获准专利享有独占权能，任何人均不得在未经专利权人同意的前提下擅自生产、使用、销售、销售之要约及进口专利相关之产品或利用受专利保护的制造方法。各国诸如此类的立法宗旨，目的不外乎系为保护发明人的智慧结晶不被任何人非法盗用，藉此立法激发其永续创新的意愿，让整体产业由此不断涌现新技术，市场亦能流通更多更具功能性及新颖性的新产品，终而达到促进产业升级及提升市场发展之终极目标。
获准专利权能否就此妥善保护发明人之智慧结晶，须看其权利范围及全球布局策略是否得宜而定。论及企业的专利布局管理政策，首先应考虑申请专利之目的性，其次再详酌该专利申请应如何配合其市场发展策略。就专利申请目的而言，如提出申请案之目的性越明确，未来该专利运用所衍生的价值亦将随之水涨船高，换言之，申请人对于专利说明书所涵盖的权利项范围及该申请专利未来用途（系要作为将来主张侵权诉讼、授权或反诉他人侵权指控的武器），应当于提出该专利申请案前即先有通盘规划后，再提出申请为宜，否则日后该获准的专利多数仅系沦为缴交维护费的壁纸而无实质用途。换言之，将专利申请数及专利领证数当作是智财营运表现及绩效的评估指针的惯用模式早已过时，唯有透过专业方法优化及活化智慧财产，方能极大化其智财营运绩效1。特别是在提出专利申请案前，除了妥善规划说明书之权利范围外，对于如何能让竞争对手的产品、组件或外观设计落入其权利范围，早已成为现今许多知名科技大厂提出专利申请前的主要考虑。如同美国苹果公司（Apple Inc.）于2012年于美国专利商标局（USPTO）所获准之智能型手机抽屉式组件（Mini-Sim Connector）2，此将为下一波全球智能型手机专利诉讼预埋导火线，而其主要竞争对手韩国三星电子（Samsung）手中握有全球排名居前的4G-LTE专利数量或许能成为其与Apple漫无止境的全球智能型手机专利大战中，助其扳回一城的有力炮火。另就配合市场发展布局的角度观之，专利申请地则应以主要竞争者所在地、客户所在地及未来市场发展地为考虑，除为防范在当地遭受竞争者的专利箝制外，同时也保障客户免遭无谓的骚扰。
专利诉讼主要是伴随着公司市场利益之争夺而行，如无此市场利益之争，即不存在发动诉讼的诱因。尤其是当公司已投入巨资从事产品研发及专利布局后，如届时专利商品的市占率仍无法完全凌驾竞争对手之上时，专利诉讼随即成为迫使竞争者屈服的主要武器。诚如前鸿海法务长周延鹏律师所述：“其实所有的诉讼，都是为了抢市场”，即便是以当今为全球众所瞩目的智能型手机专利战火为例，其潜藏于专利诉讼背后的主因皆是权利人为扩张其商品市场占有率。但反观当前仍有许多公司仅将营运重心置于如何迅速赚取利益为先，至于内部智慧资产保护等相关配套措施在公司尚未获利前，通常不是专利申请预算遭搁置，就是根本无暇规划完整的专利管理制度。正所谓“利之所在，弊之所趋”，特别是当某个产业萌现商机时，即出现许多新进业者竞相投入，希冀能就此分食市场大饼，但在利字当头下，往往容易忽略日后可能引爆的专利侵权纠纷，故当获取利润之际，即是遭诉讼袭击之时。
就专利布局成本而***所谓“兵马未进，粮草先行”，外国大厂的专利申请通常早于商品的市场销售活动之前，他们除愿先耗费巨额成本着墨于产品或制程之专利案件质量及全球专利布局政策之外，即便是委外代工，也必以率先获取代工产品的相关专利或授权及愿意承担权利瑕疵担保责任之供货商为考虑合作对象，故在商品成功市场化后，这些大厂因早已将权利瑕疵担保责任透过合约转嫁至供货商，故能从容因应随巨额获利而来的专利侵权指控。春秋左传有云“匹夫无罪，怀璧其罪”，赚钱的公司容易成为侵权指控的锁定目标早已是其于商业发展历程中所无法摆脱的宿命，特别是获利性位居各产业前茅的龙头大厂早将面对专利诉讼当作是其日常营运活动中所不可或缺的环节，从年度预算中提拨固定比例作为诉讼因应成本已是常态，诸如美国苹果公司（Apple Inc.）、微软（Microsoft）、韩国三星电子（Samsung）、芬兰诺基亚公司（Nokia）或甚至是台湾的宏达电（HTC），目前正在全球各热门市场地法院遭逢诸多专利侵权诉讼的骚扰。这点从2012年8月份全球新闻媒体竞相刊登美国北加州地方法院9名陪审团员认定韩国三星电子（Samsung）因侵犯iPhone、iPad等苹果公司旗下手机及平板计算机等6件相关美国专利而遭判赔10.5亿美元3，及Samsung随即于10月份在英、荷二地法院获得不侵害Apple欧盟专利等判决观之，即可见得营利事业体的获利能力与承受专利侵权诉讼的机率已成正比，特别是知名品牌商间为积极捍卫其智慧资产及公司商誉所付出的努力背后更是隐藏着外人所难以估算的天价律师费。专利诉讼作为箝制对手商业发展的策略性手段，早已司空见惯，故即早重视专利质量及建置良好专利管理制度者，其成功反制专利诉讼侵扰的机率也相对较高，专利的价值即在于此。
专利权由于排他性较其他知识产权要高之外，同时其亦必须通过专责机关审查而获准权利保护，但因专利申请过程及获准后的定期维护皆须让权利人负担相当的成本，故当前企业对于为何要申请专利？预计在哪些国家申请及该如何申请等因素都必须先审慎评估后，方得为之。特别是专利申请区域，由于各国专利制度均实行属地主义4，专利权人欲在某国主张专利权能，则必须先于当地专利主管机关获准专利，故如何能将规划专利申请国别与市场未来发展方针妥善结合，将会是日后抑制竞争对手的重要关键。另从国际智财保护的角度观之，过去因保护工业财产权之巴黎公约（Paris Convention）并无规范成员国违反公约之惩处措施，故导致诸如美国此等拥有较多专利的成员国在面临其他国厂商侵犯其专利时，几乎完全无法透过该公约予以制裁，故以美国为首的已开发国家于九○年代初期透过乌拉圭回合谈判催生出了WTO之TRIPs（世界贸易组织之与贸易相关之知识产权协议）该协议除已立法催生出先前巴黎公约所不具备的智财争端解决机制外，更要求所有世界贸易组织（WTO）会员国不仅应在智财保护程度上须达到该协议所要求之最低保护标准原则外，更积极鼓励会员国能透过国内立法制定门坎更高的智财保**规，以求先由会员国内部能落实智慧财产保护。此外，美国更是动辄祭出特别301条款，让每年位列观察名单之国家必须在牵就贸易出口压力之前提下，设法提升国内智财保护制度的门坎，否则光是耗费巨资因应美国专利诉讼程序将会是无法挣脱的苦难，特别是国际贸易委员会（ITC）的禁制令及联邦地院陪审团集体表决损害赔偿额等制度，往往也容易让海外的被告公司需耗费巨资应诉，这亦是其之所以不遗余力地在国际间倡导智慧财产保护，使其国内的创新成果不为其他人所任意模仿，掠夺其庞大商业利益。
美国专利商标局（USPTO）于全球经济景气衰退之近五年间（2008年至2013年），已连续数次调涨专利规费，特别是****于2011年通过了美国专利改革法案（Leahy-Smith America InventsAct）5后至今，其专利规费已历经了三次的调涨，调涨范畴涵盖了申请、审查及维护费等诸多规费项目，涨幅高达20%以上，此举无疑加重了全球专利申请人的成本负担。各大企业在规划专利布局策略时，美国专利申请案往往被列为重点考虑项目，主因除了美国是许多国家不可或缺的重要出口市场及贸易策略伙伴，而有在当地申请专利的必要性之外，如日后有专利交易的需求发生时，美国专利的价值也较易获买方的青睐，交易价格通常也高过其他国家专利。美国USPTO调高专利规费的行政措施亦具有指标性带头作用，此举势必引发其他国家专利专责机关的跟随性调涨，终而使全球专利规费未来将随之调高。虽说专利申请案多半是为因应客户要求及配合产品外销市场所需，但在规费已高过以往的今天，该如何将资源着重在最有用的专利申请案上，反倒成为专利申请前必须要审慎评估的课题。
知名企业的专利申请案不仅系为配合其商业发展策略，同时也着重了申请案的目的性及专利说明书的质量，故而能不计成本地在全球各市场所在地国申请相应的专利保护，为的则是将来在获准专利后，即能据此实施其独占权能，或采诉讼、授权及防御等手段来获取利益及保护自家商品，故全球专利规费的调涨对其影响较小，另因为专利质量佳，日后回收专利利益总是指日可待。
过去或许系因专利等智慧资产在廿一世纪后一跃成为台湾产、官、学界的显学而开始蒙受积极的重视，或因获准专利数量已成为企业并购案及大专院校评比的重要衡量指标，或者是专利申请案的规费无法与今日相比等多重因素的影响下，专利专责机关每年受理的申请案数量节节增高，但重量不重质的申请案件却也因而层出不穷，特别是许多企业多倾向藉由以量制价的方式将全球专利申请案全委由单一事务所代为办理，企图藉此压低单一专利案件的申请成本来享有规模经济的优势，但殊不知专利申请案质量却也连带受到影响，即便申请人获准了这些效益较差的专利，其日后除难以据此主张专利权能之外，每年尚须就此支出庞大的维护费用，尤其是当企业内部从未设置专利审查机制逐年评比淘汰无用之专利者，则这些专利在保护期限届满前所需缴交的年费恐将难以估算。特别是在全球经济景气不若以往，但专利规费却又节节高涨的今日，申请人如不再积极着重每件专利申请案的质量，而又继续如往常般地漫无目的申请专利者，则专利申请及维护的成本日后恐将成为各大公司的财政负担。
综上所述，从专利规费调涨的角度观之，其亦有正面的作用存在，主要目的系在于提醒专利申请人务将资源集中于质量较佳的申请案，避免日后继续耗费成本于诸多无益的专利目标上。


参考数据：
1.周延鹏律师，《智富集-智慧财产营运绩效不应以量取胜别再花时间维护过时专利！》，DIGITIMES电子时报，2013年4月25日出版。
2.US 8,337,223
3.Apple Inc. v.Samsung Electronics Co. Ltd. et al (Case 5:11-cv-01846-LHK  Document 1931),Filed 08/24/2012.
4.Paris ConventionArticle 4bis (1)（Patents applied for in thevarious countries of the Union by nationals of countries of the Union shall beindependent of patents obtained for the same invention in other countries,whether members of the Union or not.）参考网址：http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html（最后点阅日期：2013年4月11日）。
5.《Leahy-Smith America Invents Act Implementation》，参考网址：http://www.uspto.gov/aia_implementation/index.jsp（最后点阅日期：2013年4月18日）。

来源：智财交易加值服务网《群创智财月刊》

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不知道自己有没有账号怎么办？不会发帖回帖怎么办？http://bbs.mysipo.com/thread-527090-1-1.html 前18个回帖的每个人奖励10个果子。

感谢分享。。。。。

你昨晚听了吗，我听了