关于restriction/election

发布时间：2016.10.28 广东省查看：7511 评论：30

大家好，请教大家一个问题。最近收到几个美国的restriction/election的通知书，有一个感觉就是，审查员发election发的莫名其妙，比如说，独权里限定了一种盐AB，其中B是固定的基团，A选自镁离子、钙离子、铜离子等大约六七个离子，然后审查员就要求election，选择其中一个离子。而同样的申请，在中国和欧洲，都没有遇到这种情况。答复这个election，即使是直接选择一个，美国事务所也要收代理费，我们很多客户都不能理解，所以我在这里有一个问题：是否可以在提交美国申请时（我们主要是PCT进入）就直接主动提出election？

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yujianaa

第1楼

你们是本地所吧，美国律师就是这样的，只要干活就要收费

2016/10/28 19:18 [来自浙江省]
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ip@bos

第2楼

这个没有定规，取决于审查员。同样的权利要求，有的会给restriction，有的不会。您可以在进入美国后立即主动修改权利要求（Preliminary Amendment)，但是1）需要付律师费，总体未必节约多少费用；2）刚进入美国的时候并不知道审查员是否会给Restriction。如果客户想长时间保持专利族在pending的状态，Restriction可能是一件好事儿：您可以递交分案申请而不是继续申请。在美国，某些rejections不可以在分案中提出。

2016/10/29 05:55 [来自美国]
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ip@bos

第3楼

yujianaa 发表于 2016-10-28 19:18
你们是本地所吧，美国律师就是这样的，只要干活就要收费

呵呵，同意。大多数所都有flat fee吧，递交一个文件就要好几百块

2016/10/29 05:56 [来自美国]
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polymerfox

第4楼

ip@bos 发表于 2016-10-29 05:55
这个没有定规，取决于审查员。同样的权利要求，有的会给restriction，有的不会。您可以在进入美国后立即主 ...

一般restriction我都没啥意见，主要是election，像我一楼那个例子，最近都收到几个了，客户就觉得我们很不专业一开始没处理好

2016/10/29 09:51 [来自广东省]
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ip@bos

第5楼

polymerfox 发表于 2016-10-29 09:51
一般restriction我都没啥意见，主要是election，像我一楼那个例子，最近都收到几个了，客户就觉得我们很 ...

这个挺难的，处理客户的（不合理）预期是件挺麻烦的事。可以让你们的美国律所给个简单解释转发给客户？

2016/10/30 07:21 [来自美国]
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anakinyang

第6楼

Election的原因是独权或者在Link Claims之上的从权的可专利性在审查意见中可能被驳回造成单一性问题,审查员给你的机会让你从Link Claims中选一个你最有信心的进行审查。对特定组份的选择属于Link Claims中的genus claims linking species claims之列，审查员发这个是基于MPEP 809，并没有问题。
Election不是让你去提分案，而是仅仅是预防审查员针对有可能无单一性的Claims承担Examine责任。如果最终的授权结果范围在Link Claims之上，那么被Elected的Claims还可以Rejoinder回来。有的审查员在面对平行的Claims时候没有发，可能是认为现有的审查意见不会造成单一性问题或者不需要太多的额外审查。
除非在撰写时完全避免在架构上出现Link Claims，否则Election是无法以无损的方式避免的，尤其是化学成分的选择更是如此。PCT进入时主动删除Link Claims虽然可以避免Election，但是后续即使授权范围在Link Claims之上，也不可能再将删除的Claims再Rejoinder回来。

中国没有这种情况的原因是审查员会直接选Link Claims中的一个审查，不给Elect的机会

2016/10/31 11:30 [来自四川省]
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polymerfox

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