各国复审和无效阶段申请/专利文件修改的规定

一、复审阶段 (一) 中国 1、相关规定 专利法第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。” 专利法实施细则第60条规定：“请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。修改的专利申请文件应当提交一式两份。” 指南第四部分第二章第4.2节规定：“在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合专利法第33条和专利法实施细则第60条第1款的规定。” 2、修改方式 指南第四部分第二章第4.2节中规定：“根据专利法实施细则第60条第1款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定： （1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。 （2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。 （3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。 （4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。” 3、修改要求 审查指南对于修改的要求从“允许的修改”和“不允许的修改”两个方面进行了进一步具体限定，其具体内容参见指南第二部分第八章第5.2.2节和第5.2.3节。 (二) 欧洲 1、相关规定 欧洲专利公约第123条第(2)项规定：“如果申请文件的修改包含超出了原申请文件记载的内容的主题，那么修改是不能被允许的。” 欧洲专利审查指南C部分第VI章3.2节规定，在检索阶段的修改必须满足的条件是：“(1)不能在原始申请内容中增加主题；(2)修改本身不能导致修改后的申请不能被接受，如修改不能导致不清楚。” 欧洲审查指南C部分第VI章4.7节规定，在收到第一次审查意见通知书后，申请人可以在答复的同时修改一次说明书、权利要求书和附图。在答复第一次审查意见通知书以后，申请人只有在审查员同意修改的前提下进行修改。 欧洲审查指南C部分第VI章5.2节规定，当申请人对权利要求进行了实质性的限定时，审查员应当考虑以下因素：(1)修改后的权利要求是否仍然满足单一性的要求；(2)修改为未经检索的主题；(3)说明书和权利要求书的一致性 欧洲审查指南C部分第VI章5.3节规定，如果修改导入了原始申请文件中未记载的主题，则修改是不允许的。除了上述原则性规定之外，还提到了以下内容： (1)不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则会赋予申请人不正当的利益，并且也损害第三方依据原申请文件的法律安全性(参见G1/93)； (2)通过增加、改变或删除方式修改申请文件而引入的内容，如果是本领域技术人员不能从原申请文件(即使考虑了本领域技术人员认为原申请文件中隐含的内容)直接地和毫无疑义地导出的，则修改是不允许的； (3)当原始申请中清晰地公开了技术特征，但未提到或完全提到其效果，同时，本领域技术人员从原始申请中可以毫无困难地导出该效果，那么在审查阶段在说明书中明确技术效果应当允许。但导入新的实施例和技术效果是不允许的(其有时可以作为专利性证据)； (4)增加关于声称的技术问题的说明，只有在本领域技术人员能从原始申请中可以毫无困难地导出该问题的情况下才能允许； (5)未记载在本发明的说明书中、但是记载在说明书中明确的交叉引用的文件中的特征通常不属于“原始申请的内容”，这些特征的增加只有在特定的条件下才被认为不违反欧洲专利法第123条第(2)项规定，即，说明书能使本领域技术人员毫无疑义地确定：a)旨在保护这些特征；b)这些特征对于解决技术问题有贡献；c)至少清楚地暗示这些特征包含在原始申请文件中并且成为原始申请的内容；和d)这些特征在引用文件中被确切定义并且是可以确定的； (6)以下情况下，从权利要求中改变或删除特征不违反Art 123(2)，即，如果本领域技术人员能够直接地、毫无疑义地确定：a)所述特征不是必要技术特征；b)对于本发明要解决的技术问题而言，所述特征本身不是必不可少的；c)所述改变或者删除不需要用其他特征的实质性变化来补偿； (7)具体放弃原始申请中未记载的特征。具体放弃只有在为了克服新颖性才能被允许。被排除的现有技术必须是“偶然公开”的，即它与申请是如此不相关以至于不能构成评价申请的创造性的现有技术的一部分。“偶然公开”是指所述公开与所请求保护的发明如此不相关和相差甚远以致于本领域技术人员在作出本发明时从来不会考虑它。具体放弃还可以用于排除不授予专利权主题（如基于道德的原因，从涉及对哺乳动物的医疗处理方法的权利要求中排除人类）。出现以下a)和b)两种情况时，不允许进行具体放弃；在c)-e)的情况下，尤其不允许进行具体放弃： a)为了排除不能实施的技术方案或者用于补救公开不充分； b)导致形成了技术贡献。 c)限定与评价创造性有关； d)该放弃单独基于抵触申请是允许的，但其使发明相对于非偶然占先的一篇现有技术具有新颖性或创造性； e)基于抵触申请的具体放弃同时排除了不符合欧洲专利法第83条规定的缺陷。 具体放弃被允许后，包含具体放弃的权利要求必须满足清楚和简明的要求，同时，为了专利的清晰起见，根据细则27(1)(b)EPC的规定，应当在说明书中指出所述被排除的现有技术，并且示出该现有技术与具体放弃之间的关系； (8)错误的更正。明显错误随时可以进行更正，但所谓“明显”错误是指本领域技术人员，根据其普通技术知识，从原始申请文件本身即可意识到出现了错误之处，并且更正的内容应当仅限于本领域技术人员利用公知常识（以申请日为界）能够从原申请文件直接地和毫无疑义地导出。即可很明显地知道a)出现了错误、b)正确的应当是什么。 2、修改原则和修改方式 在欧洲专利审查指南E部分中关于申诉程序中前置程序的第XI-2节中提到，“只要申诉理由成立，即使新提交的修改尚存在驳回决定所指出的缺陷，前审部门也应当对驳回决定进行修正。例如，如果修改文本是实审小组在审查过程中建议的修改，但是申请人之前不愿意这么修改，这样的情况下，驳回决定应当修正。如果修改存在驳回决定指出的缺陷，同时又出现了未曾提到过的缺陷，则也应当允许进行中期修正，这是因为申请人有权在两级程序中向EPO提出其实质性的反对意见。在可以做出决定之前，需要将尚存的缺陷告知申请人。” 在caselaw第VII B.3之3.10中规定，“当在复审阶段只有微小的修改时，由合议组进行判断和审查可能是适当的，但是，如果申请人进行了实质的修改，需要就形式和实质问题进行进一步的实质审查时，这种审查应当由前审部门负责，因为前审部门担负着全面审查专利性的要求，单方程序中合议组的任务主要是审查有争议的决定。” 从以上规定可以看出，欧洲专利局对于复审阶段申请文件的修改，就修改原则和修改方式而言，不象中国专利法那样有严格的规定，但是，只要其出现了大的修改，就应当由原审查部门继续审查。 3、修改要求 就修改要求而言，可以理解，其应当与实审阶段的修改要求相同。 (三)美国 1、相关规定 35 U.S.C.132中对于驳回通知以及复审进行了规定。其中规定，“申请人收到驳回通知后，经过修改或不修改，依然坚持其专利申请的，该申请应予以复审(reexamination)。对于驳回不服，申请人可以请求复审。”该复审请求类似于中国的前置审查，在美国首先由初级审查员（primary examiner）进行复审，若第二次驳回，则可以向专利申诉和抵触委员会提出申诉。 2、修改时机和修改原则 根据MPEP的规定，申请人在提出复审时，可以修改权利要求书、说明书和附图。但是，修改不得引入新内容。 3、修改要求 根据MPEP 2163.07的规定，判断是否是新内容的标准是：得到原始说明书支持的修改不是新内容。 A． 得到原始说明书支持的修改 (1) 概述 仅仅是对话语的改述不会形成新内容。因此，只是措辞的改变而意思保持不变是允许的。仅仅加入词典或当前技术公知的定义不会被认为是新内容。如果一个术语有多个定义而一个定义被添加到申请文件中，为了避免新内容或者缺乏说明书撰写描述的问题，原始申请中必须能明确得知申请人本来就意指该特殊的定义。 (2)明显错误 当本领域技术人员不仅能认识到申请文件中的错误，而且能认识到对其适当的修改时，改正明显错误的修改不构成新内容。 外国优先权文件的内容不得作为修改未决美国申请的依据。 (3)固有的功能、原理或优势 对于某一装置固有的功能、原理或优势，应在申请文件中对该功能、原理或优势予以披露，即使这样的披露可能并非是直截了当的。之后可以修改该申请以书面陈述该功能、理论或优势而不引入所禁止的新内容。若被视为固有的，外来证据必须表明：缺少的描述内容必然存在于所描述的事物中，且本领域技术人员也如此认为。但是，根据或然性或可能性不能证明固有性。在给定环境下从产生的事情是不足够证明固有性的。 (4)通过引证而引入 通过引证文献而引入的信息作为申请时的一部分，其效力如同在申请中重复该信息，应被视为提出申请时的一部分。用实际文字替换引证的文献出处没有引入新内容。 B.对权利要求范围的改变 当权利要求在提交后修改，或者扩大或者缩小权利要求的保护范围，或者改变数值范围或使用与原始披露中术语所不同义的语言时，通常会不能满足35 U.S.C. 112 第1段中对说明书撰写的要求。为了满足上述撰写要求，每个权利要求都必须明确的、隐含的或本质上得到原始公开的支持。 (1)扩大权利要求的保护范围 （1.1）删除某技术特征 有时候，删去某技术特征会带来权利要求范围更大、更上位。如果原始申请中的申请人所描述的必要技术特征被删去，则违反了35 U.S.C. 112 第1段中对说明书撰写的要求。 （1.2）增加上位概念的权利要求 如果说明书中对具有代表性数目的子类有足够的描述，则针对上位权利要求的说明书撰写要求得到满足。 （2）缩小权利要求保护范围 （2.1）增加技术特征 通过增加原始披露中不支持的技术特征来缩小权利要求保护范围，是违反35 U.S.C. 112 第1段中对说明书撰写的要求的。 （2.2）下位概念 引入下位术语可能被接受也可能不被接受, 每个案子都应根据其合理传达给本领域技术人员的东西来具体分析。 C.数值范围 对数值范围的改变，必须考虑到本领域技术人员以为本质上被原始披露内容所支持的范围。 从以上内容可以看出，实际上，美国对于修改是否允许，其判断基础与中国有很大的不同，美国专利局将原始申请公开的范围作为判断修改是否允许的基础，而中国则是将原始申请记载的范围作为判断修改是否超范围的基础。这一不同可能会导致两国在诸多修改问题的判断结果上出现差异。 (四)日本 1、修改时机 根据日本专利法第17条之2的第1项规定，专利申请人可以在授予专利权的审查决定的核证副本送达之前，对申请书中所附的说明书、权利要求书和附图进行补正。然而，在收到根据第50条规定发出的通知书后，仅在以下情形可以进行补正： （i）在第一次收到驳回理由通知时，在指定的期限内补正； （ii）在收到驳回理由通知之后，收到有关说明书中没有记载公众通过文献已知的与发明相关的信息的通知书时，在指定的期限内补正； （iii）在收到驳回理由通知后，再次收到驳回理由通知时，在规定的期限内补正。 （iv）在不服驳回决定而请求审判（相当于中国复审）时，在审判请求日起30日内补正。 2、修改要求 2.1 修改原则 日本专利法第17条之2第3项、第126条第3项的规定：“对说明书、权利要求和附图进行修改时，必须在原始提交的说明书、权利要求或附图记载事项的范围内。 当修改不满足上述条件时，构成驳回理由（第49条第1号）和无效理由（第123条第1项第1号）；当答复最终驳回理由通知的补正或者对驳回决定不服请求审判时的修改不满足上述条件时，构成拒绝修改的对象（第53条、第159条第1项、第163条第1项）。 2.2 立法宗旨 日本审查基准第III部第I.2节对这种补正限制制度的宗旨作出了说明，即，为了顺利快速地完成各种手续，希望在最初申请时就能提交内容完善的说明书、权利要求书和附图（下称申请文件），但实际上在不少情况下无法期望最初申请时就能提交完善申请文件。因此，需要在一定补正范围的限制下认可对申请文件的补正。但是，如果在提交专利申请后，允许补正超出请求书所附的申请文件记载的事项的范围，由于补正的效果可以追溯到申请之时，因而信赖原始申请文件记载内容的第三人的利益会受到难以预测的损害。因此，为平衡申请人和第三人的利益，补正必须要限制在原始申请文件记载事项的范围内。 2.3 基本要点 日本审查基准第III部第I.3节给出了了判断的基本要点： （1）包含超出了“原始申请文件记载的事项”范围的内容的补正，是不能允许的。 （2）“原始申请文件中记载的事项”不仅仅指“原始申请文件中明确记载的事项”，还包括没有明确记载但“由原始申请文件的记载自明的事项”。 （3）能够称得上“由原始申请文件的记载自明的事项”的补正事项，是指虽然未记载在原始申请文件中，但接触到该原始申请的本领域技术人员按照申请时的技术常识，理解其明显是该含义，等同于已经记载在原始申请文件中的事项的事项。“自明”是指不需要任何证明，由其自身就能明白的意思，那些一经解释就能容易理解程度上的内容不能称之为是自明的。 （4）不能仅因为技术本身是众所周知的、惯用的技术，就允许进行将其追加的补正。 （5）还包括技术人员由原始申请文件的多个记载（例如与发明要解决的技术问题有关的记载与发明具体例子的记载；说明书的记载与附图的记载）自明的事项。 2.4 权利要求书的补正 （1）上位概念化、下位概念化等 日本审查基准第III部第I.4.2节中规定，将权利要求的发明特定事项修改为上位概念化的事项（包括删除发明特定事项的情况）而增加原申请文件中记载的事项以外的事项，或者修改为下位概念化事项（包括增加发明特定事项的情况）而将原始申请文件中记载的事项以外的事项具体化，不属于在原申请文件记载的事项范围内的修改。但是，在所删除的事项对原发明没有技术含义，并且可以理解这种补正明显没有导入新的技术含义的情况下，可以认为这种修改是在申请时说明书等所记载的内容范围内（从说明书的记载可以自明所删除的事项属于任意的附加事项的情况下同样如此）。另外，通过更改发明特定事项进而导入原申请文件中记载的事项以外的事项，也不能认为是在原申请文件中记载的事项范围内的补正。 （2）马库什形式的权利要求 ①在以马库什形式等择一方式记载的权利要求中，删除一部分选择项的补正，当补正后的权利要求中记载的内容是原申请说明书中记载的内容，这种补正被承认 ②在原始申请文件中化学物质以多个选择项的组合的形式被记载的情况下，当在原始申请文件中记载的多个选择项的范围内将特定选择项的组合增加到权利要求中时，或者，删除选择项使得权利要求中只剩下特定的选择项组合时，有时不能认为此特定选择项的组合在原始申请文件中已记载。特别是在修改以后使最初申请时具有多种选择项的取代基仅剩下唯一选择项时，即变成没有选择余地时，除非这种特定选项的组合在原始申请文件中有记载，否则由于作为选择项最初记载中不能确认采用特定选项的含义，因而修改不被允许。 ③另一方面，若选择项的删除使得仅剩下实施例记载所带有的选择项，这样保留的选择项，根据包括实施例等的原始申请文件全文的记载一起判断，有时也可以认为属于原始申请文件记载的事项。例如，在原始申请文件中，以具有多个选择项的取代基的组合的形式记载了一化学物质群，只有对应于原始说明书实施例等中记载的单一的化学物质的特定的选择项的组合而得到的化学物质（群）的记载才被允许可以保留于权利要求中。 （3）数值限定 增加数值限定的修改，当该数值限定在原始申请文件记载的事项范围内时，是允许的。例如，在发明的详细描述部分明确记载了“优选为24-25℃”的数值限定时，该数值限定可以引入到权利要求中。在记载有24℃和25℃的实施例的情况下，虽然不能直接由此修改为24-25℃，但也存在从原始申请文件的整体内容来看可以认为已经提及了24-25℃的特定范围的情况（例如，从解决的问题、技术效果等的记载来看，可以认为24℃和25℃是作为某连续数值范围的上限和下限等的端值记载的情况）。此时，与没有实施例的情况不同，可以判定为最初已经进行了数值限定的记载，可以进行修改。（根据说明书的多处记载导入相关数值的修改的判例：東京高判平13.12.11（平成13年(行ケ)第89号審決取消請求事件「ディープ紫外線リソグラフィー」）） 在例如通过修改改变了权利要求中记载的数值范围的最小值而引入了新的数值范围的情况下，当新的数值范围的最小值在最初说明书中已经被记载，而且修改后的数值范围包含于原始申请文件记载的数值范围之内时，该修改是允许的。 （4）放弃式权利要求 所谓“放弃式权利要求”是指明确表示仅将权利要求中的发明所包含的一部分事项从该权利要求中记载的事项中排除的权利要求。 保持修改前的权利要求所记载的事项不变，而通过修改将原申请文件所记载的事项除外的“放弃式权利要求”，在放弃后的“放弃式权利要求”是在原申请文件中所记载的事项的范围内的情况下，是允许的。 另外，对如下的(i),(ii)的“放弃式权利要求”的修改，例外地将其作为在原申请文件中所记载的事项的范围内的修改来处理。 (i)当权利要求中的发明由于与现有技术重叠而有可能失去新颖性等(第29条第1项第3款、第29条之2或者第39条)时，保持修改前的权利要求所记载事项的记载内容不变而进行只将该重叠的部分排除的修改。 (ii)由于权利要求中的发明包括了“人”导致不满足日本专利法第29条的要件、或者属于第32条规定的不授予专利权事由的情形，只要除去“人”就可以消除驳回理由的情况下，保持修改前的权利要求所记载的事项不变而进行只将该“人”排除的修改。 (说明) 所谓上述 (i)中的“放弃式权利要求”，是指表明了保持修改前的权利要求所记载的事项不变，而只将作为与第29条第1项第3号、第29条之2或者第39条有关现有技术的发行刊物或者在先申请文件中所记载的事项(包括等同于记载的事项)从该权利要求中的记载事项中排除的权利要求。 之所以通过“放弃式权利要求”使之能够得到授权，是因为现有技术与本发明的技术构思有着明显的差异，它本来是有创造性的发明，而却偶然与现有技术重复的情形。否则，则认为通过“放弃式权利要求”消除缺乏创造性的驳回理由是几乎不可能的。 (注2) 如果“放弃”部分占权利要求中的发明的大部分、或者占多数的情形，则由一个权利要求就不能明确地掌握一个发明，所以要注意。 上述(ii)的“放弃式权利要求”是指明确地表示了保持修改前的权利要求所记载的事项的表述不变，而只是将“人”从该权利要求的记载的事项中排除的权利要求。 这样的处理的理由如下： ①对因偶然与现有技术重复而导致缺乏新颖性等等的发明，如果不允许作这样的修改，则发明就得不到合理的保护。再者，在这种情况下，即使是作为现有技术从所记载的事项中排除，第三者也不会因此受到预想不到的不利的影响。 ②对于只因包括了“人”而导致不满足特许法第29条的要件，或者属于第32条的不授予专利权的事由的情形，即使进行除去“人”的修改，除去后的范围是明确的，并且因此可以消除该驳回理由。另外，也不会因此致使想要得到的专利的发明变得不明确。 2.5 发明详细说明的补正 （1）现有技术文献内容的补充 根据专利法第36条第4项第2号的规定，要求记载现有技术文件的信息，在说明书 “背景技术”一栏中增加现有技术文件信息时，把该文件中所记载的内容合并而增加到“背景技术”一栏的补正，通常不会给第三者带来预测不到的不利影响，是允许的。但是，增加与申请发明的对比等、发明的评价等有关信息或发明实施有关的信息的修改，或者增加现有技术文件中记载的内容以消除不符合实施要件（公开不充分）(专利法36条第4款第1项)的缺陷的修改是不允许的” 。 （2）具体实施例的增加 通常，增加发明的具体实例、增加材料，是超出原申请文件所记载事项范围的修改。例如，在由多个成分组成的橡胶组合物专利申请中，增加“还可以增加特定成分”的信息的修改是不允许的。同样，在原申请文件中没有公开特定的弹性支持体，而记载了具有弹性支持体的装置的情况下，不能增加“可以使用弹簧（つるまきバネ）作为弹性支持体”的信息。 （3）发明效果的增加 通常增加发明效果的修改是超出原始申请文件所记载的范围的修改。但是，若在原始申请文件中明确记载了发明的构造、作用/功能，并且是由这些记载自然理解该效果的事项，则该补正是允许的。 （4）无关的、矛盾的事项增加 增加原始申请文件中记载的事项没有关联的事项或矛盾的事项的补正必然是超范围的（参见：東京高判平13.12.17（平成12年（行ケ）第396号審決取消請求事件「中通し釣竿」））。 （5）不一致记载的消除/不明确记载的补正 在原申请文件中出现相互矛盾的两处以上的记载的情况下，如果技术人员根据局原申请文件的记载能够明白其中哪一个是正确的，则允许使其与该正确的记载一致的修改。 另外，在其本身不明确，但是技术人员根据原申请文件的记载明白其原本的含义的情况下，允许使其明确化的修改。 2.6 附图的修改 如果是在原申请文件所记载的事项范围内，则允许对附图进行补正。但是，补正后的附图，通常包括超出原申请文件所记载事项的内容的情况居多，因此需要注意。特别是，申请书中所附的是照片而不是附图，而在申请后进行替换的情况下，更加需要注意。另外，附图的记载不一定要反映实际的尺寸。 2.7 申请人的说明 申请人进行修改时，应标出下划线示明修改的地方，对于主动修改的，应当在请求书中明示作为补正基础的原申请文件中所记载的部位，并在此基础上说明修改是在原申请文件记载的事项范围内的。对于答复驳回理由通知书的补正，应当在意见陈述书中说明。当申请人不能消除修改是否落在原申请文件记载的事项范围内的疑虑时，则不认为该补正是在原申请文件记载的事项范围内的。当申请没有进行说明，而修改内容与原申请文件中记载的事项之间的对应关系不清楚时，则审查员可以以该修改不是在原申请文件记载的事项内进行的为由发出驳回理由通知等。当专利中存在超出原申请文件记载的事项范围的内容时，则使该专利存在无效理由，申请人应当注意。 3、修改限制 (A)、日本专利法第17条之2第4项规定，在根据专利法第17条之2第1项对权利要求进行修改（授权前的修改）时，除上述规定外，修改前收到的驳回理由通知书中已对能否获得授权进行判断了的发明，与由该修改后的权利要求书中所记载的事项构成的发明，必须是满足第37条规定的单一性条件的一组发明。 (B)、日本专利法第17条之2第5项规定，针对最终驳回理由通知书对权利要求书进行的修改，除上述规定外，还应当仅限于以下事项：（1）第36条第5项规定的权利要求的删除；（2）权利要求书范围的缩小，并且包括补正后权利要求书所记载的特定事项的发明在专利申请时能够独立地被授权；（3）错误的订正；（4）不明确记载的释明。 （1）权利要求的删除 不仅可以删除权利要求，还可以随着删除权利要求的修改，对其他权利要求进行形式上的修改，这种修改也作为以删除权利要求为目的进行处理。例如，删除权利要求必然会导致：其他权利要求编号的修改，从属权利要求相应改为独立权利要求。 （2）权利要求限定的缩小（专利法第17条第5项第2号及第6项） 缩小限定所要满足的条件：（i）缩小权利要求书的范围；（ii）仅限于对修改前发明的发明特定事项进行限定；（iii）修改前与修改后发明在工业上的应用领域和所解决的技术问题相同。 （i）缩小权利要求书的范围 权利要求书范围是各权利要求的聚合，因此，权利要求书范围缩小的判断基本上可以对各项权利要求进行。 不符合权利要求书范围缩小的具体例有：①串联方式记载的发明特定事项的部分删除；②择一记载的要素的增加；③权利要求数目的增加（ 引用n项形式的权利要求改为n－1以下的权利要求除外） 符合权利要求书范围缩小的具体例有：①择一记载的要素的删除；②串联式增加发明特定事项；③上位概念改为下位概念；④引用多项的权利要求的引用项数减少；⑤引用n项形式的权利要求改为n－1以下的权利要求。 （ii）发明特定事项的限定 （a）对“发明特定事项”的解释 “发明特定事项”来源于补正前权利要求中所记载的事项，其确定需要基于补正前的权利要求的记载而进行。在实施发明需要时，说明书详细说明部分应当记载发明特定事项的作用（运作/功能）。因此，“发明特定事项”，应当基于补正前的权利要求的记载，并综合考虑说明书和附图的记载，对应其作用而进行确定。 （b）对“限定”的解释 对“发明特定事项”进行“限定”的补正，是指下列补正：①将补正前发明特定事项由上位概念修改为下位概念的事项；②对于马库什权利要求等的发明特定事项为选择项的权利要求，删除其选择项的一部分。 （c）判断方法 是否是对发明特定事项的限定，要通过分别确定补正前权利要求和补正后权利要求的发明特定事项，将两者进行对比而进行判定。 （iii）补正前后发明所解决的减少问题和工业上的应用领域的同一性 除补正前后发明的问题一致以外，对于补正后的发明问题与补正前发明问题在技术上密切相关的情形（补正后的发明问题是补正前发明问题的下位概念时，或者补正前后发明课题同类等），可认为发明问题相同。若通过将补正前发明的一个以上的发明特定事项进行补正而改为发明问题不相同的发明时，不满足此条件。对于基于与现有技术完全不同的新型构思开发的发明或者基于实验错误结果的发现而完成的发明，本来就没有解决问题的想法的情况，不要求记载问题，此时，认为其满足此条件。 补正前后发明的工业上应用领域的同一性，是指补正前后发明的技术领域一致或者补正前发明的技术领域与补正后发明的技术领域在技术上密切相关。 （iv）由补正后的权利要求中记载的特定事项构成的发明必须能够被独立地授予专利权，否则将被拒绝修改。 不仅进行了相当于限定缩小的补正的权利要求强调这一条件，当仅进行了“错误订正”和“不明确的释明”的补正以及没有进行补正的权利要求存在不能被独立地授权的理由时，其也将成为拒绝补正的理由。 （3）不明确记载的释明 在最后驳回理由通知中指出有记载缺陷的情况下，纠正该缺陷所作的轻微修改，不致于改变审查、审理的对象，并且若不对其进行认可，则申请人难以应对该拒绝理由，并且若不对其进行认可，从发明保护的角度考虑也不合理。 “不明确的记载”是指， 在上下文中其本身含义不明确的记载。 权利要求书中的“不明确的记载”，是指权利要求的记载本身在上下文中含义不明确，权利要求本身记载的内容与其他记载的关系相矛盾，或者虽然权利要求自身的记载是明确的，但是使权利要求中记载的发明在技术上不能准确地界定而不明确等。“释明”是指纠正这些“不明确性”，明确地释明“其记载本义的内容”。但是，如果权利要求的记载本身是明确的，发明在技术上也能明确地界定，在收到新颖性、创造性缺陷等驳回理由通知而对新颖性、创造性进行阐明的补正，不属于“不明确记载的释明”。对这种补正要进一步审查是否符合“权利要求的限定缩小”等第5项中各号的其他条件。 （4）错误的订正； “错误的订正”是指将由说明书、权利要求书和附图的记载等可以明确其本义的词句的错误，改正为表达其本义内容的词句。 （5）判断顺序 参见第IX部、审查要点，第2节 各论的6.2。 二、无效阶段 (一)中国 1、修改原则 专利法实施细则第68条规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。” 由此可见，在无效宣告过程中，专利权人对专利文件的修改范围仅限于权利要求书，并且该修改还不能扩大原专利的保护范围。 指南第四部分第三章第4.6节“无效宣告程序中专利文件的修改”对上述原则进行了进一步的细化，即， “发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是： (1) 不得改变原权利要求的主题名称； (2) 与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围； (3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围； (4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。” 2、修改方式 指南在第四部分第三章第4.6.2节“修改方式”中对上述修改的具体方式进一步作出规范，该节规定： “在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。 权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。 权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。 技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。” (二) 欧洲 欧洲的异议制度类似于中国的无效宣告制度。就专利文件的修改而言，EPO异议程序总体上比我国专利权无效宣告程序更为宽松和灵活。 1、修改原则(Art 123(2)(3) EPC) EPC第123条第(2)项规定：“欧洲专利申请或欧洲专利的修改，其主题不得超出原始申请的内容。” EPC第123条第(3)项规定：“在异议程序中欧洲专利的权利要求书的修改，不得扩大保护范围。” 2、修改范围和修改方式 EPC细则第88条规定：“申请人可以向欧洲专利局提出请求对其向欧洲专利局所提交的文件中存在的文字性错误、抄写或打字错误等进行更正或改正。但是，如果这种更正涉及到说明书、权利要求书或附图，那么这种更正必须是显而易见的，就是说，申请人所提出的更正意图是毫无异议的和唯一的。” 欧洲专利审查指南Part D第V章6.1规定：“对于权利要求保护范围如何进行确定，EPC第69条第（1）项作出了规定：“欧洲专利赋予的保护范围应当由权利要求的内容确定，然而，说明书和附图可用于解释权利要求”。根据EPC第69条第（1）项的规定，对说明书和附图的修改也可能会影响对权利要求的解释，从而影响权利要求的保护范围，因此如果对说明书和附图的修改最终导致权利要求保护范围的扩大，则这种修改就是不允许的。” 根据上述规定，实际上，欧洲专利审查指南并未对异议程序中可进行的修改范围及方式作出限制，即专利权人不仅可对权利要求进行修改，还可对说明书及附图进行修改，只要这种修改最终不导致权利要求保护范围扩大即可,当然也不能超出原始申请记载的范围。 3、修改要求 欧洲专利法、细则和指南对于专利文件的修改提出以下基本要求： (1)主题不得超出原始申请的内容(Art 123(2) EPC)。 (2)对权利要求书的修改，不得扩大其保护范围(Art 123(3) EPC，指南Part D第V章6.1)。 (3)修改应当是应异议理由的需要进行 指南Part D 第IV章5.3规定： a)异议阶段的任何修改都必须针对Art 100所述的异议理由进行，即，只有是在异议理由所需情况下才能进行修改。例如，在请求人提出的非专利性的理由被接受的情况下，专利权人可以提交修改删除加入的主题，但是，异议程序不能仅用于修正或者补救说明书公开的缺陷。 b)仅仅增加新的权利要求不能被接受，因为这种修改不能被认为是应异议理由的需要进行的。但是，用例如两个新独立权利要求替代授权文本中的一个独立权利要求，其中每个新独立权利要求各自涉及授权独立权利要求所覆盖的具体的技术方案，这样的替换是应异议理由之需要的修改。 c)如果修改同时包括符合要求的修改以及其他与异议理由不相关的修改(如更正、澄清性修改)，合议组计划使用经修改的文本的话，所述修改可以被允许，条件是，经修改后的专利仍然满足EPC的要求。但是，这种修改不应当由合议组建议，并且也只能在决定正式宣布之前考虑。 (4)对于权利要求的修改 指南Part D 第IV章6.2规定： 根据Art 84和Art 69，假如在授权之前申请文件已经采用修改的权利要求，从而为了避免说明书中存在不一致而删除原始公开的一部分主题，作为一个原则，为此原因而删除的主题不能重新增加到专利说明书或权利要求书中(cut-off effect)。类似的原则也适用于在为了其他原因而进行修改的过程中保留在专利说明书中、但是与要求保护的发明无关的主题。 5、授权前申请中增加特征而导致授权的权利要求存在超范围缺陷时，在异议阶段将该超范围的特征删除将会因为扩大了权利要求的保护范围而不符合Art 23(3) EPC的规定(指南Part D 第IV章6.2)。 对于这种所谓的“限制性超范围”的问题，扩大的申诉委员会在G 1/93中作出了如下说明：“如果一份授权的欧洲专利包含了修改超出原始申请记载的内容，而且这样的内容对该专利的保护范围产生了限定作用，那么在异议程序中就不能在不对授权专利作出修改的情况下维持该专利权，因为异议的理由本身就排除了这样作的可能性。同时，也不允许仅仅作出删除该限定内容的修改，因为这样的修改扩大了授权专利的保护范围。因此，原则上，如果一份授权的欧洲专利包含了“限定性修改超范围”的内容，那么它必须被撤销。EPC第123条(2)、(3)是彼此独立的，从这种意义上看，必须承认当EPC第123条(2)、(3)结合起来时，EPC对于申请人来说是相当严厉的。即使申请人提出的修改限制了保护范围，也依然存在着使之陷入无法逃脱的陷阱，有可能由此而丧失一切的风险。如异议请求人所述，为了保护公众的合法权益，这种严厉是必要的，不能仅仅为了照顾申请人的利益而不严格遵循EPC第123(2)、(3)条的规定，即使这种本来不应接受的修改被审查员不适当地接受了也依然如此。无论如何，对一份专利申请的修改的最终责任必须由申请人自己来承担。” 另外还给出了三种修改可以接受的情况， （a）如果增加的超范围的特征能够用原始申请已经披露的其他特征替代且不扩大保护范围时，才能够以修改的方式来维持该专利权； （b）如果增加的未公开的特征不具有任何技术意义，那么该特征可以被删除，而不会违法EPC 123（3）的规定。（而另一种处理方式是，申诉委员会曾作出过一个判决T231/89。在该判决中，申诉委员会认为，对于在授予专利权之前在权利要求中加入的超出原始申请文件记载范围的技术特征来说，如果该特征对权利要求的新颖性和创造性判断不起作用，则允许保留在权利要求中）； （c）如果增加的特征并不对发明所要求保护的技术主题提供技术贡献，而仅仅是限制了专利的保护范围，排除了对发明的原始申请所要求保护的一部分范围的保护，则这种修改并不违反EPC 123(2)的规定。在这种情况下该专利也可被维持。 6、权利要求主题类型的改变 指南Part D 第IV章6.3规定： (1)这种主题类型的改变必须应异议理由而进行 (2)必须谨慎判断其是否扩大的专利要求保护的范围 (3)权利要求类型的改变可以是以下几种类型： a）“产品”到“用途”，被允许的条件是：用途权利要求实质上界定的是特定的物理实体(physical entity)达到效果的用途，而不是界定出生产产品的用途。 b）“产品”到“方法”，如果被修改的专利是，将产品权利要求替换成制备产品的方法，则这种修改被允许的条件是：目前要求的方法仅仅得到之前要求保护的产品。 c）“方法”到“产品”，如果要修改的专利是，将操作一种装置的方法权利要求替换成涉及装置本身的权利要求，则这种修改被允许的条件是：原权利要求排他地包括装置的要求保护的特征，不论是用结构特征还是功能性特征。但是，如果现在要求保护的装置就其特征而言，不再依赖于其操作环境，而是依赖于在先方法权利要求术语下的操作环境，则这种主题类型的改变是不允许的。相反，将使用装置的方法修改为装置本身是不允许的。 d）“方法”到“用途”，将制备产品的方法修改为目的不同于原先所描述的产品的用途是不允许的。相反，将使用某些产品的方法权利要求修改为产品用于进行相同方法的用途权利要求是能够允许的。 (三) 美国 美国的单方再审程序和第三方请求人参加的双方再审程序相当于我国的无效程序。其中： 单方再审程序可以由任何人在任何时间针对未过期的专利提出，其提出人可分为：专利所有人或者除专利所有人以外的其他人。 美国单方再审程序和双方再审程序与我国无效程序不同：（1）必须依据所引用的其他专利或公开出版物提出；（2）其理由仅涉及专利性问题；（3）程序上：首先由局长确定是否进行再审，若安排再审，则由初级审查员进行再审。35 U.S.C. 134规定对于初级审查员的最终决定不服，可向专利申诉和抵触委员会申诉。 1、修改时机和范围 在专利所有人提出的单方再审程序中，专利所有人在提出单方再审程序时，或者在答再审查意见时，可以修改权利要求书、说明书和附图。 在除专利所有人以外的其他人提出的单方再审程序中，专利所有人在收到再审请求书时，或者在答复再审查意见时，可以修改权利要求书、说明书和附图。 在双方再审程序中，专利所有人在收到再审请求书时，或者在答复再审查意见时，可以修改权利要求书、说明书和附图。 但是，根据37 CFR 1.530(j)，对于有效期满的专利不能提出任何修改。因此，如果在专利的再审过程中专利有效期满，则在此过程中对于专利权利要求的所有修改以及增加的所有权利要求都将作废。37 CFR 1.530(j)还提到：“在专利有效期满之后，除了权利要求的删除之外，将不能通过公布证书的形式对权利要求进行修改”。因此，在公告NIRC时，审查员应当确保所有被拒绝的和反对的都要被取消。 相应地，在MPEP 2258中规定，对于未到期的专利，在再审过程中，权利要求将取其与说明书一致的最宽的合理的解释，说明书中的限定不应读入权利要求中。而在涉及到未进行修改的期满专利的权利要求的再审中，将适用窄的解释原则，即，与将使其无效的宽的解释相比而进行相对窄的解释。这一原则将有利于作出使专利权有效的权利要求的解释。 2、修改原则 单方再审程序和双方再审程序中的修改原则和修改方式相同，其包括： (1)、不得引入新内容 (2)、不得扩大权利要求的范围（参见CFR§1.530（j）） 3、修改方式 (1)、修改不仅限于权利要求书，对于说明书、说明书附图都可以进行修改 专利授权后，专利权人不仅可以对权利要求书进行修改，还可以修改说明书以及附图(37 CFR 1.530(d))。37 CFR 1.530(h)进一步补充认为：“(专利权人)有可能应要求对发明内容进行修改。当专利局要求时，必须对发明内容作出修改，以更正说明书和定义的不确切之处，并确保发明内容与权利要求书、说明书的其他部分及附图实质上保持一致。” MPEP 2258中提到：当再审程序中对说明书进行了修改时，审查员应当确认所述修改是否满足35 USC 112的要求。对于说明书的修改可能会重新定义权利要中术语的范围，从而导致权利要求不再清楚或者不再得到说明书的支持。因此，对于说明书的修改也有可能会导致权利要求不再满足35 USC 112的要求，甚至在权利要求根本未作修改的情况下也会如此。 由此可见，说明书、权利要求书和附图被认为是一个整体，对其中任一部分的修改极可能会涉及到其他部分，允许在一定的框架内对各部分内容进行修改更有利于保持整个文件的一致性和完整性。 （2）、修改不得引入新的内容 所谓“新的内容”是指原始专利中未曾出现的内容。例如，对于再颁证程序来说，再颁证申请的权利要求必须是申请人在原始专利中有权要求的主题。所述新的内容可能会通过省略特征或者方法的步骤而导入。 所述新的内容可能出现在权利要求书中，也可能出现在说明书中。对于新的内容如何进行审查，35 USC 305中提到：禁止将新的内容导入到发明内容中，因此，在再审过程中，当新的内容加入到了权利要求中或者影响到了权利要求的范围，应当依据35 USC 112第一段拒绝所述权利要求，原因是不能满足the written description的要求。 （3）、修改不得扩大原始专利权利要求的保护范围 美国专利法为专利权人在专利授权后扩大原始专利的保护范围设置了一个特定的程序，即，在自专利授权之日起2年内提出再颁证申请并声明将扩大原始专利权利要求的保护范围，在此情况下，将允许专利权人通过修改扩大原始专利权利要求的保护范围，其他情况下一律不能再增宽原始专利权利要求的保护范围（美国专利法35 USC 251以及审查指南 MPEP 1412.03章）。 (i)变宽的权利要求的含义 扩大范围(下称变宽)的权利要求是指扩大了所述专利权利要求范围的权利要求，即，所述权利要求的范围大于原始专利中每一个权利要求的范围。如果修改后的权利要求包括了所述专利权利要求未曾覆盖的内容，则该权利要求扩大了所述专利权利要求的范围。例如，如果任何修改的或增加的新权利要求在其范围内包含有将不会对所述专利构成侵权的任何可想象的产品或方法，则所述新权利要求将比所述专利的权利要求要宽。如果一项权利要求中存在从原始权利要求中不能阅读到的内容，则该权利要求为变宽的权利要求。如果专利所有人将能够对之前不能提起侵权诉讼的任何方提起侵权诉讼，则所述权利要求将被认为是增宽的权利要求。因此，当原始权利要求仅仅是方法，而修改后加入了(首次)产品权利要求，则权利要求的范围得到了扩大，因为某一方基于原始专利的权利要求并不能提起产品侵权诉讼。 (ii)从属权利要求的范围扩大并不是真正意义上的扩大范围的权利要求 如上所述，当一项权利要求的范围大于原始专利中每一项权利要求的范围时，该权利要求将被认为是变宽的权利要求。由此可以推知，如果与专利的范围相比，变宽的权利要求比该专利中出现的任何其它权利要求的范围窄或者与其相等，则所述权利要求不是变宽的权利要求。一个普通的例子是，当从属权利要求2通过修改变宽时(除了在之前所述的增加方法步骤而将中间体转化为最终产物之外)，其所引用的独立权利要求1并未变宽。因为从属权利要求包含有其所引用的权利要求的所有特征，因此，权利要求2必定至少与权利要求1一样窄，因此，其并不是变宽的权利要求。 (iii)修改后加入的新的发明类别通常不是变宽 将方法权利要求作为新的要在专利中要求权利的发明类别(即，在原始专利中不存在方法权利要求)通常被认为是发明的变宽。但是，可能会出现这样一种情况，即，在原始专利权利要求中所要求的制备产品A的方法A中增加特征，例如： (a)使用产品A(由原始专利的方法制备)来制备产品B的方法，该方法在原始专利中公开但是没有写入权利要求；或者 (b)使用产品A进行方法B的方法，所述方法在原始专利中公开但是没有写入权利要求。 尽管对权利要求的这一修改加入了制备产品B的方法或者加入了使用产品A的方法，但这并不是变宽(即，这并不是原始专利范围的扩大)，因为新要求的发明包含原始专利权利要求的所有特征。 (iv)另一种判断方式 如果权利要求范围中包含有任何想象的、将不会对原始专利构成侵权的产品或者方法，则该权利要求的范围比原始权利要求的范围宽。如果一个权利要求在任何一个方面较宽，甚至在其他方面可能要较窄的情况下也被认为是增宽的。 （4）、修改可以增加权利要求 审查指南 2258提到：在再审过程中可以通过修改加入另外的权利要求，这不需要付任何费用 。对于可以加入什么样的权利要求在指南中并未明确规定，但是，按照常规的理解，加入的权利要求也应当满足不引入新的内容、不扩大原始专利权利要求的保护范围这两条基本规定。 （5）、修改也适用“禁止反悔”原则，即，在先程序中放弃的主题不能通过后续程序中进行修改而重新取回 虽然这一原则规定在再颁证程序中，但其对于再审程序应当也是适用的。 所述“重新取回”是指，在后续修改中，把在获得原始专利过程中放弃的主题以“重新取回”方式重新要求保护。 在判断是否存在重新取回的申请时使用以下三步法： 第一步：确定修改后的权利要求是否比原始专利权利要求的范围宽，宽在哪些方面； 第二步：确定修改后的权利要求中较宽的方面是否涉及到放弃的主题； 第三步：确定为了避免重新取回规则，修改后的权利要求在其他方面实质上是否变窄？ 判断再颁证程序中是否存在重新取回的流程图如图1所示。这一流程对于其他程序也是适用的。 具体的判断方法参见MPEP 1412.02。 从以上内容可以看出，美国专利在授权后的再审过程中，专利权人对于专利文件文件的修改，无论就修改范围、修改方式而言，都比中国专利法的规定宽松，只要修改未导入新的内容、未扩大原专利的保护范围(授权后二年内提出再审的情形除外)，任何修改均是允许的。 (四)、日本 日本专利法对于授权后专利文件的修改规定有两个程序：订正程序和无效程序。这两个程序中，对于专利文件的修改要求和限制是不相同的。 1、修改时机和范围 （1）订正程序 根据日本专利法第126条的规定，“专利权人可以提出订正申请书所附的说明书、权利要求书或附图的订正审判请求。而在特许厅专利无效审判自未决至审决期间，不能提出订正审判请求。但是，在对特许厅无效审判的审决提起诉讼之日起90日内（在作出撤销审决的判决或撤销审决的裁定的情况下，该判决或裁定作出后的期间除外），不在次限之内。 在专利权到期之后，还可以提出订正审判请求。但是，经专利无效审判无效的专利，不在此列。” （2）无效程序 根据日本专利法第134条之2的规定，“专利无效审判的被请求人在指定的期限内，可以请求对申请书所附的说明书、权利要求书或附图进行订正。” 根据日本专利法第134条之3第1项的规定，“在作出撤销专利无效审判的审决（仅限于审判请求无根据的情况）的判决并开始进行审理的情况下，自该判决作出之日起一周内若被请求人提出要求，审判长可以为被请求人对申请书中所附的说明书、权利要求书或附图的订正请求指定足够的期限。” 根据日本专利法第134条之3第2项的规定，“在作出撤销审决的裁定并开始进行审理的情况下，审判长应当为被请求人 对申请书中所附的说明书、权利要求书或附图的订正请求指定足够的期限。但是，在该审理开始时，在根据第126第2项但书规定的期限内作出了请求的订正审判的审决的情况，不在此列。” 专利法第17条之4规定，“专利无效审判的被请求人、订正审判的请求人可以对订正过的说明书、权利要求书和附图进行补正（由具体限制）。” 2、修改要求 2.1订正程序 日本专利法第126条第1项规定，在订正审判程序中，订正仅限于以下事项： （1）权利要求书范围的缩小 （2）错误或错误译文的订正 （3）不明确的记载的释明 日本专利法第126条第3-5项规定，在订正审判程序中，订正不能超出原申请文件的记载范围，在实质上不能扩大范围或变更范围，包括订正后的权利要求书所记载的特定事项的发明必须在专利申请时能够独立地被授予专利权。 2.2无效程序 日本专利法第134条之2第1项规定，在专利无效审判程序中，订正仅限于以下事项： （1）权利要求书范围的缩小 （2）错误或错误译文的订正 （3）不明确的记载的释明 日本专利法第134条之2第5项规定，“上述第1项适用专利法第126条第3项至第6项”，即，与订正审判制度中的规定相同。