【工作心得】实用新型审查意见中关于材料特征的答复技巧及思考

导读：实用新型专利中若包含材料特征，且审查员针对该材料特征作为审查意见通知书时，应当如何答复？若将该材料特征补入权利要求中，会否改变权利要求的保护客体？笔者将以下述亲自经手的案件为例来解答这个问题，答复下述案件时所引发的思考也希望能够与读者分享。

关键字：实用新型 答复 材料特征 保护客体

1 案情介绍

专利名称：一种微生物气溶胶的清除系统

专利号：ZL202221472250.1

本案实际要解决的技术问题：如何避免大面积使用光催化剂造成流失、浪费、无法回收的问题；如何做到有效的捕获；如何提高在干燥环境下光催化杀菌的工作效率。

简要介绍：本实用新型通过设置平行于气流方向的立式杀菌板，使得气体充分的与立式杀菌板表面接触，在光源照射的情况下，含有大量茶酚结构的聚多巴胺改性的复合材料将微生物捕获，进而与光照条件下产生的自由基等物质发生氧化反应而死亡，从而达到灭菌的目的。

2 审查意见（简述）

针对上述发明创造，审查员在审查意见中指出：

权利要求1请求保护一种微生物气溶胶的清除系统，其限定了立式杀菌板，并未限定制备立式杀菌板的具体材料，且说明书记载了：“将g-C3N4/TiO2复合材料置于多巴胺Tris－HCl缓冲溶液中形成聚多巴胺改性的复合材料，最后将聚多巴胺改性的复合材料做成板状”，所述技术领域技术人员不能明了其还可以采用说明书中未提出的其他替代方式来达到上述效果，因此这种概括得不到说明书支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

假如申请人将上述说明书记载的相关限定改写补入权利要求1中，则该方案实质上时针对材料本身提出的改进，而不是针对产品形状、构造或者其结合提出的技术方案，因此不符合专利法第二条第三款的规定。

3 答复解析

拿到审查意见通知书时，要明确审查员已表达的信息以及审查意见中未写明的隐含信息，其中的某一个信息很可能是导致审查员对技术方案产生理解误区的原因，也会是该技术方案答复成功的重要关键点。

因而，笔者根据本案审查意见通知书，能够获取审查员表达的信息有如下几点：

信息（1）：“立式杀菌板”采用的材料为特定材料，无其他替代方式，这种概括得不到说明书支持；【明确信息】

信息（2）：解决技术问题的是“立式杀菌板”采用的材料，而非“立式杀菌板”所表述的结构；【隐含信息】

由此，笔者重点围绕上述两点信息进行审查意见答复：

（1）论述了审查员所指出的信息（1）属于已知材料且还有其他可替代材料，并提供相关证据予以证明：

本案立式杀菌板采用的光催化剂g-C3N4/TiO2复合材料已经被公开为现有技术，该复合材料在可见光下催化活性最高，其本身就具有捕获微生物，在光照射下进行反应的特性，且其不是唯一能够实现捕获达到灭菌目的的复合材料，例如TiO2/g-C3N4复合光催化剂、双氧掺杂多孔g-C3N4(OPCN)光催化剂、碳化钛/二氧化钛光催化杀菌复合材料、P掺杂MoS2/g-C3N4复合材料等。

（2）论述了笔者获取的审查意见中隐含信息（2）：

若所采用的复合材料依然使用小球体或粉末或小结晶的形式存在，当其喷洒于环境中，上述技术问题仍旧未解决，如何将这种材料的特性发挥的更好，以解决上述技术问题？

本申请设置了板状结构的其高度达到了外壳体顶部的立式杀菌板，并以平行于进风口所入气流方向的方式布设，在借助鼓风器将气流吹向立式杀菌板的情况下，能够解决上述问题，还更好的发挥了该种复合材料其自身的捕获微生物的能力。

在意见陈述书的最后，笔者再次强调：

本案具体保护的是所述系统的结构、其内部各部件的结构及布设位置，而非某一部件所采用的材料及制作方式。

最终本案通过答复获得了授权。

4 思考

笔者在撰写本案时并未将“立式杀菌板”采用材料于权利要求中作进一步限定，因而，审查员以专利法第二十六条第四款的规定作为本案的主要审理条款，若仅是为了克服审查员在本案审查意见通知书中所指出的本案所存在的缺陷而进行意见答复，笔者仅作信息（1）的论述应当能够实现意见陈述的目的。

但是，审查员在本案审查意见通知书中给出了另一种可能，即若笔者将“立式杀菌板”采用材料进一步限定于权利要求书中，本案涉及的关键点就在于该权利要求的技术方案是否属于实用新型专利的保护客体。

我国专利法第二条第三款对实用新型的保护范围作了具体的表述：实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。可见，实用新型专利不保护方法，也不保护对方法或材料的改进。但是，《专利审查指南》第四部分第六章中规定：在实用新型专利新颖性、创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。这两处规定是否真的自相矛盾？笔者并不这么认为。

对于包含材料特征和/或方法特征的实用新型专利产品权利要求，如果该材料或方法是已知的，即属于将现有技术中已知的材料或方法应用于具有形状、构造的产品上，则不属于对材料或方法本身提出的改进，不属于实用新型专利保护客体排除的对象；反之，如果材料或方法不是已知的，则属于对材料或方法的改进，不属于实用新型专利保护的客体。