【工作心得】浅谈“区别技术特征为公知常识”的审查意见答复思路

前言：专利审查意见通知书中，常出现至少一种类似于如下将区别技术特征认定为公知常识的评述方式“本领域技术人员基于其所掌握的普通技术知识和相关施工经验所能够确定的技术内容”、“上述区别技术特征是本领域的常用技术手段”、“均是本领域技术人员的常规选择”，审查员仅通过简单的理由就将相应的区别技术特征认定为公知常识，易使得申请人对审查员作出的审查意见无力反驳，更甚者对审查意见所述的内容深信不疑，从而质疑自己的技术方案。笔者将以下述亲自经手的案件为例，浅谈笔者遇“公知常识”审查意见时的答复思路，以作参考。

关键词：公知常识；审查意见；意见答复

1  案件介绍

专利名称：一种适用于内有矿洞的山体裂隙封堵的防渗结构（ZL2020105283089）。

简要介绍：本发明公开了一种适用于内有矿洞的山体裂隙封堵的防渗结构及方法，所述防渗结构包括从山体裂隙的下端往上依次设置的支撑层、疏水性材料防水层、粗砂导水引流层及覆土层，其中所述支撑层的填充材料包括水泥、膨润土和磺化褐煤按一定比例配制而成的混合填料，所述疏水性材料防水层由呈颗粒状、粒度均匀的疏水性颗粒构成。本发明通过上述4层结构的设置，可有效防控大气降水和水流通过裂隙入渗进入矿洞，从而显著减少矿洞废水的产生量，以降低矿洞对周边环境的影响。

对比文件1（CN110258652A）公开了一种废渣或尾矿堆场底部防渗风华基岩的修复方法。

2 审查意见（简述）

针对上述发明创造，审查员在审查意见中指出：

膨润土-水泥灌浆料是常用的注浆材料，且磺化褐煤是用于泥浆处理的降粘剂，将其按一定比例配置而成填充材料替代对比文件1中的高分子胶注入裂缝中是本领域技术人员基于其所掌握的普通技术知识和相关施工经验所能够确定的技术内容。在对比文件1公开了裂缝填充后设置防渗层的基础上，为了表面种植植物后便于对地表水进行引流，在防水层上依次设置粗砂导水引流层和覆土层，进而成为适用于内有矿洞的山体裂隙的封堵和防渗结构，也是本领域的常用技术手段；将防渗层选为疏水性材料防水层，疏水性材料防水层由呈颗粒状、粒度均匀的疏水性颗粒构成，覆土层包括土壤层和植物层，均是本领域技术人员的常规选择。

由此可见，在对比文件1的基础上结合上述本领域的公知常识得到权利要求1所要求保护的技术方案对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，权利要求1的技术方案不具有突出的实质性特点，不具备创造性。

3 答复思路及启示

笔者针对上述“公知常识”审查意见翻阅了相关资料文献：

《审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节中规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”。

该规定中透露出如下几个信息：

①审查员首次引用本领域的公知常识是无需举证的；

②申请人对审查员引用的公知常识提出异议的，审查员可以仅说明理由且无需举证。

因而，在意见答复时，无从判断审查员是否会接受申请人提出的举证要求。

而想要从“证明区别技术特征不是公知常识”的角度出发进行争辩，笔者认为较为困难，甚至会走入审查员设下的“圈套”中，浪费意见答复的机会。

因此，笔者在面对“公知常识”审查意见时循着以下思路，寻找并提出了更有力的争辩理由：

第一步：笔者认为应当带着“审查意见通知书所述内容均为误导信息”的思维前提通读整篇审查意见，明确审查员针对本申请的技术方案给出的证据、理由及结论，并重新列出区别技术特征，以避免审查员对区别技术特征的错误定义。

因而，笔者重新对本申请与对比文件1进行技术特征比较，针对重新定义的区别技术特征向审查员提出如下质疑：

①本申请较之于对比文件1污染源存在区别；

②本申请较之于对比文件1需要修复的缝隙结构形态存在区别；

③本申请较之于对比文件1修复结构适用地点存在区别；

④本申请较之于对比文件1填充料存在区别；

⑤对比文件1未明确公开其结构还包括“覆盖层”。

并进一步引出重新定义的区别技术特征在本申请中实际解决的技术问题与审查员认定的区别技术特征所解决的技术问题之间存在明显差异，以便向审查员证明其所提供的对比文件1尚不足以否定本申请独立权利要求1所具有的创造性。

第二步：笔者根据重新定义的区别技术特征所产生的有益效果，较之于对比文件1进行了技术改进分析，以便向审查员证明本申请较之于对比文件1具备突出的实质性特点和显著的进步。

最终，本申请在经由第一次审查意见答复后获得授权。

另外，还需要说明：