探究权利要求表述清楚的原因与预防措施

最近收到一个IPR指出权利要求不清楚的退修意见，所幸修改了一次就直接通过了。重新捋了下技术方案，确实存在一些问题。本次简单梳理下从业以来出现权利要求不清楚的原因，并提出两个指标：

“通用术语率”=权利要求书中通用术语数量/技术术语总数量。

“保护范围可视率”指的是为了确定清晰的保护范围，在当前技术术语或技术特征的内容上，需要你添加额外多少文字去解释。“保护范围可视率”=额外添加的字数/技术术语或技术特征的字数。

上述两个指标用来自查自证是否出现了权利要求不清楚的缺陷，效果如何还待后续查证。

1.前言 

权利要求不清楚的问题可能会出现在撰写阶段、审查阶段、确权和侵权阶段。在入行跟着师傅学习的时候，十之八九都会指出权利要求不清楚。但是我却不明白为什么不清楚，如何克服。当时师傅解释也没有特别理解。

专利法第 26 条第 4 款规定专利申请的权利要求书应以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围 。权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚[1]。

撰写权利要求时，可以在有效性、保护范围和侵权可发现性三个维度考虑撰写质量[2]。从这三个方面来讲，自入行初期撰写以来，我写权利要求时仅仅侧重在“伪”侵权可发现性，即在保证新颖性的基础上，假想在判定侵权的时候，能否判定对方侵权。

为什么是“伪”呢，因为我只是主观的想通过字数少、范围大的语言限定一个技术方案，并没有考虑方案是否清晰完整，是否体现创新点或必要技术特征，是否容易侵权取证。而这期间出现的种种问题，都被师傅看出且归类为不清楚。实际上，我所出现的不清楚问题还能进一步细分。

2.“不清楚”的后果和根因

在撰写阶段、审查阶段、确权和侵权阶段的全流程，若出现权利要求不清楚的问题，可能会出现只需依据权利要求书的内容进行修改即可克服的缺陷、需依据说明书的内容进行修改才可克服的缺陷、需通过意见陈述来克服的缺陷和无法克服的缺陷[3]等后果。

不过在不同阶段的认定标准和由此造成的损失存在差异。由于工作的原因，主要还是停留在撰写阶段的视角进行考虑，如果IPR指出上述不同层次的缺陷，则会对应着小修、大修，甚至重新撰写的局面。

每一项权利要求应当清楚一般包括主题名称、自然语言表述、逻辑关系、技术术语词义、技术术语不一致和形式错误等问题[4]。而所有权利要求整体应当清楚一般包括引用关系不清楚、前后特征矛盾或存在不能实现的方案等问题。另外还有权利要求书应当简要的要求，该要求是权利要求不清楚较大的拦路虎，我过于追求字数少，而可能导致技术方案存在不清楚的问题。

在被指出权利要求不清楚时，可能存在以下问题：

1）没有正确上位-过于追求保护范围而导致不清楚的问题，涵盖了不能实现的技术方案，也可归为说明书不支持[5]；

2）技术方案理解不透彻；

3）没有将技术特征与技术问题相联系-存在非必要技术特征的问题；

4）过多的使用自造词-没有使用本领域通用的技术术语；

5）没有在考虑必要技术特征的情况下，如何形成一个完整的技术方案---忽略技术特征之间的逻辑关系，以及非必要技术特征的认定导致不清楚的问题。

上述问题归类到不清楚中并不是很严谨，但是会衍生出写权利要求书出现不清楚问题的情况。

3.如何尽量避免出现权利要求不清楚的问题

再谈上面提到权利要求书应当简要的要求，我之前一直简单的理解为“简要就是字数少”，写的字多了就不是一套好的权利要求，大概率出现非必要技术特征。有一定道理，啰嗦一大句很可能会导致歧义以及非必要技术特征。但是“简要就是字数少”却是没有任何根据。有时候为了字数少，直接自己起个功能性术语，然后把限定词语删除，写在说明书里。

有些代理人会认为，我写在说明书里了，权利要求中没有限定又怎么样呢，可以审查阶段或无效阶段后期加进去。审查阶段能加，无效阶段能不能加，允不允许你拿说明书的一个实施例来解释，都将致使这个专利处于不确定的状态。

另外，采用说明书来解释权利要求当然是可以的，但问题是，我们不能把权利要求的问题都寄希望于通过说明书的解释来加以解决。采用说明书解释权利要求，很多情况下是在权利要求本身不清楚的情况下进行的，但我们为什么要让权利要求不清楚呢，直接把权利要求写清楚难道不香吗[6]？

我的理解是，权利要求和说明书在一份专利文件中具有各自的职能。从专利的出发点而言，授权文本公之于众，社会公众将根据权利要求的限定范围来明晰专利权人所拥有的权利边界。如果采用说明书解释权利要求，这将导致社会公众无法知悉专利权人的权利范围，很可能存在权利要求保护范围不清楚而导致社会公众利益受损的问题。

怎么尽量避免？

撰写阶段

五一假期在群里向一位大佬请教，有一句话貌似是只要字数够多，就能够描述清楚。之前在某专利大客户IPR指出不清楚的案子中，经理看我表述清楚有点废劲，直接带着我写了，他写我在那看着。一个结构类限定位置的从权，写了小半页。因此我觉得大佬说的很有道理。

有些大客户会经常进行代理人培训，如视频培训、撰写质量打分表或是撰写规范之类的。有个客户给的撰写规范关于说明书的内容指出“实施例公开的详细程度应为所公开的最小每一部件或步骤都是现有技术 ”。

我觉得这个可以迁移到权利要求的撰写中，“权利要求技术术语的详细程度应为每个技术术语的含义都能够被本领域技术人员理解”。

在没有IPR故意指示起自造词以规避现有技术的情况下，提出一个指标--“通用术语率”。这是老生常谈的问题，通用术语指的是本领域具有通常含义的术语。“通用术语率”=权利要求书中通用术语数量/技术术语总数量。

“通用术语率”没有一个具体的阈值，初步认为应当是越大越好，尽量规避自己起自造词，或者使用发明人交底书中的自造词。撰写前询问发明人给自造词对应什么通用术语，可能会更有利于找到现有技术辅助理解方案。

这里还要提醒一下，如果交底书方案主观看上去明显有创造性，则应当提高“通用术语率”的值，尤其是对于关键技术术语。如果交底书方案主观看上去没有创造性，则建议降低“通用术语率”的值。

对于权利要求书中的通用术语，自然是能够被本领域技术人员理解。而当“通用术语率”未达到100%时，每一个使用自造词表征的技术术语，都应当有进一步限定。不建议给出具体的实施例限定，可以考虑通过抽象该自造词的作用进行功能性描述。甚至可以布局到从权中，以防止可能会被指出的不清楚缺陷。

检查阶段

很多人都在提“侵权可视化”[2]，从易于侵权证据获取的角度，从外部容易感知的角度去撰写权利要求，描述为外部可见的、容易判断侵权的权利要求。

基于此，提出另一个指标“保护范围可视率”。

即，对于每个技术术语或技术特征，从无效防守方和侵权攻击方两个角度去检查，能否仅通过权利要求书的内容确定清晰的保护范围。“保护范围可视率”指的是为了确定清晰的保护范围，在当前技术术语或技术特征的内容上，需要你添加额外多少文字去解释。“保护范围可视率”=额外添加的字数/技术术语或技术特征的字数。

技术特征包括一个或多个技术术语。

技术手段包括一个或多个技术特征。

技术方案包括一个或多个技术手段。

当对面无效你写的专利时，若指出这个技术术语或技术特征存在不清楚的问题，应当思考为什么会指出？该如何应对？需要借助说明书全文进行整体方案解读，甚至要查询公知常识去自证吗。那“保护范围可视率”将是一个很大的倍率。

当你拿着这篇专利去告别人侵权时，不考虑侵权取证的难易程度，设想每个技术术语是否能命中对方产品的构件或模块，技术特征是否能直接命中对方产品运行的步骤，乃至技术方案是否能覆盖到对方整个产品。若不能命中，在对方不是规避，而是完全抄袭的情况下，为什么不能命中？是否也要结合说明书去证明我保护的东西就是对方产品，我的技术术语指的就是你这个零件或数据。

不可避免的是，自己撰写的权利要求，自己检查，总会觉得逻辑自洽。上述两个客观指标一定程度上能够避免主观上的错觉。

4.结语
上述没有谈文字表述准确、如何表征数据处理步骤等，这些与文学素养或是技术方案理解程度有关，甚至与实际产品的具体应用场景有关。而是仅仅从最小颗粒度“技术术语”出发，先克服技术术语含义不清楚的问题，能够知晓每个技术术语自己要表达什么，才能产生“经济基础决定上层建筑”的效果，有助于从技术问题出发阐述清楚的技术方案，捋清逻辑关系。

5.参考文献（有些引用格式不对，凑活吧）

[1]从审查角度浅谈专利申请中存在的不清楚、不支持缺陷以及应付策略.

[2]Goldstein, L.M. (2020). 攻坚专利：避免最常见的专利错误. (刘斌强, 译). 北京: 知识产权出版社.

[3]黄霞.浅谈如何克服权利要求不清楚的缺陷[J].法制博览,2020,No.797(09):170-171.

[4]国知局公益培训-2021年第14期：权利要求不清楚评判标准与实践

[5]田勇,陶海萍. 从"小i机器人"的无效案看权利要求的清楚性问题[J]. 中国发明与专利, 2020, 17(11):6.

[6]王宝筠, & 那彦琳. (2021). 专利申请文件撰写实战教程：逻辑、态度、实践. 北京: 知识产权出版社.

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原文：https://mp.weixin.qq.com/s/fhGsIQlm6dO3VrriqCO2pA