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站在实际应用角度:探讨关于无效过程中的答复问题(案例)

发布时间:2022.06.10 广东查看:983 评论:9

请教各位资深专利工程师:

相关背景:我司用一篇实用新型来告竞争对手侵权,现在竞争对手对该专利提起无效。

目前遇到的问题是:专利所要保护的产品的发明点确实与证据是不同的,但由于专利撰写质量问题,在描述上难以争辩(背景技术和有益效果可以稍作争辩)。

想了解的问题:
1、目前还处于第一次答复过程中,我方修改权要与否对我方的利弊?
据我了解的是,目前修改可以提从权的部分特征,若是等到口审,则只能删除、合并技术方案,但实际上即使提了部分特征反而会缩小从权的范围(以及可能会造成竞争对手不侵权了),若不做修改,后续审查过程中,合议组还是会评价所有权要,好像对技术方案的实质不存在影响,不知我的理解是否存在偏差或是否全面,还请指正。
2、关于权要中描述不清楚的地方,我方是否需要在答复过程中进行修改(无效理由中并未指出)?修改与否所带来的利弊?
现在不修改,在口审过程中就没有修改的余地了,是否会被直接无效掉?
3、在复审过程中合议组对事实的认定是否会结合我方研发人员给出的产品展示和解释,对常规设计的认定是否会参考其他证据文件?


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评论列表

  • 第1楼
    对于无效,如果只盯着自己的文件,很难突破,因为文件基本已经定形,修改方式也有限,所以建议可以换个角度考虑。

    首先,看对方所给的对比文件,是否真的公开了我们的技术方案,如果是两篇文件结合,是否真的有技术启示;有些对比文件经过分析,是能够把他排除掉的。
    其次,如果确实很接近,但还是有一定区别,那对这部分区别就可以大作分析了,也可以找文件和证据来作为反证。
    其三,考虑你提到的修改,把一些特征提前放入独权中。关于你说的先修改和口审中的修改,至少有两点作用:
    (1)提前修改可以只增加部分特征到独权,不一定需要把整个从权都加进去,这个是后期修改所不能的。
    (2)提前修改能够让合议组看到修改后的特征,争辩时也有重点准备,一旦独权被无效,对从权的创造性要求就比较高;所以如果从权对创造性贡献不大,前期加入独权效果更好。当然也要考虑 你的保护范围。



    对于清楚问题,自己准备下就好,不用修改,一般不可能通过 这个实现无效的目的。根据个人经验,提不清楚的问题,很多时候就是为了引诱你做出解释,一方面利用你的解释限制保护范围,为后来法庭抗辩留下证据;另一方面能够和其他无效理由结合,为其他理由的观点做铺垫。





    2022/06/10 10:33 [来自安徽]

    收起回复 0
    • 2022-06-23 14:32:26 [来自广东]

      回复 0
  • 第2楼
    问专利工程师木用,要问专利代理师打无效诉讼的

    2022/06/10 11:56 [来自江苏]

    0
  • 第3楼
    所以,等着打侵权无效,不如撰写时做好布局。

    2022/06/10 11:57 [来自江苏]

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    • 2022-06-10 16:23:43 [来自广东]

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  • 第4楼
    关于问题1。
    假设授权文本的权利要求为:1.一种装置,包括A部和B部。2.根据权1... 还包括C部和D部。     
    你方经过研究,判断该权1稳定性极低,而权2中的C部具有创造性。那么,
    处理方式一是:修改权利要求。修改为1.一种装置,包括A部、B部和C部。2.还包括D部。此处理方式使得权1保护范围适当缩小,对方原本侵犯授权文本权1的产品可能就不再侵犯该修改文本了。   
    处理方式二是:不做修改。这种处理方式下,你方就要承担该专利的权1可能被宣告无效的风险,一旦权1被宣告无效,该案的有效权要为权2,其保护范围实际为:一种装置,包括A部、B部、C部和D部。如此,该案保护范围被更大幅度地缩小了。

    修改与不修改的利弊,需要根据具体情况来具体分析。     比如:若确定对方产品具有A部、B部和C部,而不具有D部,且A部和B部不具有创造性,C部具有创造性,则偏向于修改;       若确定对方产品具有A部和B部,而不具有C部,且A部和B部是否有创造性存在较大争议,C部具有创造性,仅考虑你方与对方的诉讼而不考虑其他的话,则偏向于不修改。

    关于问题2。
    描述不清楚的地方,只能结合原申请记载的内容进行解释。站位于本领域技术人员,前述解释不能超出原申请的范围。

    关于问题3。
    以申请文件记载的内容为准,你方提供的相关产品仅供参考,无实质性作用(站位于本领域技术人员,不能通过展示相关产品对原申请文件进行超范围地解释)。

    所以,原始申请文件很重要!!!

    2022/06/10 12:24 [来自江苏]

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    • 2022-06-10 16:21:57 [来自广东]

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    • 2022-06-11 11:37:22 [来自江苏]

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  • 第5楼
    呵呵,,这是把专利法放在啥位置呢?掉书袋?
    前几天还看到很多厉害人物都是玩儿专利,,真是高山仰止,佩服佩服

    2022/06/14 09:35 [来自山东]

    0

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Anna_lulu

[7]思博总理

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