实用新型常见审查意见的答复办法

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授权客体A2.3，常见审查意见用语表述为“解决本申请的技术问题需要依赖于计算机程序，……由此可见，该技术方案包含计算机程序的改进，……不属于实用新型保护客体，不符合专利法第二条第三款的规定”。

遇见这样的审查意见时，心里肯定是慌的，就笔者而言，每次答复这样的OA都没有100%的把握。只有尘埃落定那一刻，悬着的心才能放下。但经过多年的经验，笔者对于授权客体的OA答复成功率基本在90%以上，以下具体分析一下不授权客体的答复思路。

首先，理清不授权客体含义，不授权客体是指不能授权专利权保护，换言之，如果该方法的改进仅记载在了说明书中，而权利要求请求保护的结构的改进则不存在授权客体的问题。其次，理清技术方案和解决的技术问题之间的逻辑，确定“本申请所解决的技术问题”与审查员所认定的“计算机程序的改进”是否是存在直接必要的关系，也就是笔者经常提及的充分必要条件；然后，判断所谓的计算机程序改进是否属实，如果仅仅是一些司空见惯的方法、步骤、程序则不能视为方法改进，可用证据文件的方式进行抗辩。

案例分享：一种**仿真显示装置，包含了“处理器对入信号进行渲染、重叠、将不同环境因素叠加在一个画面中”的技术方案，审查员指出该过程依赖于计算机程序的实现，方案实质是对方法提出的改进，因此不属于实用新型保护客体。如上思路进行分析，本申请的权利要求并未记载“处理器对书信号进行渲染、重叠、将不同环境因素叠加在一个画面中”这一技术方案，该方案仅记载在说明书中，权利要求记载的是各模块的连接关系，大致为“A模拟软件与信号选择模块连接，信号选择模块与处理器连接，处理器将模拟信号处理后输出至显示器进行仿真显示”。换言之，在本申请所请求保护的范围是各模块的线性连接关系，而非处理器如何处理模拟信号，因为权利要求并未限定处理器如何处理。

其次，本申请所解决的技术问题，基于背景技术的描述，本申请解决的技术问题是“现有技术未对天气、地貌等因素进行单一或综合性的仿真，使得仿真效果较差”，而解决这个问题的技术手段是通过信号选择模块选择不同的模拟信号来实现的，也就是进行信号的组合选择，显然这个过程是由信号选择模块来完成的，而处理器只是将选择的信号进行处理得到相应的仿真环境。显然，本申请所解决的技术问题并不是“处理器对入信号进行渲染、重叠、将不同环境因素叠加在一个画面中”所实现的。处理器所承担的工作仅仅是信号的处理，也就是图像渲染处理。显然，图像渲染是本领域的公知常识，为了增强说服力，笔者举例其他相同应用场景中的图像渲染作为辅助证据，随即授予了专利权。这里的辅助证据最好直接选用实用新型授权文件，其优势有两点，1.授权的专利文件即可证明该所谓的方法改进是现有技术，2.相同类型的实用新型专利不存在授权客体的问题（参考度不高，不同审查员审查标准不同）。值得注意的是，以上两点仅仅是内在逻辑，无需在答复中进行陈述，尤其是第2点，陈述后可能会引发反效果。以上即为实用新型不授权客体的答复分享。

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新颖性问题在实用新型的OA中并不多见，笔者从业6年也只遇见一两次。A22.2，在审查意见中常见用语表述为“本申请与……相比，区别特征仅在于……，而根据……采用……是本领域技术人员惯用手段的直接置换”。

首先，对于新颖性的标准可参考审查指南第二部分第三章3.1-3.2的内容，可以得出，新颖性包括两种情况，完全相同以及相对相同，完全相同自不必多说。相对相同包括了上位概率和下位概念构成的相同以及惯用手段的直接置换构成的相同。不难发现，由于完全相同标准较高，审查员一般不采用，而是采用惯用手段直接置换进行评价，简单省事，其本质是不负责的表现。

要对其进行陈述，首先得了解惯用手段置换的本质，审查指南采用举例说明的方式做了解释“例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式”，也就是说其必须包括和对比文件之间的存在技术方案的交换，而不是增加或减少，在实务中经常出现的本申请与对比文件相比多了某一技术特征（这一技术特征确实没创造性），审查员仍采用惯用手段直接置换进行评价，这就不符合审查指南的规定。在对其进行陈述时，可从以下两方面应对：

第一，从惯用手段直接置换的审查标准进行分析，得出本申请相对于对比文件是属于技术特征的增加或减少的关系，而不是置换关系。

第二，突出所谓的“惯用手段直接置换”的技术方案相对于对比文件其解决的技术问题不同，达到的技术效果不同。

该部分由于笔者案例较少且资料已不可查，因此不予分享实际案例。

3

A26.3即技术方案不清楚完整，专利法26.3的原文是“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点”。

根据上述条款，不难看出专利法的26.3的核心在于四个字“清楚完整”，很多刚从事专利实务的代理人认为“清楚完整”是一个问题。但笔者认为，“清楚完整”实际上概况了两个问题，也就是“清楚”和“完整”两个问题。

关于“清楚”和“完整”的解释，笔者提供一种解释说明，如下：

清楚——能不能；

完整——有没有；

（以上解释说明并非笔者所提出，其具体出处笔者忘记了……）

其中，“能不能”是指本申请所记载的技术方案，能不能解决本申请需要解决的技术问题，或者说能不能实现所记载的技术效果。

“有没有”是指本申请所记载的技术方案是否缺少相应的技术特征，以致最终无法解决技术问题。

乍一看，貌似上述两种情况好像说的是一个问题，都是“说明书所记载的技术方案无法实现***的技术问题”。

笔者认为，应该从两个维度对该结论进行看待，即过程和结论，也就是最后的指向性的结论相同，即“本申请所公开的技术方案无法实现所解决的技术问题”，但对于这个指向性结论的认定过程是不同的。

清楚，是从技术方案的记载无法实现进行认定的，在这一前提下，审查员并未指出缺少实质的技术方案，一般是针对技术原理提出质疑，例如：“本申请说明书记载的方案只是笼统的描述了各部件之间的连接关系，部件内部特征不清楚，说明书附图缺少产品清洗准确的结构，使得本申请记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案”。（案例1）

完整，是从技术方案的是否记载完整进行认定的，一般会指出本申请所解决的技术问题缺少相应的技术方案，例如：“本申请的技术方案形成一个循环的闭环系统，使得胶体在该闭环系统内不断运转，没有记载相应的上胶装置，不清楚如何实现对纸、布、塑料薄膜等的上胶，对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书及附图所记载的内容不能构成--个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定”。（案例2）

1. 针对审查意见进行论证，根据审查意见的类型到底是“不清楚”还是“不完整”，其答复的策略为：

针对不清楚的问题，首先应从解决的技术问题开始论证，然后结合技术阐明工作原理，其中穿插插入对于“本领域技术人员”的解释说明。

例如：在上述案例1中，笔者通过阐述本申请所解决的技术问题，再结合说明书即附图对工作原理进行说明，并从侧面证明各零部件的结构设计均为现有设备常见的零部件，最终该申请获得审查员的支持。

针对不完整的问题，首先应确定是否真的不完整，对于审查员认定错误的，可重新陈述案件事实，并以电话告知的方式进行交流。

对于确实缺少相关技术特征的，其处理策略为：

（2.1） 可指出缺少的技术方案对本领域技术人员而言，其存在是显而易见的。例如对本领域技术人员而言，其一般认知下的保温茶杯必然应该包括杯盖，即使是申请文本中并未记载“杯盖”这一特征，对于本领域技术人员而言，可显而易见的意识到杯盖的存在以及安装方式，将该观点用于审查意见陈述，显然具备一定的说服力。

（2.2）可根据《审查指南》第二部分第二章关于实施例的撰写要求，对本方案所缺少的技术特征做进一步解释说明。也就是“在具体实施方式部分，对最接近的现有技术或者发明或实用新型与最接近的现有技术共有的技术特征，一般来说可以不做详细的描述”。

（2.3）指出缺少的技术特征，不是解决技术问题的必要特征，同时指出缺少的技术特征本申请未作出具体改进，可以直接应用本领域已知的公知常识。

例如：上述案例2中，笔者就通过陈述上胶装置是上胶机中的必备零件，即使本申请文本未记载，本领域技术人员显而易见是可以获知的，本领域技术人员显然具有应用该日期之前常规实验手段的能力将上胶装置设置在合理位置，最终该申请获得了审查员支持。
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