发明专利实审答复策略（三）
发布时间：2021.03.31 四川省查看：5369 评论：14
本期笔者将从全新的角度解读关于发明专利创造性的答复策略。关于创造性的答复，本领域从业人员基本都知道“三步法”，关于“三步法”的具体概念，笔者就不再赘述。
“三步法”的运用是本领域从业人员的基本要求，在多年的实务中，笔者也看了近百篇不同代理人关于创造性的答复OA。笔者发现大部分代理人只会生硬的套用“三步法”和审查员硬刚。在笔者看来，这可能是他们最后的倔强，并不能争取到授权前景。
笔者认为“三步法”的精髓在于找出区别特征，而区别特征的确定则是根据所解决的技术问题出发的，而不是基于技术方案本身，换言之，即使是两个一模一样的方案，也不一定没有创造性。
在实务中，审查意见中对于创造性的评定无外乎包括两种情况：
1．单一对比文件相比本申请缺乏创造；
2．多篇对比文件的结合启示相较于本申请缺乏创造性；
针对以上两种情况，笔者认为在答复的过程中的思路也稍有不同。
对于情况1：
笔者总结出一个关于区别特征的判定公式，那就1+1≠1+1，其中第一个1+1是对比文件的技术方案+技术效果，第二个1+1是本申请的技术方案+技术效果，下文中用D表示对比文件，B表示本申请。
很显然的，审查员所要证明的必须是1+1=1+1，那就意味着必须满足两个1=1，也就是技术方案D=技术方案B，技术效果D=技术效果B。而我们只需要找出1+1≠1+1即可，而1+1≠1+1成立的条件显然没有1+1=1+1成立的条件苛刻，只要审查员对其中任何一个1的认定是错误的1+1=1+1就不能成立，因为审查员认为的1并不一定是1，而作为代理人的职责就是找出这个漏洞并进行反击，其具体操作思路如下：
技术方案D→1，分析审查员对于D中技术方案的认定是否准确无误，在这个过程中一定要通篇阅读D，因为审查员惯用的手段就是断章取义，若技术方案的认定错误则1+1=1+1不成立，从而找出区别特征；
技术方案B→1，分析审查员对于B中技术方案的认定是否准确无误，具体操作同上；
技术效果D→1，分析审查员对于技术方案D产生的技术效果D是否明确记载于D中，如没有则属于审查员的主管臆断，可作为漏洞反击；
技术效果B→1，分析审查员对于技术方案B产生的技术效果B是否理解准确，如没有则属于审查员的主管臆断，可作为漏洞反击；
综上，当出现技术方案不同时，也就是存在区别特征，利用三步法即可解决，当方案确实相同时，则利用方案实现的技术效果不同，得出未给出本申请解决技术问题的启示（也属于三步法的范畴），不管哪一种情况其结论都是本申请具有创造性。
如审查员的上述认定全都准确无误，也就是公式1+1=1+1成立，则代理人的出路在哪里呢？
显而易见的，对于已明确记载的东西是不能狡辩的，这辈子都不能狡辩，狡辩也是没有意义的。很显然，技术方案D、技术方案B、技术效果D都是明确记载的，唯一的出路在于技术效果B，也就是说突破点在于重新树立本申请解决的技术问题和技术效果，即根据方案和本领域认定的技术准则进行合理的解释，通过言之有理的推论和必要的论证证明本申请的技术方案还具有技术效果B+1，则本申请仍具有授权前景。
对于情况2：
区别于情况1，在多对比文件的情况下，还多了一个结合启示的问题，笔者总结出另一个关于区别特征的判定公式，那就（1+1）+（1+1）≠2+2（2篇对比文件的情况），有几个对比文件就变成几个1相加。
其中对于1的认定分析情况1完全相同，区别在于本多了（1+1）以及（1+1）=2的判断。何谓（1+1），其实就是指对比文件的结合，即D1和D2能不能结合，以及结合后的（1+1）=2是否成立。换言之，在结合评价创造性时，对于审查员而言，就必须满足（1+1）+（1+1）＝2+2成立，而代理人只要找出审查员对于其中一个元素的认定存在错误即可。
单一元素的认定可参考情况1中的认定方式，也就是先对每一个1和2（本申请）进行分析，看是否出现错误，然后再进行结合启示的分析，结合启示分析思路可参考笔者在上一期文章的分享，综合后则答复思路如下：
技术方案D1→1，分析审查员对于D1中技术方案的认定是否准确无误，在这个过程中一定要通篇阅读D1，因为审查员惯用的手段就是断章取义，若技术方案的认定错误则1+1=1+1不成立，从而找出区别特征；
技术方案D2→1，……；
技术效果D1→1，分析审查员对于技术方案D1产生的技术效果D1是否明确记载于D1中，如没有则属于审查员的主管臆断，可作为漏洞反击；
技术效果D2→1，……；
……
技术方案B→2，分析审查员对于B中技术方案的认定是否准确无误，具体操作同上；
技术效果B→2，分析审查员对于技术方案B产生的技术效果B是否理解准确，如没有则属于审查员的主管臆断，可作为漏洞反击；
技术方案D1+技术方案D2→1+1，分析1和1能不能相加，也就是D1和D2是否存在结合启示，关于结合启示可参考笔者上一期文章；
技术效果D1+技术效果D2→1+1，在结合启示成立的情况下，分析D1和D2的技术效果叠加是否符合事实，例如技术效果D1和技术效果D2分别解决的是高温环境下的某一问题和低温环境下的某一问题，即使是相同的问题，但两者的使用环境是不可能同时出现的，也就是两者是相悖的，技术效果不能叠加在一起；
当1+1成立的情况下再进一步分析1+1=2是否成立，这里可以将1+1和2分别视为情况1中的1，也就是结合启示成立的前提下再进行分析可以将多个对比文件作为1个对比文件进行分析，后续的分析则与情况1完全相同。
综上，在多篇文件结合评价本申请创造性的过程中，审查员出现漏洞的几率更多，除了有更多的点寻找区别特征以外，还可以通过是否存在结合启示进行答复。同样的，当（1+1）+（1+1）＝2+2成立的情况下，代理人仍可以用技术效果B作为突破点进行答复。
以上就是本期笔者所分享的内容，希望对大家有所帮助。
未完待续……
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飞熊是胖熊
[5]思博市市长
[四川省]
主题：9 回帖：40 积分：613
西门十三爷
2021/03/31 15:02 [来自四川省]
0 举报PPGJAMJa
2021/03/31 15:43 [来自安徽省]
0 举报爱吃海苔的小助手
2021/03/31 15:43 [来自北京市]
0 举报s454905239
2021/03/31 17:01 [来自上海市]
0 举报宋工
2021/04/01 12:38 [来自河北省]
收起回复 1 举报小飞猫快成长
如果对比文件1本身不需要解决重新确定的技术问题，本领域技术人员就不会进一步去考虑怎么去解决。
2021/04/02 22:26 [来自河北省]
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