发明专利实审答复策略（二）

发布时间：2021.02.06 四川省查看：5463 评论：11

在第一期的文章中，笔者给大家分享了关于发明专利实审答复的心得一。事后不少读者反馈，第一期所分享的内容只能作为入门级的小白知识，含金量不高。针对该质疑，笔者的回复如下：

1）笔者所面向的群体是广泛的知识产权从业者，而不是知识产权精英，笔者的目的是希望由基础向高级逐级递进，由浅到深的覆盖发明实审答复的全过程；

2）第一期的核心思想不在于技巧，而是给广大知识产权从业者树立一个信心，那就是针对任何一份审查意见，都应该抱着“它应该授权”的决心和信心，只有在这个前提下，才能做出有利于申请人的意见陈述。

临近春节放假，结合自身的最新案例，本期笔者将进一步分享实审中的答复策略，关于技术启示和事后诸葛亮行为的鉴定。

所谓技术启示，就是对比文件给出了本申请解决技术问题的启示。那么技术启示成立的条件应该是什么呢？

关于这个问题，笔者认为可以从关于创造性判断的“三步法”中寻找答案。所谓的“三步法”具体内容为：

—— 确定最接近的现有技术；

—— 确定发明的区别技术特特征和发明实际解决的技术问题；

—— 从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

那么技术启示的实质是什么呢，其实就是是否是显而易见的，如果是显而易见的则对比文件给出了技术启示，反之则没有。

那么从三步法中进行归纳，技术启示的标准应该是什么呢，笔者认为应该包括以下条件：

1）对比文件与本申请解决了相同或相近的技术问题；

2）解决技术问题的技术方案相同或相似；

3）达到的技术目标（技术效果）相同或相似。

以上3个条件，缺一不可。

那么我们常说的事后诸葛亮的行为是指什么呢，其实就是审查员跳过了条件1）直接根据2）和3）中的一个或两个指标来评判本申请的创造性。

属于事后诸葛亮行为的情形：

1）对比文件与本申请仅相比技术方案相似，却未披露本申请所解决的技术问题；

2）对比文件与本申请仅相比技术方案相似，且技术效果基本相同，但未披露本申请所解决的技术问题。

综上所述，在利用事后诸葛亮进行抗辩时，应按照如下步骤进行：

（1）确定对比文件与本申请是否解决了相同或相近的技术问题，如果不是，则进入下一步；

（2）仔细分析检索报告中的检索记录，确定审查员的检索思路是否存在事后诸葛亮的行为；

（3）确定本申请所解决的技术问题与对比文件所采用的技术方案是否存在直接的必然联系；

也就是该技术方案是否是本申请解决问题的唯一方式，即技术问题与技术方案之间是否可以直接划等号，如果不是，则可以进一步证明本申请没有从该对比文件中获得技术启示的动机。

未完待续……

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