2020年11月果汁局修指南分析二：技术问题
发布时间：2020.11.27 陕西省查看：1771 评论：0
原文标题：2020年11月果汁局修指南分析二：技术问题
作者：李鑫
出处：软唐知产 www.xuexiip.com
1. 序
2020年11月，2020年11月10日，果汁局在官网发布了：，里面内容丰富。前面我们讲了最接近的现有技术，第二课讲技术问题。
2. 修法内容
2.1 修改后的内容
第二部分第四章3.2.1.1 判断方法……
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。
审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。
重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案。
重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应包含对区别特征的指引或暗示。
【例如】
要求保护的发明是一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜、眼底、面部特征中的至少一种认证方式的组合。说明书记载，通过至少两种认证可以使用户账户更加安全。最接近的现有技术公开了一种消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。两者的区别在于发明通过至少两种生物特征进行身份认证，根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，可以确定发明实际解决的技术问题是如何提高消费电子设备的用户账户安全性。不能将发明实际解决的技术问题确定为“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”或者“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性”。
2.2修改说明
现行†指南‡规定，发明实际解决的技术问题是指“为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”，但实践中，某些发明与最接近的现有技术相比，技术效果相当，未表现出“更好的技术效果”，但是却提供了一种技术构思不同的可供选择的技术方案。现行†指南‡有关实际解决的技术问题的规定未涵盖这种情形，一定程度上造成认识上的分歧。
另外，实践中也存在将发明实际解决的技术问题确定得太过宽泛或者太过具体的情形，比如包含对区别特征的指引或者直接将区别特征作为发明实际解决的技术问题，陷入“事后诸葛亮”的误区。
此次修改包括三处：一是在重新确定发明实际解决的技术问题时，增加了一种特殊情况，即“当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案”，以全面反映创新的规律和特点。二是强调要客观分析并确定发明实际解决的技术问题。所谓“客观”，一方面，要基于区别特征在发明中所能达到的技术效果，使重新确定的技术问题与该技术效果相匹配，不能太过宽泛也不能太过具体：另一方面，实际解决的技术问题不应带有发明为解决该技术问题而提出的技术手段，既不能被确定为区别特征本身，也不能包含对区别特征的指引或暗示，以避免在后续的技术启示判断中陷入“事后诸葛亮”的误区。三是新增一个消费电子设备的案例，进一步说明如何重新确定发明实际解决的技术问题。
3. 修法分析
3.1 实践中早有体现
总结来说，就是增加了一个技术问题的情况，限定一个技术问题的使用方式。
对于增加一个技术问题的情况，我们在实践中也会发现审查员发出这样的审查意见：基于上述区别技术特征，本申请实际要解决的技术问题是：如何提供一种不同于~~~技术方案。【这里面不是审查指南修改中的所谓不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案，而是具体的技术内容，比如提供另外一种提升制作效率的技术方案。】
这次增加应该就是把实践中的内容予以落地，让审查员更名正言顺的使用该条款。
对于限定一个技术问题的使用方式
实际上在审查规程关于事后诸葛亮的地方有所阐述，即：
4 理解发明创造的形成过程，避免“事后诸葛亮”。
采用“三步法”判断发明是否显而易见，是为了帮助审查员始终站在客观角度上评价创造性。在使用“三步法”判断过程中，当审查员重新确定发明实际解决的技术问题时，切记勿将技术手段作为技术问题的一部分，否则，难免成为“事后诸葛亮”。
这次增加也是把规程里面的内容经过完善后加到指南中去，便于代理人和审查员深度适用。
3.2 现实问题
从2019年的修指南我们就发现：果汁局已经深刻认知到审查员在审查过程中，不重视和不严谨的使用技术问题所导致的问题，所以，不断在修正技术问题的使用。
现实中，审查员往往具有如下几类问题：
问题1：技术问题上位化
所谓上位化就是：将发明实际解决的技术问题扩大化，普世化，举例来说，就是通过扩大技术问题将更多的对比文件2引入；通过普世化将本领域更多或者说绝大多数对比文件2引入，进而能够达成和对比文件1结合，具有技术启示，进而得出不具有创造性的结论。其中，普世化是本领域普遍面对的问题，比如降低成本、提高效率、节省材料、提高硬度等问题。
问题2：技术问题手段化
所谓技术问题手段化是指：确定完区别技术特征之后，确定的本发明实际解决的技术问题中包含或则完全是区别技术特征，也就是把手段融合到技术问题中。
技术问题手段化所带来的问题是：具有该手段的对比文件2都可以引入到对比文件1中形成本申请，使得三步法中的技术启示名存实亡。
如上所述，采用这种定义的方式使得任何一个包括该技术手段（区别技术特征）的对比文件2都能引入到最接近的现有技术中，进而评述本申请没有创造性。
问题3：技术问题区别特征化
所谓技术问题区别特征化就是：将发明实际解决的技术问题等同于区别技术特征的固有作用。
举例来说，由于技术问题和区别特征之间天然的紧密联系性，在确定技术问题时，不是从整体上，不是从技术效果角度来确定技术问题，而是直接将技术问题确定为区别特征固有的作用，进而为后续的技术启示奠定基础。
进一步的，通过实践我们反而发现：真正技术问题定义到位的审查意见凤毛麟角，进而审查意见质量不高。
基于此，果汁局又给我们送来了一个：必杀技。
3.3 理论层面的认识
在修改说明中，果汁局还给我们引入了理论层面的认知，即：技术问题客观化。
所谓技术问题客观化体现在基于技术效果客观确定技术问题，不能太过宽泛也不能太过具体【即上位化】，体现在不应确定为区别特征本身，也不能包含对区别特征的指引或暗示【即手段化】。
实际上，三步法的客观化是一个很重要的概念。对于三步法的设计来说，第一步是完全客观的；第二步也是完全客观的，第三步技术启示部分可以主观化，但是这个主观化也被三个典型的例子也客观化了【请大家自己思考】。
之所以要客观，是为了保持审查的一致性，就和必须要定义一个所谓的本领域技术人员一样。这样，就可以保证A审查员审查和B审查员审查的结果是一样的。
所以，对于第一步和第二步必须保证A和B的审查一致，进而也就是保证客观化要足够。如果前两部客观化不够了，整个案子的审查也就跑偏了。如果第一步客观化不到位，就跑的没边了，如果第二步客观化不到位，就跑的远了，如果第三步客观化不够，就是法律允许的自由裁量权。
对于A和B来说，只有在第三步的自由裁量权内进行设计，可以让结果不同。
3.3 案例的解读
在修改中，对于场景进行了分类，即：
分类1：不应当被确定为区别特征本身；
分类2：不应包含对区别特征的指引或暗示。
案例中，是这样体现的。大家需要结合案例来理解。
正确的技术问题是：如何提高消费电子设备的用户账户安全性。
分类1对应错误的技术问题是：如何增加掌纹等至少一种生物认证方式。
分类2对应错误的技术问题是：如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性。
4. 实战方案
4.1 答审方案
在以前的课程中，我们将技术问题定义为：技术问题上位化、手段化、区别特征化，并在模板中引用审查指南的“模糊”语句来推导技术问题。现在好了，审查指南给了我们这个必杀技，这个必杀技和19年修法的公知常识一样有效，将审查员的左膀右臂一一砍掉。后面我们就是直接引用上述条款进行答复即可。
进一步的，如上所述技术问题的错误定义占比在八成以上，所以，后面你可以要求自己：每案必答技术问题。
进一步的，技术问题的使用，不是说审查意见中的技术问题上位化了，就完事了。您还需要重新定义新的技术问题，并构建三步法，推导得出本申请具有创造性。
关于如何构建，如何重新确定技术问题，可以参见其他课程。
4.2 撰写方案
如审查指南中所规定的，“重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”
基于该规定，在申请案的撰写中，技术效果必须要写上。如果不写，你再怎么定义技术问题，审查员都会不认的。
进一步的，申请案中你定义的区别技术特征不一定就是审查意见中所认定的区别技术特征，所以，对于不是你定义的技术特征的技术效果也要尽可能写上，保不齐后面会用到。换一句话说，技术效果都写为上。
进一步的，在19年修指南中还有一个规定“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。”
基于该规定，这是从整体上看起技术特征，以及技术特征所带来的技术效果，是防止审查员孤立片面看待特征的规定。我们在定义技术问题的时候，要注意整体性或者技术特征的关联性。具体怎么用，还是看其他课程吧。
评论列表
- 暂无评论数据
快速回复
软唐知产
[6]思博省省长
[陕西省]
主题：50 回帖：65 积分：1640
TA最近发帖
分享(5)
收藏(6)
点赞(1)
举报