从审查角度看专利申请文件撰写中因疏忽导致的问题
发布时间：2020.02.17 北京市查看：1171 评论：0
本帖最后由 木三 于 2020-2-17 17:56 编辑
曹晴云 华智数创（北京）科技发展有限责任公司助理研究员
李书蝶* 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员
关键词：专利申请，专利审查，专利撰写
随着科学技术水平的不断提升与知识产权保护意识的增强，我国专利申请数量逐年递增。然而，笔者在审查实践中发现，目前国内发明专利申请文件的质量参差不齐，很多专利申请文件由于撰写不到位或者不规范，导致专利审查周期延长、授权范围小、专利权不稳定，甚至即使发明本身具有专利性也不能取得专利权。其中，申请人或者代理人自身疏忽而痛失专利权的情形最为令人遗憾，这将导致申请人之前的精力和费用全部白费，蒙受不可估量的损失。因此，申请人和代理人在撰写专利申请文件时应认真细致，提交专利申请文件时应仔细谨慎。
本文拟从专利审查角度，概述专利申请文件撰写中因疏忽导致的几种难以挽回的情形，分析产生的原因及相应后果，探讨相应的预防措施和救济途径，以期给申请人或代理人一些指导和提醒，避免其因自身疏忽而造成不必要的损失。
（一）文件类型错误或内容不完整
案例1：随着电子申请的日益普及，申请人在提交文件时由于各种原因导致的文件类型错误的情况也越来越多。例如：某专利申请在申请日时通过说明书电子端口提交的文件实际上为权利要求书，从而导致漏交说明书（见下图）。
案例2：某专利申请的权利要求书为“1. 一种大功率五柱塞高压往复泵，其特征在于，……”，而该申请的发明名称是“一种移动管板空气换热器”，说明书的内容也是有关移动管板空气换热器的技术内容。权利要求书的主题与发明的主题明显不一致。经核实，是申请人错误提交了权利要求书，把系列申请中另一申请的权利要求书错误提交至本申请中，致使本申请实际上缺少正确的权利要求书。
案例3：某专利申请为电子申请，申请日提交的说明书明显不完整，缺少第3页后的其他页。
案例4：某专利申请说明书的“附图说明”部分中记载图1、2、3及4分别为产品的主视图、俯视图、左视图及装配流程图。而说明书附图中仅包括图1、2、3，缺少图4。
（二）电子申请文件异常的问题
案例5：某专利申请为电子申请，说明书附图如下所示：
说明书中出现公式
该申请的附图中出现大量小方格，说明书公式中字符重叠、显示乱码或缺失。这可以归结为电子申请文件异常的问题。该问题还表现为：正常内容显示为问号、异常字符等乱码，图片中字迹或符号展示在错误位置，公式、表格不完整或缺失等。
（三）撰写笔误
案例6：一件发明专利申请涉及一种装饰裂纹布制作工艺，将腻子(如原子灰及其类似的物质)加入2～5％的固化剂，涂刮于基材上，涂层厚度最好是小于5cm……，并且说明书具体给出了涂层厚度为3cm、2cm、4cm、4.5cm的实施例。之后申请人提交意见陈述书，说明原权利要求书和说明书中的所有厚度单位应该为“mm”，原先由于笔误撰写为“cm”。
案例7：申请号为201110204120X的发明专利申请，涉及一种利用制盐母液制备高品质盐的方法，原始申请文件所限定的内容为“加热后料液经过滤后进入膜组件进行真空蒸馏浓缩，真空度为0.88～1MPa”，并且说明书实施例中真空度为“0.95MPa”和“0.98MPa”。之后申请人提交意见陈述书说明，其由于笔误将真空度数值的下限值少写了一个“0”，实际上应该为“0.088～0.1MPa”“0.095MPa”和“0.098MPa”。
（四）附图严重不清晰
案例8：某发明专利申请的说明书附图，只有附图标记及引线可以分辨，而结构显示非常不清楚（见下图）。
（五）请求书中遗漏勾选的问题
案例9：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利时，由于疏忽而没有勾选同日声明。
（一）说明书公开不充分
根据《专利法》第26条第3款的规定，说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。该法条的立法本意是“公开换保护”，因此，如果专利申请说明书未达到充分公开的要求，则专利申请不能得到授权。案例1漏交说明书，案例3缺少说明书第3页后的其他页，案例5中的内容异常，案例8中发明的关键点就在于附图显示的结构。上述案例均很可能由于其缺陷造成说明书公开不充分，无法获得授权。
而依据《专利法》第33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这也就意味着，《专利法》第33条杜绝了通过向申请文件补充遗漏的部分来克服公开不充分缺陷的可能性。因此，公开不充分的缺陷一旦确认，专利申请文件便陷入“无可救药”的境地。
（二）重新确定申请日的风险
案例4是审查实践中最常见的缺陷，即说明书中写有对附图的说明，但无附图或者缺少部分附图。依据《专利法实施细则》第40条的规定，申请人应当在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取消对附图的说明。申请人补交附图的，以向国务院专利行政部门提交或者邮寄附图之日为申请日；取消对附图的说明的，保留原申请日。
申请人应注意，我国实行先申请制，申请日的确定无论对专利申请还是授权来说都非常重要，涉及重复授权、新颖性、创造性及优先权等方面的审查[1]。首先，申请日推后会扩大检索范围，如果恰巧在申请人首次提交专利申请文件之日与重新确定的专利申请日之间，存在影响发明创造新颖性或创造性的对比文件，将会对专利申请的授权产生不利影响。其次，重新确定申请日还可能会影响相关期限。如果本申请涉及优先权或不丧失新颖性的公开，申请人选择补交附图的，应保证补交附图的日期（重新确定后的申请日）仍然满足《专利法》第29条或第24条的规定，否则将视为其未要求优先权或视为其未要求不丧失新颖性宽限期。
另外，重新确定申请日也可能会影响同日申请，有的文献[2]简要分析了重新确定申请日的风险：原本同日提交的发明和实用新型很可能变成不同的申请日，从而导致申请日在前的申请会构成申请日在后的申请的现有技术或者抵触申请，同时破坏了同日申请的关系，无法通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权，影响授权前景。
（三）无法通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权
案例9也是审查实践中常见的缺陷。根据《专利法》第9条第1款的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，但是同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。可见，《专利法》第9条第1款给予涉及同一发明创造的发明和实用新型的一个转换机制，使得涉及相同发明创造的发明能够在放弃实用新型的条件下获得发明专利授权，但这要求申请人分别在发明专利请求书和实用新型专利请求书中都进行“同日声明”。如果任意一份请求书遗漏同日声明，那么到后续程序中，发明将只能通过修改获得授权，这将导致申请人的专利权范围受到影响。
（一）个人疏忽及不熟悉操作系统
文件类型错误或内容不完整、撰写笔误以及请求书中遗漏勾选等缺陷，一般是由于申请人的疏忽或者对电子申请客户端系统的操作不熟悉所导致的人为错误。例如案例1和3遗漏申请文件中的说明书，案例6中的“mm”写成“cm”，案例7中少写了一个“0”，均会造成技术方案不正确、根本无法实施。
虽然有些错误可以被认定为“明显笔误”，允许申请人对其进行修改，但在审查实践中，关于“明显笔误”的认定标准非常严格[3]]。根据《专利审查指南》第二部分第八章的规定，认定“明显笔误”，必须至少同时满足两个条件：一旦所属技术领域的人员看到，就能立即发现其错误，并能立即知道错误如何修改，例如某些相互矛盾之处。其中，“立即发现错误”需要所属技术领域的技术人员根据原申请文件和公知常识进行客观判断，“立即知道如何改正”要求该修改是所属技术领域的技术人员从原申请文件中可以直接地、毫无疑义地确定的内容。如果申请文件中不存在相关的予以支持的记载，一般不会被认定为“明显笔误”的错误。
因此，申请人在撰写申请文件时，应提高申请文件的撰写质量，在电子申请客户端提交申请文件前应仔细核对，避免类似错误的发生。一旦出现撰写错误，应依照《专利审查指南》等文件的相关规定，仔细审查撰写错误是否属于“明显笔误”，以采取弥补措施。
（二）匹配软件版本
案例5中的电子申请文件异常的问题，其原因一般可分为三种：一是申请人通过电子申请客户端提交了XML格式的文本，其电子申请客户端系统与专利局的电子审批系统字符集不兼容。对此异常情况，申请人可进行意见陈述，专利局经核实可以报异常解决。二是申请人通过电子申请客户端提交了PDF格式的文本，使用的adobe reader软件版本比专利局规定的软件版本过高。对此种情况，申请人也可进行意见陈述，专利局经核实可以报修解决。三是由于申请人本身的疏漏造成，申请人补正可能会因超出原说明书和权利要求书的记载范围而不被接受。因此，申请人在提交电子申请文件时，一定要按照规定选用软件类型和版本，并仔细核对，以免出现以上问题。
（三）附图有问题时的处理建议
案例4的情形存在重新确定申请日的风险，因此申请人或代理人需要在提交专利申请时仔细核对说明书文字与附图是否一致；一旦产生该缺陷，应准确评估缺少的附图在案件中的作用，根据不同的情况采用不同的修改策略。如果缺少的附图是现有技术图，或者并不对该申请的技术内容的表达有影响，建议申请人删除相应的附图说明，保留原申请日；如果缺少的附图对技术方案的影响较大，会造成申请公开不充分，申请人可以根据上述分析的风险选择是否需要重新确定申请日。
《专利法》第33条杜绝了通过向申请文件补充遗漏的部分来克服公开不充分缺陷的可能性，因此，申请人于申请日提交申请文件的完整性、严谨性至关重要。即使《专利法实施细则》第40条给予申请人关于附图缺陷的救济途径，但在实际申请和审查过程中，附图缺陷对专利申请本身仍会造成影响。
为了最大限度地减少申请人的权利损失，申请人和代理人在提交专利申请文件之前应认真仔细审对，从源头上杜绝以上情形；在提交专利申请时，应认真核实申请文件的正确、完整性，避免“一失足成千古恨”。
参考文献：
[1]宣晓晨，许彤彤.提交专利申请文件需重视完整性[N].中国知识产权报，2015-08 -14.
[2]黄蕾，俞可嘉. 重新确定申请日对相同发明创造的“同日申请”的影响及对策研究[J]. 中国发明与专利，2014（5）：98-102.
[3] 许艳.关于专利授权文件中明显笔误的认定[J]. 中国发明与专利，2012（9）:108-110.
来源 | 中国知识产权杂志 公众号
作者 | 曹晴云、李书蝶
编辑 | 木三
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曹晴云 华智数创（北京）科技发展有限责任公司助理研究员
李书蝶* 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员
关键词：专利申请，专利审查，专利撰写
随着科学技术水平的不断提升与知识产权保护意识的增强，我国专利申请数量逐年递增。然而，笔者在审查实践中发现，目前国内发明专利申请文件的质量参差不齐，很多专利申请文件由于撰写不到位或者不规范，导致专利审查周期延长、授权范围小、专利权不稳定，甚至即使发明本身具有专利性也不能取得专利权。其中，申请人或者代理人自身疏忽而痛失专利权的情形最为令人遗憾，这将导致申请人之前的精力和费用全部白费，蒙受不可估量的损失。因此，申请人和代理人在撰写专利申请文件时应认真细致，提交专利申请文件时应仔细谨慎。
本文拟从专利审查角度，概述专利申请文件撰写中因疏忽导致的几种难以挽回的情形，分析产生的原因及相应后果，探讨相应的预防措施和救济途径，以期给申请人或代理人一些指导和提醒，避免其因自身疏忽而造成不必要的损失。
// 常见的因疏忽导致的难以挽回的情形 //
（一）文件类型错误或内容不完整
案例1：随着电子申请的日益普及，申请人在提交文件时由于各种原因导致的文件类型错误的情况也越来越多。例如：某专利申请在申请日时通过说明书电子端口提交的文件实际上为权利要求书，从而导致漏交说明书（见下图）。
案例2：某专利申请的权利要求书为“1. 一种大功率五柱塞高压往复泵，其特征在于，……”，而该申请的发明名称是“一种移动管板空气换热器”，说明书的内容也是有关移动管板空气换热器的技术内容。权利要求书的主题与发明的主题明显不一致。经核实，是申请人错误提交了权利要求书，把系列申请中另一申请的权利要求书错误提交至本申请中，致使本申请实际上缺少正确的权利要求书。
案例3：某专利申请为电子申请，申请日提交的说明书明显不完整，缺少第3页后的其他页。
案例4：某专利申请说明书的“附图说明”部分中记载图1、2、3及4分别为产品的主视图、俯视图、左视图及装配流程图。而说明书附图中仅包括图1、2、3，缺少图4。
（二）电子申请文件异常的问题
案例5：某专利申请为电子申请，说明书附图如下所示：
说明书中出现公式
该申请的附图中出现大量小方格，说明书公式中字符重叠、显示乱码或缺失。这可以归结为电子申请文件异常的问题。该问题还表现为：正常内容显示为问号、异常字符等乱码，图片中字迹或符号展示在错误位置，公式、表格不完整或缺失等。
（三）撰写笔误
案例6：一件发明专利申请涉及一种装饰裂纹布制作工艺，将腻子(如原子灰及其类似的物质)加入2～5％的固化剂，涂刮于基材上，涂层厚度最好是小于5cm……，并且说明书具体给出了涂层厚度为3cm、2cm、4cm、4.5cm的实施例。之后申请人提交意见陈述书，说明原权利要求书和说明书中的所有厚度单位应该为“mm”，原先由于笔误撰写为“cm”。
案例7：申请号为201110204120X的发明专利申请，涉及一种利用制盐母液制备高品质盐的方法，原始申请文件所限定的内容为“加热后料液经过滤后进入膜组件进行真空蒸馏浓缩，真空度为0.88～1MPa”，并且说明书实施例中真空度为“0.95MPa”和“0.98MPa”。之后申请人提交意见陈述书说明，其由于笔误将真空度数值的下限值少写了一个“0”，实际上应该为“0.088～0.1MPa”“0.095MPa”和“0.098MPa”。
（四）附图严重不清晰
案例8：某发明专利申请的说明书附图，只有附图标记及引线可以分辨，而结构显示非常不清楚（见下图）。
（五）请求书中遗漏勾选的问题
案例9：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利时，由于疏忽而没有勾选同日声明。
// 后果分析 //
（一）说明书公开不充分
根据《专利法》第26条第3款的规定，说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。该法条的立法本意是“公开换保护”，因此，如果专利申请说明书未达到充分公开的要求，则专利申请不能得到授权。案例1漏交说明书，案例3缺少说明书第3页后的其他页，案例5中的内容异常，案例8中发明的关键点就在于附图显示的结构。上述案例均很可能由于其缺陷造成说明书公开不充分，无法获得授权。
而依据《专利法》第33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这也就意味着，《专利法》第33条杜绝了通过向申请文件补充遗漏的部分来克服公开不充分缺陷的可能性。因此，公开不充分的缺陷一旦确认，专利申请文件便陷入“无可救药”的境地。
（二）重新确定申请日的风险
案例4是审查实践中最常见的缺陷，即说明书中写有对附图的说明，但无附图或者缺少部分附图。依据《专利法实施细则》第40条的规定，申请人应当在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取消对附图的说明。申请人补交附图的，以向国务院专利行政部门提交或者邮寄附图之日为申请日；取消对附图的说明的，保留原申请日。
申请人应注意，我国实行先申请制，申请日的确定无论对专利申请还是授权来说都非常重要，涉及重复授权、新颖性、创造性及优先权等方面的审查[1]。首先，申请日推后会扩大检索范围，如果恰巧在申请人首次提交专利申请文件之日与重新确定的专利申请日之间，存在影响发明创造新颖性或创造性的对比文件，将会对专利申请的授权产生不利影响。其次，重新确定申请日还可能会影响相关期限。如果本申请涉及优先权或不丧失新颖性的公开，申请人选择补交附图的，应保证补交附图的日期（重新确定后的申请日）仍然满足《专利法》第29条或第24条的规定，否则将视为其未要求优先权或视为其未要求不丧失新颖性宽限期。
另外，重新确定申请日也可能会影响同日申请，有的文献[2]简要分析了重新确定申请日的风险：原本同日提交的发明和实用新型很可能变成不同的申请日，从而导致申请日在前的申请会构成申请日在后的申请的现有技术或者抵触申请，同时破坏了同日申请的关系，无法通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权，影响授权前景。
（三）无法通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权
案例9也是审查实践中常见的缺陷。根据《专利法》第9条第1款的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，但是同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。可见，《专利法》第9条第1款给予涉及同一发明创造的发明和实用新型的一个转换机制，使得涉及相同发明创造的发明能够在放弃实用新型的条件下获得发明专利授权，但这要求申请人分别在发明专利请求书和实用新型专利请求书中都进行“同日声明”。如果任意一份请求书遗漏同日声明，那么到后续程序中，发明将只能通过修改获得授权，这将导致申请人的专利权范围受到影响。
// 原因分析及建议 //
（一）个人疏忽及不熟悉操作系统
文件类型错误或内容不完整、撰写笔误以及请求书中遗漏勾选等缺陷，一般是由于申请人的疏忽或者对电子申请客户端系统的操作不熟悉所导致的人为错误。例如案例1和3遗漏申请文件中的说明书，案例6中的“mm”写成“cm”，案例7中少写了一个“0”，均会造成技术方案不正确、根本无法实施。
虽然有些错误可以被认定为“明显笔误”，允许申请人对其进行修改，但在审查实践中，关于“明显笔误”的认定标准非常严格[3]]。根据《专利审查指南》第二部分第八章的规定，认定“明显笔误”，必须至少同时满足两个条件：一旦所属技术领域的人员看到，就能立即发现其错误，并能立即知道错误如何修改，例如某些相互矛盾之处。其中，“立即发现错误”需要所属技术领域的技术人员根据原申请文件和公知常识进行客观判断，“立即知道如何改正”要求该修改是所属技术领域的技术人员从原申请文件中可以直接地、毫无疑义地确定的内容。如果申请文件中不存在相关的予以支持的记载，一般不会被认定为“明显笔误”的错误。
因此，申请人在撰写申请文件时，应提高申请文件的撰写质量，在电子申请客户端提交申请文件前应仔细核对，避免类似错误的发生。一旦出现撰写错误，应依照《专利审查指南》等文件的相关规定，仔细审查撰写错误是否属于“明显笔误”，以采取弥补措施。
（二）匹配软件版本
案例5中的电子申请文件异常的问题，其原因一般可分为三种：一是申请人通过电子申请客户端提交了XML格式的文本，其电子申请客户端系统与专利局的电子审批系统字符集不兼容。对此异常情况，申请人可进行意见陈述，专利局经核实可以报异常解决。二是申请人通过电子申请客户端提交了PDF格式的文本，使用的adobe reader软件版本比专利局规定的软件版本过高。对此种情况，申请人也可进行意见陈述，专利局经核实可以报修解决。三是由于申请人本身的疏漏造成，申请人补正可能会因超出原说明书和权利要求书的记载范围而不被接受。因此，申请人在提交电子申请文件时，一定要按照规定选用软件类型和版本，并仔细核对，以免出现以上问题。
（三）附图有问题时的处理建议
案例4的情形存在重新确定申请日的风险，因此申请人或代理人需要在提交专利申请时仔细核对说明书文字与附图是否一致；一旦产生该缺陷，应准确评估缺少的附图在案件中的作用，根据不同的情况采用不同的修改策略。如果缺少的附图是现有技术图，或者并不对该申请的技术内容的表达有影响，建议申请人删除相应的附图说明，保留原申请日；如果缺少的附图对技术方案的影响较大，会造成申请公开不充分，申请人可以根据上述分析的风险选择是否需要重新确定申请日。
// 小结 //
《专利法》第33条杜绝了通过向申请文件补充遗漏的部分来克服公开不充分缺陷的可能性，因此，申请人于申请日提交申请文件的完整性、严谨性至关重要。即使《专利法实施细则》第40条给予申请人关于附图缺陷的救济途径，但在实际申请和审查过程中，附图缺陷对专利申请本身仍会造成影响。
为了最大限度地减少申请人的权利损失，申请人和代理人在提交专利申请文件之前应认真仔细审对，从源头上杜绝以上情形；在提交专利申请时，应认真核实申请文件的正确、完整性，避免“一失足成千古恨”。
参考文献：
[1]宣晓晨，许彤彤.提交专利申请文件需重视完整性[N].中国知识产权报，2015-08 -14.
[2]黄蕾，俞可嘉. 重新确定申请日对相同发明创造的“同日申请”的影响及对策研究[J]. 中国发明与专利，2014（5）：98-102.
[3] 许艳.关于专利授权文件中明显笔误的认定[J]. 中国发明与专利，2012（9）:108-110.
来源 | 中国知识产权杂志 公众号
作者 | 曹晴云、李书蝶
编辑 | 木三
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