审查意见答复之技术特征的应对之策（一）

发布时间：2020.01.15 陕西省查看：1544 评论：2

本帖最后由木三于 2020-1-16 16:44 编辑

软唐知产

一.序

在答审中，从实战效果来看，由于事实认定相比较法律推理而言，审查员更难以招架，所以，一般而言，能用事实认定的就不用法律推理。

在事实认定中，最核心的就是技术特征比对。

但是，在现实中，越来越多的审查意见竟然不进行特征比对，直接宣称区别特征，使得代理人处于一种极为不利的地位，如果不答复，损失很大。

二.何为特征不必对

特征不必对是指：在审查意见中审查员并没有明确指出：对比文件1的那些内容具体公开了权1的技术特征，导致代理人无法针对性的判断：对比文件1是否公开了上述技术特征，使得代理人丧失了和审查员讨论对比文件1是否公开了上述技术特征的机会。

相比较而***确的方式应该是：

对比文件1公开了***内容，（相当于本申请的***技术特征）。

特征不必对的方式是：

对比文件1公开了本申请的技术特征，没有对比文件1公开的内容如何“相当于”本申请的技术特征的过程，直接认定对比文件1公开了本申请的技术特征。

或者说，特征不比对等于没有推理的过程，直接宣称结果。

三.特征比对的法理来源

1、审查指南的来源

体现点1：三步法第二步规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。

体现点2：为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征。

2、审查规程的来源

发明不具备创造性的评述，应当包括如下内容：

（1）评价的对象，主要是权利要求；

（2）所使用的对比文件（包括最接近的现有技术以及其他现有技术）相关内容的记载，特别是与构成发明技术方案的技术特征相对应的内容；有助于说明现有技术之间能够显而易见地结合的内容；对比文件公开内容的具体出处。

3、审查范例

来自审查规程：10.1.5 有关事实、理由、证据的典型示例，具体请见加粗下划线部分。

下面举例说明事实、理由和证据。

【案例 1】

审查意见：权利要求 1 请求保护一种显示装置的背光组件。对比文件 1（JP1184351A，说明书第 0005 段至第 0025 段，附图 1～4）公开了一种液晶显示装置的背光组件，该组件包括 A（相当于……）。由此可见，对比文件 1 所公开的技术方案与权利要求 1 所请求保护的技术方案实质相同；且两者均属于显示装置的背光组件领域，要解决的技术问题都是减小反射板受热引起的不均匀膨胀，达到相同的提高背光组件出光质量的技术效果。由于对比文件 1 所公开的技术方案与权利要求 1 所请求保护的技术方案实质相同，且两者均属于相同的技术领域，要解决的技术问题都是相同的，并达到了相同的技术效果，因此权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

四. 应对之策

一旦发现上述问题，即可初步判断：审查员难以找到合理的一一比对过程，所以，采用了笼统的，模糊的描述方式。也就是说，此时，应该针对性的展开描述。

一般而言，上述逻辑成立后，需要重新确定最接近的现有技术或者重新确定区别技术特征，三步法中后面的步骤要推导重来，所以，建议集中力量阐述此点即可，其他内容忽略不计。

五. 注意事项

1、充分利用发明构思的判断逻辑

发明构思的判定方式是最优的审查意见，基本体现三步法是合理的审查意见，孤立片面的看待本申请、对比文件是普遍存在的审查意见。

但是，如果区别技术特征就模糊评述，或者不评述，那么连孤立片面都谈不上了，必须再次充分阐述。

2、注意听证原则，避免直接驳回

一个原则，避免直接驳回，参照听证原则和驳回原则，适时修改权要，满足听证。

3、有进有退

最好能够提供一个模糊评述中，并没有被对比文件公开的点。

4、思想认知