浅谈计算机程序类发明专利申请的权利要求布局策略

来源 | 轻创知识产权
作者 | 徐苏明

《专利审查指南》是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章。我们知道《专利法》的第四次修订工作正在有序推进中，在此之前，修改后的《专利审查指南》已于2017年4月1日开始正式实施。

在上述《专利审查指南》的修改中，对涉及计算机程序的发明专利申请的相关规定进行了较大幅度的调整，从一定程度上，可以说这更符合大部分申请人的实际需求，也和欧美的相关规定更一致。因此，为了更全面地保证客户的相关权益，专利代理人也需要与时俱进，在准确把握修改后的《专利审查指南》的基础上，撰写出更优质的专利申请文件。

笔者作为一位主要负责电学方向的专利代理人，希望结合自己的学习与对欧美相关专利法规的了解，和大家分享和探讨一下目前国内涉及计算机程序的发明专利申请撰写，特别是权利要求布局的策略。

《专利审查指南》第二部分第九章第一节中规定：涉及计算机程序的发明是指为解决发明提出的问题，全部或部分以计算机程序处理流程为基础，通过计算机执行按上述流程编制的计算机程序，对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的解决方案。所说的对外部对象的控制或处理包括对某种外部运行过程或外部运行装置进行控制，对外部数据进行处理或者交换等；所说的对内部对象的控制或处理包括对计算机系统内部性能的改进，对计算机系统内部资源的管理，对数据传输的改进等。涉及计算机程序的解决方案并不必须包含对计算机硬件的改变。

通俗点理解，计算机程序类发明相当于一个以特定计算装置为执行主体的方法类技术方案。因此，其权利要求书通常包括一套以流程步骤为表现形式的权利要求，我们可称之为方法权要。在《专利审查指南》于2017年进行修改之前，多数代理人还会在撰写完上述方法权要之后，再撰写一套几乎与方法主题完全对应的功能模块形式的系统/装置主题的权利要求。

但是，《专利审查指南》第二部分第九章第五节中规定：如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，撰写装置权利要求，即这种装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的程序模块，由这样一组程序模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的程序模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。因此，我们将上述系统/装置主题的权利要求称之为虚拟装置权要。

众所周知，我国的现代专利体系起步于20世纪80年代，而彼时欧美已经走过了百余年的发展历程。所以在制定第一部专利法以及在后续的修订过程中，我国专利局借鉴了很多德国专利商标局和欧洲专利局的经验，这其中就包括上述方法权要的流程步骤形式及对应的虚拟装置权要的功能模块形式的撰写方式。

相信多数电学方向的专利代理人对于上述两种形式的权利要求撰写方式都烂熟于心，但随着技术的进步，特别是专利侵权案件的不断增多，却因上述“习以为然”的撰写方式产生了一个问题。在专利侵权调查过程中，需要确认疑似侵权方的技术方案是否落入专利权人的专利保护范围中，但由于方法类发明，也就是上述方法权要的表现形式主要为流程步骤，很难进行调查取证，不利于侵权判定。而对应的系统/装置类发明，也就是上述虚拟装置权要则完全是以虚拟的功能模块形式展现，并且可以说其实质上就相当于方法类发明，对实体装置的调查取证及侵权判定几乎起不到任何作用。

也就是说，对于涉及计算机程序的发明，修改前的《专利审查指南》并没有对相应的实体装置应该如何保护给出明确的规定，相反，由于禁止了“虚实结合”的撰写方式，使多数专利代理人长期保持着方法权要+虚拟装置权要的撰写方式。

根据欧专局的审查指南第F章第IV部分可知，欧专局给予了功能模块，或者说功能性限定更宽松的尺度。如果熟悉欧洲申请人的计算机程序类专利申请，就会经常在权利要求书中见到“means for …”的写法，其在中国专利申请中的表述形式通常就是“用于……的模块”或者“XX模块，用于……”。但是，在欧专局的审查标准下，若说明书实施例足够充分，则“means for …”形式的发明作为上位概括形式可以覆盖实施该功能的所有实体装置，这为相应实体装置的调查取证及侵权判定提供了一定的便利。

而我国因为实际国情等多方面因素，相关的专利法规并没有完全和国际上接轨。但是随着全球化大门的开放，对相应法律法规进行修订的工作也势在必行。

上述对《专利审查指南》的修改，在一定程度上也与美国专利法规中对涉及计算机程序的专利申请的相关规定进行了对接，方便我国的专利申请人走出去，也方便外国的专利申请人走进来。

“means for …”形式的发明在美国会被认为属于专利法第112条第6款规定的功能性限定装置，也就是“means plus function”。此种形式的发明的保护范围只能被理解为包括说明书所记载的具体实现方式及其等同实现方式，而不能被解释为包括能够实现上述功能的所有实现方式。

可以看到，对于功能模块形式的权利要求，美国专利商标局的要求显然比欧洲专利局更为严格。如果中国专利申请人将一份以“传统”写法的计算机程序类发明专利申请作为优先权文件分别进入欧洲和美国，其最终的结论将截然不同。

不过，需要注意的是，作为当前IT技术的最主要中心，美国专利商标局并没有全盘否定涉及计算机程序的发明，相反，只要符合其对于装置需要由具体的硬件结构来实现的相关规定，则相应的权利要求可以作为实体装置进行保护。这种写法相当于“软硬结合”，基于技术发展趋势等原因，修改后的《专利审查指南》在一定程度上也认可了此种撰写方式。我们称之为实体装置权要。

具体而言，在面对一个涉及计算机程序的技术方案时，笔者认为，如果有权利要求数量限制，通常情况可按下述形式对权利要求进行布局，也就是按方法权要、虚拟装置权要和实体装置权要的形式对独权进行布局。

1．一种XX方法，其特征在于，包括：

步骤1，……；

……

步骤N，……。（需要注意的是，可以不写逗号前的第几步骤，避免因步骤顺序限定使形式上的保护范围变小）

……

5．一种XX装置，其特征在于，包括：

模块1，用于……（可以和步骤1内容对应）；

……

模块N，用于……（可以和步骤N内容对应）。

……

9．一种XX装置，其特征在于，包括存储器和处理器；

所述存储器，用于存储计算机程序；

所述处理器，用于当执行所述计算机程序时，实现如权利要求1至4任一项所述的XX方法。（需要注意的是，为了避免发明名称超过25字，实体装置权要和虚拟装置的主题名称可以一致，但最好在说明书中解释一下）

另外，还可以根据实际需要布局如下形式或其他主题的权利要求。

10．一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有计算机程序，当所述计算机程序被处理器执行时，实现如权利要求1至4任一项所述的XX方法。

或者，

10．一种XX系统，其特征在于，包括如权利要求9所述的XX装置和……。

通过上述形式的权利要求布局，不仅可在后续的国内保护过程中，使保护范围更为全面、侵权判断更为直接，同时在以该中国专利申请作为优先权文件进行欧美等地区专利布局时，也可以较为方便地对接各地的专利法规体系。

当然，上述只是笔者对涉及计算机程序的专利申请的权利要求布局的一些建议，权要内容具体如何撰写可根据实际情况调整，另外，说明书的撰写依然需要符合一定的原则并满足相关的规定。只有这样，作为专利代理人，才能为客户撰写出比较完善的专利申请文件，并不断体现自身的价值。

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