关于实用新型审查中引用A2.3准备驳回的不同观点

在以往的实务操作中，实用新型的授权是非常容易的，但近期，相信很多代理人都已经感觉到了实用新型的审查越来越严格了，不少代理人都已经收到了对实用新型的审查意见，倾向性结论都是无授权前景，而多数是因为技术方案太简单，这主要是国内的实用新型专利申请的技术方案“含金量”确实是比较低，业内俗称的“垃圾专利”授权量太大，国知局要严把质量关，将这类申请踢回去，从短期来看，对代理人有所不利，毕竟审查标准突然变严格，没有任何事先告知，让代理人和申请人都是措手不及，长期来看，对于提高申请质量，进而促进整个专利代理行业的健康发展还是利大于弊的。 但是，对于审查员准备驳回这类实用新型专利申请所引用的条款和理由，本人认为是有些不妥的，下面列举一个审查员对某实用新型的审查意见： 审查员在审查意见通知书中认为：“本申请的技术方案是将XXX与XXX等已知技术简单组合在一起，各自仍发挥其本来的功能，形成了功能上的简单叠加，技术方案整体并未因为上述功能的叠加产生新的技术效果，因此本申请所要求保护的技术方案没有构成新的技术方案，不符合专利法第二条第三款的规定”。 对于此意见，我有不同观点： 专利法第二条第三款（以下简称“A2.3”）的规定内容为：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”而审查员的观点为：认为“本申请所要保护的技术方案没有构成新的技术方案”，即审查员认为本申请要保护的内容是属于“技术方案”，只是不属于“新的”技术方案。即审查员认为本申请不能授权的原因在于本申请的技术方案不是“新的”。 专利审查指南（以下简称“审指”）第一部分第二章第6节，就如何依据A2.3此条款进行审查的审查范围和审查标准做了明确的规定： 首先，“审指”确定，A2.3是对可以获得专利保护的实用新型的一般性定义，而不是判断新颖性、创造性、实用性的具体审查标准。并且，在其该节的6.1、6.2和6.3，分别对针对A2.3的内容（产品、产品的形状和/或构造、技术方案）和审查标准做了进一步解释和规定，而并没有对“新的”这一限定做任何解释和规定。也就是说，判断是否符合A2.3的规定，所审查的内容仅在于审查实用新型申请要保护的内容“是否属于产品”，“是否属于对产品的形状和/或构造作出的改进”，“是否属于技术方案”，而本申请要保护的内容满足了上述三类属性要求，完全符合现行“审指”第一部分第二章第6节对依据A2.3进行审查的所有规定，即本申请要保护的内容是满足A2.3的要求。 而审查员所认为本申请的技术方案不是“新的”的理由为：“本申请的技术方案是将XXX与XXX等已知技术简单组合在一起，各自仍发挥其本来的功能，形成了功能上的简单叠加，技术方案整体并未因为上述功能的叠加产生新的技术效果”。但这些理由实质上是属于创造性的审查范围，并且明显属于创造性评判中对组合发明是否具备创造性的评判标准（见审指第二部分第四章第4.2节）。 而在“审指”第一部分第一章第1节和专利法实施细则第四十四条第（二）项中，规定实用新型专利申请初步审查的范围中，包括对新颖性（A22.2）和实用性（A22.4）的审查，但未包括创造性（A22.3）的审查。 因此，我认为审查员对本申请的审查所引用的理由属于创造性的审查范围，而创造性审查在“审指”中没有被包含在对实用新型审查范围之内，所以，审查员对本申请的判断不仅所引用的法条不正确也不适当，并且已经超出了审指对实用新型审查范围和标准的相关规定范围，涉嫌对法律规定、限制内容的随意解释和范围的任意扩大，法律是通过明确约定可以做什么、不可以做什么的规则来规范、维护社会秩序的，没有被列为不可以做的，则默认是可以做，即“法不禁止即允许”，如果随意解释、任意扩大法条规定的内容和范围，则法律就没有其存在的意义了。 即使要对A2.3中对于“新的”这一限定属性进行解释，我认为也应当理解为是否满足“新颖性”的标准，即满足“新颖性”即为“新的”，不满足“新颖性”，就不是“新的”，但审查员并未检索和提供破坏本申请要保护的技术方案“新颖性”的现有技术（对比文件），因此，我认为相应申请的技术方案是属于“新的”技术方案。 以上观点当否，还望各位同仁和果汁们批评指正。