这样的复审理由充不充分

随笔 | 浅谈判断发明创造性时需考虑的其他因素

2018-02-23 任美玲 集佳知识产权

根据专利法的规定，发明和实用新型专利应当具备创造性。审查指南在对发明专利创造性的审查一章中规定，“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行”。这三个步骤，被业界简称为“三步法”。其中，“通常可按照以下三个步骤进行”指的是在进行发明和实用新型创造性判断时，绝大部分情况都可以按照三步法进行。但是，有少数情况，是需要考虑除“三步法”以外的其他因素，例如审查指南中指出的以下需要考虑的因素：

?发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题

?发明克服了技术偏见

?发明取得了预料不到的技术效果

?发明在商业上获得成功

在审查实践中，“三步法”被视为创造性判断的最重要的方法，但是，我们在进行发明专利创造性判断时，不能机械的使用“三步法”，即在判断创造性时不应仅考虑使用“三步法”而不考虑其它判断方法。其中，在上述需要考虑的因素中，前三种因素为实务工作中较常用到的判断创造性的方法，其分别可作为一项独立的创造性评判的方法来替代“三步法”。

然而，在化学领域中，前三种因素中的前两种因素“发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”以及“发明克服了技术偏见”中“技术难题”以及“技术偏见”难以定性，因此，判断发明创造性时需考虑的其他因素中的前三种因素均可以归结为“发明取得了预料不到的技术效果”，即通过最终的实验数据与现有技术以及公知常识性证据等相比较对发明的创造性进行判断。

以下结合具体的案例对上述因素进行详细的解释说明：

案例二

本发明要求保护一种抗紫外线材料，包括以下组分：55wt%~60 wt%的不饱和树脂；25 wt%~30 wt%的玻璃纤维；0.8 wt%~2 wt%的固化剂；0.5 wt%~2 wt%的促进剂；0.1 wt%~8 wt%的紫外线阻隔剂；各组分之和为100%；所述紫外线阻隔剂为水杨酸酯类化合物、苯酮类化合物、苯并三唑类化合物、取代***类化合物、三嗪类化合物和受阻胺类化合物中的一种或多种。

审查员检索到一篇与本发明最接近的现有技术，其公开了一种采光板，该采光板所用的采光用低热辐射型纤维增强材料其目的主要是为了实现红外线的完全阻隔，抑制室内温度过高的问题。

申请人认为，本发明所提供的抗紫外线材料通过添加特定种类的紫外线阻隔剂，可以实现全波段紫外线的阻隔。将抗紫外线材料应用于采光板，得到的采光板避免了紫外线对采光板中不饱和树脂的破坏，减缓采光板的老化、变黄过程，从而增加采光板的使用寿命，同时，本发明不添加或少量添加色浆量，因此，不影响采光板的采光性能。结果表明，本发明所制备的采光板对紫外线全波段的透过率为0。

审查员认为，对比文件1实施例2使用了苯并三唑类化合物2-（2’-羟基-5’-甲基苯基）苯并三氮唑作为紫外线吸收剂，其与本申请说明书中使用的苯并三唑类紫外线阻隔剂物质相同，那么根据本申请说明书记载的实验数据，本领域技术人员有理由相信，对比文件1采用2-（2’-羟基-5’-甲基苯基）苯并三氮唑作为紫外线吸收剂的技术方案能够得到一种抗紫外线材料，并且完全能够解决采光板对全波段紫外线透过率为0的技术问题。审查员还认为，对于如何选择紫外线阻隔剂，对比文件1实际上已经公开了水杨**类、苯酮类和受阻胺类化合物，而三嗪类和取代***类化合物也是本领域技术人员公知的紫外线阻隔剂类型，因此，本领域技术人员根据对比文件1或公知常识能够得到权利要求1的技术方案。并且，审查员以上述理由对本发明做出了驳回决定。

从上述驳回决定中可以看出，首先，现有技术中的采光板没有任何一种可以实现对紫外线全波段的透过率为0的效果。审查员对于“对比文件1实施例2使用了2-（2’-羟基-5’-甲基苯基）苯并三唑作为紫外线吸收剂，可见采光板对全波段紫外线的透过率为0的技术问题已被对比文件1所解决”的论断，完全是基于审查员在了解了本发明的内容之后才做出的判断，因此，低估了本发明的创造性。

其次，审查员对于本发明相对于现有技术产生了预料不到的技术效果并没有表态。

对此，申请人提出了复审请求，对权利要求进行了修改，删除了“苯并三唑类化合物”、“水杨酸酯类化合物”和“取代***类化合物”，在意见陈述书中指出了相关错误，并进一步对本发明相对于现有技术所产生的预料不到的技术效果进行了论述。

发明人通过检索以及对现有技术的考察，目前在现有技术中，采光板都无法实现对全波段紫外线的透过率为0的技术效果。并提供了相关的证据，例如，目前市场上常用的、并且抗紫外线效果最好的上海多凯复合材料有限公司生产的采光板的三大主流产品Twindeck、Kambord和TEDLAR采光板的配方中都使用了紫外吸收剂，但是抗紫外线率分别为99.9%、99%和99.9%，都没有达到百分之百的紫外线阻隔。

在现有技术中，采光板的抗紫外线率最高也仅是99.9%，无法实现对全波段紫外线的透过率为0。而对于本领域技术人员来说99.9%的阻隔率与100%的阻隔率虽然量上仅差0.1%，但这完全超出人们预期的想象。这种 “量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来，具有预料不到的技术效果。最终，复审委接受了申请人的论述，认可了本发明的创造性。