浅析发明专利创造性判断中的“肯定的”和“消极的”的技术偏见

       发明克服了技术偏见是判断发明创造性时需考虑的其他因素之一，也是专利申请实质审查、专利复审无效以及专利诉讼过程中申请人、专利权人或无效宣告请求人进行创造性争辩或驳斥创造性的常用理由。专利申请人或专利权人主张其发明创造因克服了技术偏见而具备创造性，应证明所述技术偏见是客观存在的。没有之前的技术偏见，则不能说明该发明克服了技术偏见，若该发明没有克服技术偏见，则说明之前的技术不一定是一种偏见。只有该发明出现以后才能判断之前的技术为一种“偏见”。

       在知识管理方面，存在两种技术偏见：“肯定的”技术偏见与“消极的”技术偏见。“肯定的”技术偏见涉及一定程度的教导远离-即该领域的公知常识教导本领域技术人员在解决技术问题时不要使用该方法。与此相反，“消极的”技术偏见是无形的，因为它是基于以下想法：当遇到某个技术问题时，先前的知识已被遗忘。[1]

本文结合中国台湾地区知识产权法院和中国大陆人民法院的具体判决案例对“肯定的”技术偏见与“消极的”技术偏见进行初步探讨，并对如何举证发明克服了技术偏见进行初步分析。

一、中国台湾地区知识产权法院案例

       在文章“IP Court Decision onNon-obviousness Affects Corporate Knowledge Management”中指出，在中国台湾地区专利审查指南中，克服技术偏见是确定非显而易见性的四个次要考虑因素之一。该文章中例举两个案例探讨“肯定的”技术偏见与“消极的”技术偏见。[1]

       案例1、“肯定的”技术偏见

       本发明涉及成分A和B的组合物。本领域通常在低于50°C的温度下通过混合这两种成分制备该组合物，因为本领域公知常识认为：不能在50°C以上加热成分A。然而由于组合物的成分未能很好地混合，所以研究人员需添加溶剂克服该问题。但是这增加了制备的成本。

本发明表明，在高于50°C的温度下混合这两种成分可以克服这个缺点，并且根据组合物的配方，这样的温度将不会损害成分A。因此，不能在50°C以上加热成分A是一种偏见，本发明是值得授予专利权的，因为其克服了技术偏见。

       案例2、“消极的”技术偏见

       该案例来源于中国台湾地区知识产权法院的真实判决。2002年提交的涉案专利的有效性受到对比文件1和2的组合的挑战。1995年授权的对比文件1是面临与涉案专利相似技术问题的现有技术，但是其使用另一种方式解决该技术问题。1986年授权的对比文件2教导了与涉案专利类似的概念，但是没有教导将该概念应用于涉案专利所要解决的技术问题。

       涉案专利权人争辩：近20年（从对比文件2授权日至涉案专利的申请日），没有人像涉案专利那样应用对比文件2的技术特征。即使是对比文件1，在面临与涉案专利相似的技术问题时，也没有使用对比文件2的想法。涉案专利权人认为，必然存在某种偏见使本领域技术人员避开使用对比文件2去解决对比文件1的技术问题，从而完成本发明。

       然而，在案例2中，中国台湾地区知识产权法院并不接受专利权人的陈述。相反，其得出结论：由于这两篇对比文件都没有教导远离两者的组合，所以技术偏见不存在。由此看来，中国台湾地区知识产权法院并不同意“消极的”技术偏见的存在。[1]那对于“消极的”技术偏见，中国大陆人民法院是如何看待的呢？

      本案涉及2011年3月16日授权公告的第200710000737.3号名称为“用于生产有机化合物的方法”的发明专利，专利权人为索尔维公司。本专利授权公告时的权利要求书如下：

1. 用于生产表氯醇的方法，包括由甘油生产的二氯丙醇经历脱氯化氢操作，其中所述甘油是在生产生物柴油的过程中获得的，所述甘油包含醛。

……

7. 根据权利要求1的方法，其中所述二氯丙醇通过使甘油经过与氯化剂的反应得到，所述反应是除了在乙酸或其衍生物的存在下进行的反应以外的反应。

……

10. 根据权利要求7的方法，其中所述催化剂是己二酸。

……

       2013年9月12日，专利复审委员会作出第21410号无效宣告请求审查决定，宣告权利要求1-23不具备专利法第22条第3款规定的创造性，专利权无效。

       其中，本案所涉及的相关证据如下所示：

证据1：美国专利US2144612A，授权日1939年01月24日；

……

证据6：A synthesisof beta-chloro-allyl chloride, Journal of the American Chemistry Society, 1922,44(11), 2582-2595；

证据7：《环氧树脂》，上海人民出版社，1971年，第13-20和28页；

……

反证5：DE197308，授权日1906年11月20日；

……

反证8：《环氧树脂生产与应用》，石油化学工业出版社，1976年，第11-17页；

反证9：《化学产品手册第二版：有机化工原料》，化学工业出版社，1995年，第102-105页；

反证10：Chemical Abstracts，1930年9-11月，第24卷，封面页、第5021页；

反证11：帕特力克·吉尔博（Patrick·GILBEAU）的宣誓书及其附件1-6，共146页。

       其中，关于权利要求10的创造性，索尔维公司认为：证据1本身并不推荐将其中实施例5的技术方案与证据6中公开的使用琥珀酸或壬二酸的技术方案相结合，更无从得出使用己二酸的技术方案，证据6虽然公开了丁二酸、壬二酸可以用于催化甘油氯化反应，但实际使用的是乙酸，本领域技术人员一般会认为证据6暗示了乙酸的催化效果好于丁二酸、壬二酸。根据证据1、证据7、反证5、反证8、反证9和反证10的教导，现有技术一直以来都认为乙酸是最好的催化剂，本领域技术人员在制备二氯丙醇的过程中不会使用二元酸；本专利说明书记载使用己二酸作为催化剂获得了显著提高的反应物转化率、提高的二氯丙醇选择性、减少催化剂的损失以及提高催化剂的可回收性等优异的技术效果；反证11结果证明己二酸的催化效果显著优于琥珀酸和壬二酸，因此，权利要求10具备创造性。

       对此，专利复审委员会认为：首先，证据6也涉及由甘油和盐酸合成一氯代甘油和二氯丙醇的方法，本领域技术人员有动机在相同领域寻找其他适合的反应条件，如催化剂尝试对现有技术进行改进。即使如索尔维公司列举的多篇证据均在其各自的现有技术的基础上，研究了使用乙酸作为催化剂的效果，但也不能就此认为本领域存在“乙酸是最好的催化剂”共识，甚至认为本领域技术人员将无视其他现有技术，如证据6中对其他催化剂的尝试和教导。其次，考察本专利全部实施例可以发现，实施例11-13（使用己二酸催化剂）相对于实施例1-10（分别使用乙酸、辛酸）在收率、产物纯度、催化剂损失方面取得的效果是优化其他反应条件，如温度、进料方式等的结果，并且属于本领域技术人员可以预料的效果，其不能用于证明使用己二酸作为催化剂的效果优于证据6公开的，也是本专利说明书第4页（0055）段明确提及并同样优选使用的琥珀酸。关于反证11，索尔维公司未申请帕特力克·吉尔博出庭作证，帕特力克·吉尔博也未出席本次口头审理，且由于帕特力克·吉尔博是本专利的发明人之一，与本案的索尔维公司存有利害关系，在无其它证据可以与反证11相互印证的前提下，反证11尚不能单独作为认定其所主张内容真实客观的依据。进一步考察其内容，其中记载了……尽管在本专利说明书第4页第（0055）段指出，“催化剂基于聚羧酸，优选的例子选自琥珀酸、戊二酸和己二酸。优选己二酸”，并且说明书还针对己二酸提供了相应的实施例11-13，但是说明书并未指出优选己二酸是由于其在原料转化率、产物收率等方面的优异表现，相反，结合说明书第14页关于催化剂回收的记载和实施例13的描述，本领域技术人员可以得出这样的结论，本专利在聚羧酸催化剂中优选己二酸是由于其在回收方面的便利，而这一优点是本领域技术人员根据己二酸本身的“沸点较高”物化性质就能够预期得到的。可见，索尔维公司主张的“己二酸产率优于琥珀酸和壬二酸”的技术效果并没有记载在本专利说明书中，此外，反证11第1页宣誓书的内容即表明，反证11中所述实验是在2007年和2008年完成的，即便“戊二酸和己二酸产率优于琥珀酸”的效果成立，这也不是索尔维公司在申请日时发现并证实的。因此，反证11的上述实验结论由于在本专利说明书中没有依据因而不能用于证明权利要求10的创造性。

索尔维公司不服专利复审委员会作出的第21410号决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求撤销该决定。索尔维公司在诉讼中主张本专利权利要求1具备创造性，但如权利要求1被认定为不具备创造性的情况下，不再坚持主张权利要求2-9、11-13、16-23具备创造性。北京市第一中级人民法院经审理，作出维持专利复审委员会作出的第21410号决定的行政判决。

       索尔维公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决和第21410号决定。索尔维公司在诉讼中继续主张本专利权利要求1具备创造性，即便权利要求1不具有创造性，本专利权利要求10、14、15也具备创造性。

       2015年3月27日，北京市高级人民法院经审理作出驳回上诉、维持原判的（2015）高行（知）终字第323号行政判决。

       其中，关于权利要求10，北京市高级人民法院认为：本专利说明书中只记载了使用己二酸催化剂（实施例11-13）相对于乙酸、辛酸催化剂（实施例1-10）的对比试验。证据6公开了可以使用琥珀酸（即丁二酸）、壬二酸作为制备二氯丙醇的催化剂，而本专利说明书没有记载与己二酸结构更接近且已被证据6所公开的琥珀酸和壬二酸催化剂的对比试验，故现有证据不能证明己二酸催化剂相对于最接近的现有技术具有预料不到的技术效果。而且，使用C原子数介于丁二酸和壬二酸之间，与上述催化剂属于同系物且性质类似的己二酸作为反应催化剂是本领域技术人员显而易见的。因此，权利要求10不具备创造性。

      在分析上述案例之前，笔者首先简要分析涉案专利的美国同族授权专利（US8415509B2）的审查档案（由于上述专利申请的年代较早，因此未能检索到该专利申请的中国审查档案）。

     US8415509B2的权利要求1如下所示：

      1. 一种方法，包括：在羧酸催化剂的存在下使甘油与氯化剂反应以产生二氯丙醇，其中所述羧酸催化剂选自由戊二酸和己二酸组成的组。

       关于权利要求1，审查员指出：DE 197308和US2144612A均教导了在有机羧酸的存在下通过使甘油与氯化氢反应生成甘油的二氯代醇，即二氯丙醇。DE197308举例说明了单羧酸和二羧酸的用途。DE 197308和US2144612A与本发明的权利要求的区别在于：它们没有教导使用特定的所要求的戊二酸和己二酸。然而，DE197308和US2144612A均没有限制可以使用的有机羧酸的种类，因此本领域普通技术人员可以合理地认为任何已知的有机羧酸都将适合用作催化剂。此外，JP62-242638教导羧酸适合用作醇与氯化氢反应的氯化催化剂，其中羧酸包括C1-C15单羧酸和多元羧酸，并明确公开了己二酸。在完成本发明时的本领域普通技术人员应当发现：使用在DE197308和US2144612A的方法中的任何已知的羧酸（包括JP62-242638公开的羧酸）是显而易见的，因为DE197308和US2144612A没有限制可以使用的羧酸的种类，并且DE197308具体示出二羧酸是合适的，而US2144612A示出单羧酸和多羧酸是可互换的氯化催化剂。在Sinclair＆Carroll Co.诉Interchemical Corp., 325 U.S. 327,65 USPQ 297（1945）中，支持以下观点：基于已知材料适用于其预期用途，该已知材料的选择具备初步显而易见性。

       申请人进行如下争辩：

      （1）JP62-242638公开了己二酸用于醇-醚氯化的用途，而不是用于甘油氯化的用途，从而生产不同于二氯丙醇的产物。与此相反，本发明涉及一种由甘油生产二氯丙醇的方法。因此，这两种方法是不可比较的，本领域技术人员将没有理由关注JP62-242638，因为其没有任何关于甘油反应的暗示。将JP62-242638与DE197308或US2144612A的组合用于证明显而易见性，是一种典型的事后诸葛亮的表现。必须避免不可容忍的后知之明，必须基于现有技术收集的事实达成法定结论（MPEP 2142；另见MPEP 2145(X)(A)）。

     （2）戊二酸和己二酸均不是用于“预期用途”（即用于由甘油制造二氯丙醇的用途）的“已知材料”。事实上，在引用己二酸（两种酸中的一种）的唯一一篇现有技术文献（JP62-242638）中，己二酸用于醇-醚氯化而不是用于甘油氯化，从而导致不同于二氯丙醇的产物。

     （3）不仅在所要求保护的方法（甘油氯化）***能性戊二酸或己二酸是非显而易见的，而且鉴于所引用的对比文件，本领域的技术人员将无法预测结果。关于       在 DE197308/US2144612A方法中的JP62-242638的单羧酸或多羧酸的可能用途，不应当忽视JP62-242638已经被限制为醚化合物（不包括甘油）的氯化，而且DE197308清楚地教导单羧酸相对于二羧酸是更优选的并且US2144612A也仅仅使用了乙酸，因此最佳催化剂是乙酸。由于己二酸和戊二酸之前从未作为甘油制备二异丙醇的催化剂测试过，因此当尝试预测己二酸和戊二酸的性能时，本领域技术人员将依赖于最接近的化学物质（即二羧酸而不是单羧酸）的已知性能。

最终，包括上述权利要求1的专利申请获得授权。

       笔者指出，US2144612A和DE197308分别为本文第二部分所指出的证据1和反证5。并且，反证5（DE197308）也被本文第二部分所指出的证据6（A synthesisof beta-chloro-allyl chloride, Journal of the American Chemistry Society, 1922,44(11), 2582-2595）所提及。

       在证据6中，公开了以下内容：虽然粗杂的α, γ-二氯丙醇可以仅仅通过干燥的氯化氢与甘油的反应来制备，但是反应非常慢。Reboul早期观察到可以通过加入等体积的乙酸来促进反应，而在最近的专利文献（DE197308）中已经提出了更经济的改变方式。后者规定使用相对少量的有机酸作为催化剂。建议最少为甘油重量的2%，最多为甘油重量的30%。乙酸、丙酸、琥珀酸、壬二酸和肉桂酸是可用于此目的的有机酸。初步实验证明，当从反应混合物中省略乙酸时，反应缓慢。因此，仔细研究了该反应，特别是关于各种量的乙酸和时间因素对二氯丙醇产率的影响。这些实验清楚地证明，在2%-30%范围内，所用乙酸的量和二氯丙醇的总产率之间无明显相关，以及平均6%的乙酸将达到一致地令人满意的结果。

       在该无效诉讼案例中，关于权利要求10的创造性，证据6（一篇1922年的文献，一篇简单提及琥珀酸和壬二酸的概述DE197308内容的文献）发挥了神奇的作用。由于包括证据6在内的现有技术均具体采用乙酸作为催化剂，导致这100多年来本领域技术人员自然而然地不去尝试二元酸而主攻一元酸，这其实是一种“消极的”技术偏见。那么一个消失了100年左右并且与当前科技的教导相反的教导（即在琥珀酸、壬二酸存在下使甘油与氯化剂反应以产生二氯丙醇）是否可以使当前的专利缺乏创造性呢？虽然涉案专利的美国同族专利仍处于有效状态，但是对于“消极的”技术偏见，从此案来看，中国大陆地区人民法院的审判原则是不予支持。

     《专利审查指南》第二部分第四章5.2节规定了技术偏见，其是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发，如果发明克服了这种技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。例如，对于电动机的换向器与电刷间界面，通常认为越光滑接触越好，电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果电流损耗较小，优于光滑表面。该发明克服了技术偏见，具备创造性。[2]

      上述所指“某段时间内”应当为技术偏见存在的时间至该发明申请日的这段时间；上述“技术领域”应当为技术偏见所属的技术领域；通俗的讲“技术偏见”中的技术应当理解为人们在该发明申请日前通过前人的教导或公知的技术资料（包括技术手册、教科书、论文等）得出的技术方案，偏见应当理解为该技术方案由于危险、污染等缘由禁止实现或本身不能实现或实现有困难或实现的效果不理想从而被舍弃。而发明采用上述被舍弃的技术方案却解决了技术问题，可以克服技术偏见的认识或该发明公开了这种技术可以实现，从而得到意想不到的技术效果或提供了一种新的技术手段，新的技术手段又能代表新的技术发展方向，因此该发明具备创造性。[3]

那么，人们长期未采用某种知识是否可以作为技术方案已被舍弃或对其存在某种普遍排斥性认识的佐证呢？未采用某种知识是一种行为上的表现，而潜在于其后的原因却可能是各种各样的。例如，人们不知道存在这样的知识或者人们虽然意识到这种知识的存在但尚未产生相关的需求或者这种知识已经被人们遗忘等等，而这类认识与人们对某种技术方案具有普遍的排斥性认识是完全不同的。因此，仅仅以人们长期未采用某种技术方案为由证明采用这种方案克服了技术偏见是不充分的。[4]

       在“消极的”技术偏见中，这种知识是如何会被遗忘的呢？如果该知识被不适当地检索、贮存或转移，就可能产生“消极的”技术偏见。特别是在当今社会，我们正处于信息大爆炸的时代，一个知识可能会因为“信息超量”而被迅速遗忘——在考虑或消化理解之前就被搁置一旁。研发人员发现古老的技术手段实际上可用于解决现代技术问题，这并非是不同寻常的。因为当今社会，科学技术领域的研发创新往往紧跟时代热点，而哪些不属于这个时代主流的知识往往容易被遗忘。

       综合技术偏见的定义和上述案例的判决，笔者认为，中国大陆地区与中国台湾地区对于技术偏见的看法基本一致，即支持“肯定的”的技术偏见，不支持“消极的”的技术偏见。对于申请人或专利权人来说，如果想要证明专利克服技术偏见具有创造性，申请人或者专利权人就应提出证据证明“肯定的”技术偏见的存在，例如尽可能多地引证一些技术手册、教科书、论文或者专利公开文献从而阐述本领域中的常规做法，同时现有技术中又没有相反的证据来否定时，则可以通过论述发明通过克服该“肯定的”技术偏见而使其具有创造性。而对于无效请求人来说，只需举出相关证据证明现有技术中存在着不同的认识，那么对于该技术问题的认识就不是技术偏见。以上仅为笔者的一些浅见，难免有不当之处，欢迎各位专家批评指正。

       [参考文献]

       [1] IP Court Decisionon Non-obviousness Affects Corporate Knowledge Management [J]. IntellectualAsset Management, 2013, 23 Oct.

       [2] 专利审查指南[M]. 北京: 知识产权出版社. 2010, 1.

       [3] 李朝虎. 论克服技术偏见的审查意见答复策略[A]. 《2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛论文（第三部分）》. 2014.

       [4] 李永红. 克服技术偏见对创造性判断的影响[N]. 中国知识产权报/2007年/7月/4日/第008版.