从独轮车无效案引发的思考

　　2017年4月13日，专利复审委员会对201110089122.9号，名称为“电动独轮车”的发明专利权无效宣告请求案进行了口头审理，涉及编号为4W105140、4W105147、4W105156的三件无效宣告请求。

　　针对上述专利，曾先后有不同请求人提出过八次无效宣告请求，与该专利相关的专利侵权纠纷涉及国内大部分电动平衡车生产厂家。本次口头审理的三件无效宣告请求共涉及三个请求人及专利权人共四方当事人，无效理由涉及多项法律条款，其中包括首次作为无效理由提出的有关保密审查的法律条款，引起了媒体和社会公众的广泛关注。专利复审委员会将该案列为“重大案件公开审理”的第四例案件并成立五人合议组对案件进行审理。

　　专利法第20条第1款规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。本文从专利法第20条第1款的无效宣告理由入手，结合案例口审过程中几方当事人的庭辩情况，从如何确定发明创造是在中国完成的、如何确定专利申请是否提出过保密审查请求以及如何确定在中国完成的创造向外国申请了专利等几方面探讨了该条款的法律内涵及适用标准，以期达到抛砖引玉的目的。

　　对于专利法第20条第1款有关保密审查的规定，请求人主张：

　　第一，在涉案专利的申请及其授权过程中，涉案专利的申请人及发明人都是一个中国公民，该申请也没有要求外国优先权。在提出专利申请时，申请人请求了费用减免并得到批准，因此可以推断涉案专利是由该中国公民在中国境内完成的发明创造；第二，涉案专利的内容与一件美国专利的内容几乎完全相同，包括附图标记也完全一样，请求人有理由怀疑涉案专利的发明创造已经向外国提交了专利申请；第三，涉案专利的审查历史档案中没有与保密审查相关的信息和资料，因此认为该申请向外国提交专利申请没有经过保密审查。综合以上信息，请求人认为该专利的专利权人违反了专利法第20条第1款规定的“在中国完成的发明创造向外国申请专利应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查”的规定。

　　专利权人在庭审中争辩如下：涉案专利的申请人是一个中国人A，而美国专利的申请人是美籍华人B，没有证据表明两个专利的申请人是同一人。另外，涉案专利的真正发明人应该是B，其将在中国国内的权利转让给了中国人A。目前，专利权人已经提交著录项目变更，将涉案专利的专利权人变更为美国人B。因此没有违反专利法20条第1款的规定。

　　由此可知，双方当事人在涉案专利是否违反专利法第20条第1款方面存在很大分歧。请求人认为，关于专利法第20条第1款所称的“在中国完成的发明创造”并未对专利申请发明人的国籍进行约束，即与发明人的国籍无关。审查历史文档证明本专利是在中国完成的，未经过保密审查向外国申请专利，违反了专利法第20条第1款的规定。请求人认为，该条款争议的焦点应该是本专利是否在中国完成，发明人的国籍不重要。由于该法条在审查和司法实践中较少使用，因此可借鉴的在先案例等非常有限，为避免论述过程冗长，笔者依据案情提炼出以下几个问题，并用自问自答的方式对每个问题进行了讨论。

　　问题1：如何确定一项发明创造是在中国完成的？

　　从举证责任分配的角度出发，一项发明创造的完成地应当由完成发明创造的人员或者与之相关的人员进行举证。在本案中，请求人实际上很难就涉案专利的完成地进行直接的举证。对于无效宣告请求人而言，最简单的方法就是推定法。即，如果与发明创造相关的专利申请在提交时申请人和发明人都是中国人，并且没有要求任何外国优先权，也无其他资料，就可以推定发明创造是在中国完成的，有相反证据的除外。

　　问题2：如何确定一件专利是否进行了保密审查？

　　实际工作中，可按以下三种方式对保密审查的情况进行核实。第一，核查涉案专利请求书或提交的其他文件中是否要求了保密审查；第二，涉案专利是否源于一件中国专利局作为受理局的PCT申请；第三，是否属于直接向外申请专利的情况。其中第三种情况，由于在后向中国国家知识产权局提交申请的案卷中不会有保密审查请求及审批资料，所以需要权利人提供。

　　问题3：如何确定一件中国申请对应的发明创造是否向外国申请了专利？两个申请的申请人、发明人相同是否是确定的要件？

　　对这一问题的判断需要从程序和实体两方面结合进行。就程序方面而言，如果中国专利申请和外国专利申请的申请人、发明人相同，且方案相同，则可以认定两者是就同一发明创造分别提出的中国申请和外国申请。如果中国专利申请和外国专利申请的申请人、发明人不同，问题就变得比较复杂。由于存在优先权转让及发明人造假的可能，因此不宜简单将申请人、发明人相同作为确定该问题的要件，需要更深入地调查。例如，如果中外两件申请的内容相似性过高，甚至连附图标记都一样，就要请中国的权利人进行解释，如果没有合理的解释，也应判定是向外国申请了专利，仅是向外国申请专利时变换了申请人、发明人而已。如果中外两件申请的内容相似性不是很高，则需要进一步判断。如何界定相似度高低的标准，欢迎读者探讨。

　　问题4：变更申请人能否改变发明的完成地点？变更发明人能否改变发明的完成地点？进一步地，发明人的资格是否可以任意改变？

　　虽然专利的申请权以及专利权均可以转让，但发明的完成地点是一项事实而非权利，上述权利的变更并不能改变发明完成地点的事实。另外，发明人变更也不能改变发明的完成地点，除非有相反的确凿证据表明，在专利申请时填写的发明人存在错误。事实上，发明人是更加严肃的事情，由于存在人身权的属性，不能随意变更，也不存在转让的可能，这一点与版权相似。

　　问题5：如果没有在中国提交专利申请或PCT申请而直接向外国提交专利申请，事先报请保密审查的，备案的技术资料与外国专利申请内容及在后的中国专利申请之间的差距大小到什么程度才能认为是专利法20条规定的情况？也就是说三份文件不一样，怎么认定？

　　与问题3类似，这是一个非常复杂的问题。在三份文件相同的情况下可直接认定三份文件涉及同一发明创造。而三份文件不相同，则需要建立相关的认定标准。笔者认为，总体上标准不宜太严格，但也不宜太宽松，否则轻易就可以蒙混过关。

　　问题6：如果先去外国提交了专利申请，然后在中国提交申请时请求了保密审查，是否属于违反专利法第20条第1款的规定？

　　从逻辑上讲，属于违反了专利法第20条第1款的规定。因为根据专利法的相关规定，其在向外国提交专利申请之前应当提交保密审查请求以确定向外国申请专利的内容不涉及国家安全或国家重大利益。

　　问题7：专利法第20条第1款的罚则是在中国申请的专利不授予专利权或者被无效，该惩罚是否过严或过松？如果是出于无意或者偶然的疏忽，在法律上是否应该给予相应的救济措施？

　　首先，采取“一刀切”的惩罚措施显然是不恰当的。在有些情况下会出现有失公平的情况。笔者认为，应当依据申请人是否存在主观恶意来确定不同的罚则以及与之相应的救济措施。如果申请人存在主观上的恶意，应严惩不贷。如果事出偶然或者并非申请人故意为之，并且事后在第一时间积极补救，例如如实地向国家知识产权局承认错误，并报请保密审查，应该可以从宽。这一点是非常值得探讨的，不枉不纵才是正道。

　　由于个人立场不同且水平有限，上述观点难免有失公正或者存在错误。欢迎业内人事各抒己见，批评指正，共同探讨专利法第20条的立法本意及其法律适用。