浅析抵触申请抗辩只能适用于相同侵权

《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》法发〔2011〕18号：“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。” 从最高院的表述中我们可以得到以下几个结论：1.抵触申请抗辩可以适用于三种专利侵权案件中；2.抵触申请参照现有技术或设计的审查判断标准。这里需要强调的是抵触申请只是参照现有技术或设计的审查判断标准，而非现有技术或设计抗辩制度的全部。如最高院认为现有技术抗辩不但可以适用于相同侵权而且可以适用于等同侵权的情形，那么抵触申请抗辩可以吗？对此问题实务界意见不一，有的认为抵触申请可以适用于相同和等同侵权这两种情形，有的则认为抵触申请只能适用于相同侵权的情形。对此笔者认为解答这个问题需要厘清如下几个关系或者前提：1.专利授权和保护分属不同部门的制度有无松动。2.抵触申请构成要件之一的“同样的发明创造”的判断标准与侵权判定中“相同”和“等同”判断标准之间的关系。3.现有技术抗辩与抵触申请抗辩的比较。 笔者认为当前我国专利授权与保护的权力分由国知局和法院享有的二分制度并未改变，也就是说法院在专利侵权诉讼中不能评价专利权利的稳定性，如对授权专利的三性进行评价。新颖性判断中的“同样的发明创造”应当与“相同侵权”的判断标准大致相当即新颖性判断标准，而“等同侵权”的判断标准更接近与创造性的判断标准。由此可得出抵触申请抗辩只能适用于相同侵权，因为此时法院只需要将被控侵权物与被控侵权人提供的申请在先、公布或公告在后技术方案进行比对，而无需将涉案专利与被控侵权人提供的技术方案对比来判断是否为“同样的发明创造”，因为这样对比涉及到涉案专利的新颖性判断，法院无权进行。而在相同侵权下，只要被控侵权物与被控侵权人提供的申请在先、公开或公布在后的技术方案相比无新颖性，则可认为抵触申请抗辩成立。