包含参数限定权利要求新颖性审查的合理性
发布时间：2012.09.08 广东省查看：11543 评论：14
本帖最后由 xfish 于 2012-9-8 16:40 编辑
审查指南2010版第二部分实质审查，第三章新颖性的审查3.2.5节规定
（１） 包含性能、参数特征的产品权利要求
对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和／或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和／或组成上不同。例如，专利申请的权利要求为用Ｘ衍射数据等多种参数表征的一种结晶形态的化合物Ａ，对比文件公开的也是结晶形态的化合物Ａ，如果根据对比文件公开的内容，难以将两者的结晶形态区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，该申请的权利要求相对于对比文件而言不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明，申请的权利要求所限定的产品与对比文件公开的产品在结晶形态上的确不同。
在这种情况下，如果检索到的对比文件中仅记载备得到的一种晶体，但是未有任何实验数据对该晶体进行表征，这种情况下，无法对两者是否为相同的产品进行对比，审查员可以据此推定产品相同。申请人只能通过重复对比文件中记载的技术方案，再对产品进行参数测试，进行对比，审查员收到这些数据之后，难以判断其是否真实可信，也可以拒绝采信申请人提供的实验数据，申请人就没有其他途径进行救济了。即便这真是一种全新的产品，也会因为缺乏新颖性而无法授权。
在对比文件特别多的情况下，技术方案模糊的情况下，极端情况下，如有1000篇文献记载了可以获得这同样会不合理地增加申请人的举证责任。
现有的规定好比有罪推定，需要申请人自证清白。考虑到专利授权后还有无效程序，个人认为这一审查规定过份增加了申请人的举证责任。
不知各位怎么看
审查指南2010版第二部分实质审查，第三章新颖性的审查3.2.5节规定
（１） 包含性能、参数特征的产品权利要求
对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和／或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和／或组成上不同。例如，专利申请的权利要求为用Ｘ衍射数据等多种参数表征的一种结晶形态的化合物Ａ，对比文件公开的也是结晶形态的化合物Ａ，如果根据对比文件公开的内容，难以将两者的结晶形态区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，该申请的权利要求相对于对比文件而言不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明，申请的权利要求所限定的产品与对比文件公开的产品在结晶形态上的确不同。
在这种情况下，如果检索到的对比文件中仅记载备得到的一种晶体，但是未有任何实验数据对该晶体进行表征，这种情况下，无法对两者是否为相同的产品进行对比，审查员可以据此推定产品相同。申请人只能通过重复对比文件中记载的技术方案，再对产品进行参数测试，进行对比，审查员收到这些数据之后，难以判断其是否真实可信，也可以拒绝采信申请人提供的实验数据，申请人就没有其他途径进行救济了。即便这真是一种全新的产品，也会因为缺乏新颖性而无法授权。
在对比文件特别多的情况下，技术方案模糊的情况下，极端情况下，如有1000篇文献记载了可以获得这同样会不合理地增加申请人的举证责任。
现有的规定好比有罪推定，需要申请人自证清白。考虑到专利授权后还有无效程序，个人认为这一审查规定过份增加了申请人的举证责任。
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xfish
[6]思博省省长
[广东省]
主题：28 回帖：318 积分：1983
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开到荼蘼
如果多篇甚至数百篇对比文件公开了该化合物或其晶体，但由于表征方法的不同，而无法区分本申请晶型到底是否为对比文件的晶型，如此则根据指南的规定推定其不具备新颖性。但由于公开该化合物的现有文献数量巨大，如果全部引用作对比文件，则对于申请人的举证来说过于繁重，甚至在规定答复期限内也未必能一一甄别。因此，为了使审查意见尽量合理并兼顾申请人的合理权益、授权专利权的稳定性，以及考虑到对比试验数据数量和工作量的合理性，在对比文件的确定上，主要考虑如下几点因素：
1、制备方法的相似性：如果有数篇现有技术公开的晶体制备方法与本申请的制备方法非常接近，那么根据结晶工艺可知，这数篇现有技术最有可能得到与本申请相同的晶型。在这种情况下，审查员需要将这数篇文献作为对比文件，由申请人举证证明之间晶体的不同。如果申请人能够提供表征数据证明如此接近的制备方法得到的晶型不同，那么自然有理由相信其它制备方法差异较大的现有技术文献制得的晶型更应不同于本申请，如此其它现有技术文献没有被用做对比文件的技术基础和理由；
2、化合物晶型的种类与数量：如果一种已知化合物，经过检索发现其晶型很少，难以有新的突破，那么本申请言及得到了新晶型，则需要相同表征数据的比对来证明与现有技术中的晶型不同。在此情况下，即便是制备方法明显不同，但审查员仍应将这些明显不同的现有技术文献用作对比文件，由申请人来举证在晶型上的突破和创新。
实际案子中，肯定审查员不能将所有检索到的、数量巨大的现有技术都用作对比文件，而应该根据上述因素进行合适取舍与选择，从而确定最为接近的对比文件以及确定合适的数量。
供参考。
2012/09/08 17:41 [来自北京市]
0 举报xfish
2012/09/08 22:52 [来自广东省]
0 举报xfish
2012/09/08 22:59 [来自广东省]
0 举报开到荼蘼
只要公开了制备方法，你就按照该方法重新制备下，表征下与申请相同的参数就是了，跟对比文件的参数完整与否有什么关系呢？手机打字费劲，先写这点，有问题明天交流。
2012/09/08 23:45 [来自北京市]
0 举报xwsipi
2012/09/09 06:54 [来自上海市]
0 举报jiajinyan
如果申请人能证明现有技术虽提及但不能制备出该化合物，则可证明具备新颖性
不知是否这样理解
2012/09/09 10:19 [来自北京市]
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