美国专利撰写1：背景技术及技术问题的提出与中国专利撰写差异

   不管是美国专利申请撰写，还是中国专利申请撰写，背景技术部分的处理尤为关键，其为发明的创新性与非显而易见性奠定基础，同时影响着权利要求的保护范围。美国专利商标局对于背景技术的审查具有其独特性，因此，深入理解并精准撰写背景技术是美国专利申请成功的重要环节。---创见君（知产创见）

 一、背景技术部分的撰写原则

  避免承认现有技术 ：美国专利制度下，一旦在背景技术中提及某技术方案，极易被认定为现有技术。因此，撰写时应谨慎措辞，避免直接或间接承认某一技术为现有技术。例如，对于非美国专利申请中的 “惯用手段” 或 “现有技术装置” 等表述，在美国专利申请中应替换为 “一种方法 / 装置” [a method/device known to the inventor(s)]，以弱化其作为现有技术的属性。另外，背景技术中提及的任何参考文献，都应该记载在信息披露声明(IDS)中，否则申请人会在告知义务中产生不利影响。

    对此，中国专利撰写中其实也是存在借鉴的，其对现有技术的处理类似于上述美国专利撰写中对现有技术的处理，例如实务中全文不出现类似于“现有技术”的字眼，而是用“发明人只晓得的xxxx”，“发明人研究发现xxx”，大多借鉴于美国专利撰写。

    但从最近公布的中国专利审查指南意见稿来看，未来在背景技术中更加详细地明确现有技术和技术问题（现在也是）可能是未来的风向，这其实是对过往大量中国专利申请关于背景技术及技术问题的“矫正”或引导。

  删除对现有技术的批评与贬低：对现有技术进行批评或贬低会限制等同原则的适用，给专利保护带来不利影响。有些案例说明书中对现有技术的批评，导致基于等同侵权原则的主张失败。因此，背景技术部分应仅客观描述现有技术，而不发表任何评价性言论。在阅读美国专利时也能发现这个特点。

    中国专利申请文本中一般会明确提出技术问题，其实就是对现有技术的“批评”。中国代理相关从业者更经常接触的是中国专利申请文本，阅读时逻辑更加清楚，可以非常快速地知道该专利要解决什么技术问题，但面对美国专利时，其背景技术仅对现有技术进行了描写而已，往往会使习惯了中国专利申请文本的从业者一头雾水，不明所以。如果了解美国专利撰写风格，也就不会有这样的疑惑。

     去除 “需要” 语句** ：包含 “需要”（Need）的语句易被美国专利商标局视为对现有技术缺陷的承认，进而可能成为驳回权利要求的理由。类似 “值得要的”（Desirable）、“要求”（Demand）等词汇也应避免使用，以防止影响专利的可专利性。美国专利商标局可能会根据这些词汇的提示进行检索，并且认为这些词汇来看保护方案是显而易见的，一旦审查员陷入到这种思维中，是很难“掰”过来的。

 二、技术问题的提出方式

    从发明人角度阐述问题 ：若需提及现有技术存在的问题，应将其描述为发明人所认知的问题，而非现有技术固有的问题。例如，将 “然而，在操作上，所述的装置 A 存在 E 缺陷” 改写为 “然而，发明人认识到，在操作上，装置 A 存在缺陷 E”，这样可避免美国专利商标局将问题作为驳回理由，同时强调发明人的创造性贡献。

  聚焦技术背景而非技术问题 ：美国专利撰写中，背景技术部分应侧重于介绍技术背景，而非突出技术问题。

    与中国专利撰写不同，美国专利更注重从技术背景出发，引出发明的创新点，而非以解决技术问题为核心展开。如上述，这也是为什么很多中国代理从业者初接触美国专利申请文本时阅读起来感觉不着重点的原因，因为其并没有在开头的背景技术提出技术问题。这就可以使得只要申请文件中解决了技术问题的技术方案都能够在后续的审查过程中声明为该申请的核心“发明构思”。这种风格与美国专利权利要求的修改只要不超范围则几乎无限制的风格统一。不在背景技术具体提出技术问题对于申请人其实是更加有利的，能够避免在审查过程中被审查员拉入到所谓的“发明构思”陷阱中，从而认为与提出的技术问题不相关或较为不相关的边缘方案为常规手段或容易想到。

    但从目前公开的中国专利审查指南看，未来中国专利撰写中需要更加强调技术问题的提出和发明构思的考量，进一步突出背景技术中提出的技术问题对创造性及整体发明构思的影响（专利审查指南修改草案分析2 | 进一步增强技术问题对创造性评价的影响）。这与美国专利撰写风格是相背的。但也不能就此认为孰优孰劣，只是各自有各自考量和合理性。