“二般”的情况可以有么？-评关于“西达本胺”的无效决定

专业关系，看到“2014年度专利复审无效十大案件”中有提到深圳微芯的创新药“西达本胺”，找来无效决定赶紧拜读了一下，有些体会不吐不快啊！ 先给个原始申请和无效决定的链接，供大家参考。 无效的理由一开始主要是修改超范围和创造性，专利权人也做了答复，在此不做评述了。关键是口审一开始，专利权人直接将权利要求限定到唯一化合物，这个就不一般了。 原专利关于化合物权项的就一个马库什独权，按照指南135页对技术方案的定义，以及细则20条、指南143页对权利要求的定义，应当理解一个技术方案写在说明书中的叫技术方案，写在权利要求书中的就叫权利要求，那么这个马库什独权就是一个技术方案，而不是多个并列的技术方案，设置马库什权利是方便申请人撰写及节省费用，否则全部写成并列技术方案的话（完全可以），会增加很多成本，但这是双刃剑，专利权人就要接受其仅是一个技术方案的处境，那么按照目前审查指南在无效程序中对修改的限定，该案是根本没有回旋余地的。审查指南之所以对无效程序中专利权人的“苛刻要求”，正是为了保证专利权的确定性，实际上是平衡专利权人与社会公众的利益所要求的，因为整个专利法就是在力求这种平衡。 但复审委同意了这种修改，理由实在牵强，合议组认为：尽管专利权人对权利要求1所作的上述修改不属于并列技术方案的删除，但是，修改后的具体化合物不仅在专利说明书中有明确记载，而且其属于本专利的发明核心所在。如果允许专利权人进行上述修改，则能够更加充分地体现专利制度鼓励发明创造的立法本意，并且有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质；同时，鉴于修改后的具体化合物在专利说明书中已被作为专利核心内容公开并在其保护范围之内，允许上述修改也不会带来公示性方面的问题；因此，上述修改并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷，应可以作为例外情形而被接受。 无非就是一句话“原说明书已记载了！”，如果这么成立的话，那么设立捐献原则还有啥意义？ 捐献原则明确指出了说明书即使记载，但不写入权利要求书也不能得到保护。其实该案最大的问题是在撰写上权利要求没有层次，这么重要的专利，哪怕拿到授权通知书后做个单个化合物的分案，都是绝对值得的，那也不会造成现在后续程序中没有回旋余地，“逼得”复审委出台这么一个“二班”的决定，真的很二！ 应当蒋，申请人（或者说是代理人）的失误，不应该让社会公众买单，就像当年频谱仪案的多余指定一样，否则很难提高全社会对专利的重视，特别是国内企业对专利的重视（口头重视除外）。 复审委成立了五人组，堪比“伟哥”案了，一番苦心为了保住这个专利，但其实无效又何妨？该药的适应症仅为外周T细胞淋巴瘤，而且替代药也有好多，市场就那么大，无所谓被仿制，而且仿制药的审批时间也很长，本身该专利到2023年也就到期了，仿制药能否审批出来也是个问题呢？再说即使仿制药上市，对公众也是利大于弊。 所以说为了这么一个产品，破坏整个游戏规则，是值得商榷的。 另外一个小问题，是关于请求人如何应对的，申请人完全可以向复审委当庭提出延期，以增加无效理由的，因为”针对合并修改都可以延期”（指南382页），更别说这种二班的修改了，这样可以多争取一些应对时间。而从该决定看，申请人没有提出延期，可能也是一看复审委这种态度就放弃了吧，会上诉中院么？