【涉外判例】VIVO英国商标被异议案

VIVO英国商标被异议案

涉外判例

VIVO海外商标路似乎不太顺，笔者此前亦有写VIVO在新加坡被戴姆勒异议一案，如需回顾请访问：【涉外判例】戴姆勒奔驰在新加坡异议VIVO商标案缘何败诉

案情概况

判决时间：2021年9月14日 国家：英国 诉争事项：异议 诉争商标双方信息：

 

 

 

法律依据

异议理由

01

《商标条例》5(1)款

A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.   如果商标与在先商标相同，并且申请该商标的商品或服务与在先商标受保护的商品或服务相同，则不得注册该商标。

 02  

《商标条例》5(2)(a)款

(2) A trade mark shall not be registered if because – (a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected.   如果商标与在先商标相同，并且与在先商标所保护的商品或服务相同或相似的，则不得注册该商标。

 03 

《商标条例》5(2)(b)款

(2) A trade mark shall not be registered if because – (b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.   如果商标与在先商标相似，并且与在先商标所保护的商品或服务相同或相似的，则该商标注册存在混淆的可能性，则不得注册。

 

 04 

《商标条例》5(3)款

(3)A trade mark which – (a) is identical with or similar to an earlier trade mark, (b) Repealed shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.     若商标注册申请同在先商标相同或近似，且在先商标在英国享有一定声誉，在后商标的注册将利用或损害在先商标的显着性或声誉，则不得被注册。

 05 

《商标条例》5(4)(a)款

(4)A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented- (a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade, where the condition in subsection (4A) is met.   根据保护未注册商标或在贸易过程中使用的其他标志的法律规则（特别是假冒法），如果该商标的注册在一定程度上可能会阻止未注册商标在英国的使用，则不得被注册。

 

裁定结果

本案异议人主张其商标在英国的长期使用以及获得的良好声誉和知名度，并提供了相关证据。   注册处仅针对异议理由二和四，即在先相同和驰名等两方面做出分析和对比，并判定异议人的异议理由成立。具体决定如下：

1

针对异议理由二（在先相同）

异议人基于其在先商标UK00914240048“VIVO”作为该异议理由的基础。

①商标比对

注册处认为两者均由字母“VIVO“组成，虽有字体和大小写的差异，但这些差异甚微，英国的消费者习惯于看到各种字体和大写和/或小写的商标，以至于普通消费者可能不会注意到它们，因此注册处认为两者属于相同商标。

②商品比对

两者商品所属类别不同，异议人注册在10和14类，申请商标为9类，注册处认为在决定商品是否近似时，需考虑以下因素：

（a） 商品或服务的用途；

（b） 商品或服务的相关用户；

（c） 商品或服务的本质；

（d） 商品或服务进入市场的贸易渠道；

（e） 如果是自助式消费品，是否能在超市中被找到，尤其是否在同一个货架上被找到；

（f） 商品或服务在贸易中的分类，以及商品或服务的竞争程度。

 

注册处认为，申请人的产品“全球定位系统（GPS）设备”可包括异议人第14类产品“具有全球定位系统（GPS）或GPS功能的手表”和“装有GPS的手表”，这些属于相同产品；异议人的第10类产品的本质均是“活动跟踪器”，而申请人的产品“可穿戴活动跟踪器”则被包含在里面；申请人的产品“导航仪器”和异议人的14类产品“装有GPS的手表”可能共享贸易渠道和消费者，位于商店或网站的类似区域；异议人的14类产品“手表包括用于查看、发送和接收文本、电子邮件、数据和信息的软件和显示屏”本质上就是智能手表，这与申请人的产品“智能手表”一致；申请人的产品“智能手环”和异议人的14类产品“手表包括用于查看、发送和接收文本、电子邮件、数据和信息的软件和显示屏”通常都戴在手腕上，为用户提供收集和共享的数据，两者的用户和用途是相同的，性质非常相似，可能使用相同的贸易渠道；整体上，申请人的所有产品和异议人均有重合和近似之处。

③一般消费者和购买行为

异议人和申请人产品的一般消费者都是普通大众，可以通过各种贸易渠道提供各自的产品。它们可以在商店、网上被购买，购买这类产品的消费者主要是基于视觉上的选择以及产品的本质特点。

④在先商标显著特性

异议人的商标VIVO将被大多数消费者视为一个虚构的单词，并具有高度的原始显著性。

综上几点考虑，注册处认为双方的商标完全相同，商品要么高度相似，要么中等程度相似，共存市场会导致混淆，异议人基于《商标条例》5(2)(a)款的异议理由成立。

 

2

针对异议理由四（驰名）

关于驰名的认定，注册处认为异议人需要证明以下三点：

01

必须证明其早期的努力在很大一部分公众中获得了一定程度的认识和声誉；

02

必须证明声誉和商标建立了充分的联系；

03

假设第一和第二条件已经满足，《商标条例》5(3)款要求异议人声称的三种损害中的一种或多种将发生，相关公众是否会在商标之间建立联系，无需商品近似。

异议人声称其在2014年就开始在英国使用VIVO及其一系列商标，并提供了大量的销售、订单、广告和宣传证据和数据予以支持；申请人则否认异议人的驰名，而声称自己更加驰名，但只提供了公司宣传册、在中国参加贸易展览会的证据、赞助中国和印度体育赛事的证据、在亚马逊上出售的商品示例以及商标注册的印刷品，并声明申请人的产品于2020年10月20日（本案开始后约八个月）才首次投放英国市场。

 

反观异议人，2019年，异议人VIVO商品在英国的营业额约为4000万美元，广告支出至少为421000美元，每个品牌的单位销售额、营业额和营销支出显示自2014年以来一直保持稳定。异议人在此期间内更新了其商品范围并以相当固定的时间间隔推出了新型号，每个品牌都附带自己的名字销售。同时异议人也运营着一个网站和社交媒体页面，用来推广和销售自己的商品。该网站还提供新型号的视频，并提供有用的指导，例如如何使用异议人专有支付软件“Garmin Pay”，以及如何配置其产品跟踪器的界面。同样，证据表明，从2014年至今，无论是促销产品还是指导使用这些产品，异议人都始终使用自己的网站。另外，异议人的商品也可通过第三方零售商获得，如Cotswold Outdoor，异议人的VIVO及其系列商标已在伦敦火车站、地铁站、国家购物中心以及《Time Out》和《Metro》等国家出版物中推广。综合考虑到营业额、新闻报道、广告和营销成绩，注册处认定异议人已经凭借其VIVO和VIVO系列商标建立了相当高的知名度。

综上分析，注册处认为异议人基于《商标条例》5(2)(a)款和《商标条例》5(3)款的异议理由成立，申请商标不予注册。

 

 

案例启示

01

我们必须清楚地知道，商标的知名程度是与所在市场国/地有关的，就本案来看，VIVO在异议案中提供的使用证据不足以证明其在英国达到知名的程度，商标审查处认为异议人的营业额、广告支出明显超过被异议人。

02

大家可能会想，这不是相同商标吗，在英国怎么也能通过审查呢？实际上，英国商标注册是采取的相对审查制度，即无论商标是否相同还是近似，都会进行公告，官方也公向在先权利人发出一份通知，由权利人决定是否提出异议。全球主要集中在欧洲的一些国家，如法国、德国、欧盟组织都是这种审查制度，这也说明，如果你在这些国家注册成功了商标，也必须关注后续有没有人申请相同或近似商标，均需要依靠异议程序来达到清除在后申请商标的情形。

03

就本案而言，因为商标字母构成确实是完全一样的，商品项目也是冲突的，因此，异议成功是不意外的。接下来，我们要替中国VIVO捏一把汗了，欧洲可能得启用新品牌了。

04

英国商标异议程序介绍

①提出异议：异议人在商标公告期2个月或延长的公告期内提出异议申请；

②异议答辩：被异议人在收到异议答辩通知后2个月内提交抗辩书；

 

③提交证据和书面陈述：双方提供各自证据，并可对对方证据作出评论或质疑有效性，提交书面陈述； ④聆讯：聆讯官根据在案文件或聆讯，作出书面异议决定 。

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