​美国专利续案——答复中容易忽略的一个关键问题

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美国的专利申请制度与我国不同，其中较为明显的区别在于美国专利的续案制度。续案制度可以为申请人进行专利布局提供较大的便利性。典型的情况，申请人申请了母案之后，发现竞对开发或销售的某个产品在母案说明书中有公开，针对该产品，申请人可以基于母案递交续案获取专利权。                                                 

美国专利续案 处理越快越好吗?

虽然美国的续案制度为企业提供了很好的专利布局方式，但是母案只有在“活着”的状态，申请人才能灵活地运用续案。所谓““活着”是指母案既没有获得授权也没有被视为放弃，持续维持在审查过程的状态。

那如何才能让母案持续活着呢？因为母案的状态可以由其续案确定，续案处于”活着“的状态，母案也自然是”活着”的。因此，较为常见的方式，就是持续基于母案递交续案。但是，持续递交续案是需要申请人付出较大成本的，而且，持续递交续案的前提是说明书中存在可以递交续案的技术方案。所以，持续递交续案使母案“活着”对于大部分申请人而言可能并非适用。

可能很多申请人会忽视审查过程在维持案件状态的作用。纵观整个美国专利申请流程，OA答复流程位于中间环节，OA答复流程结束的时间与续案提交的时间有着密切的关系，由于续案需要在OA答复流程结束前递交，因此控制OA答复流程的时长，就可以决定续案的递交期限。由于OA答复的灵活性和可操纵性较强，因此通过OA答复来延长审查过程、进一步延长母案“活着”状态的实用性也很强。

接下来本文重点和大家分享如何通过对OA答复进行适当的处理来延长审查过程。

美国专利中的OA答复流程

在美国申请中，需要申请人陈述意见的地方有限制要求（Restriction Requirment，RR ）、非最终审查意见（Non-Final Office Action，又称为Non-Final Rejection）、最终审查意见（Final Office Action，又称为Final Rejection）。RR主要是针对“不符合单一性”的问题，本文不做详细介绍，后续重点讨论如何处理NFOA和FOA。

续案的OA答复流程和母案的OA答复流程一样：在美国专利及商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）对专利申请文件进行实质审查的过程中，若申请中存在缺陷，审查员会针对申请中的缺陷向申请人发出第一封审查意见（即NFOA），申请人需要在一定期限内对NFOA进行答复，如果申请人没有完全克服第一封NFOA中所提出的所有缺陷，审查员将下发第二封审查意见，一般为FOA。但是，审查员会根据实际情况，可能会多次下发NFOA，然后才会下发FOA。申请人在对FOA进行答复时，若没有克服上一封NFOA提出的所有缺陷，则该申请将被视为放弃，这也意味着申请流程结束。

因此，我们可以通过合理控制NFOA答复和FOA答复处理的尺度，来延长审查过程，保证申请可以“活着”。

如何通过OA答复延长 美国专利续案 审查过程

1、适用情况

需要注意的是，并不是每个专利申请都需要延长审查过程来保证申请的存活时间足够长，我们需要根据实际情况来决定。

延长审查过程主要针对需要给递交续案提供充分准备时间的情况。例如，申请人希望根据后续市场情况，针对原申请中特定技术内容申请续案等。当然，存在续案申请需求还有其他情况，但归根结底是需要母案处于“活着”的状态。

而针对存在特殊目的，着急获得授权的情况，就无需延长审查过程了。例如，因参展、产品上市等原因需要对专利加快授权。

2、如何合理处理答复

2.1、掌握好答复尺度

在OA答复的过程中，如果在OA答复时完全克服了审查意见中提出的所有缺陷，则该申请会获得授权，这意味着申请流程结束。因此，如果想要延长答复的时长，我们不要轻易获得授权，但同时，还需要尽量避免导致驳回。驳回一方面对于申请人而言，想要再争取授权，需要付出额外的费用；另外一方面，驳回也代表着申请流程的结束。

那如何既能维持审查状态还能保证不被驳回呢？

首先，答复时能抗辩的地方要尽量抗辩，但是不能“硬辩”。比如，某个特征跟现有技术差不多，也去争辩下不同，那审查员给你下驳回的决定也不会是意料之外的事情。

其次，如果不能抗辩，需要提取特征来体现与现有技术的不同。提取的原则很简单，就是保证提取的特征范围不能过小，但是提取的特征现有技术确实没有或者没有启示。因为产生新的技术内容，审查员一般是不会给出驳回的意见。后续可以通过一步步缩小范围来维持答复状态，尽量让答复状态持续时间足够长。

有些专利申请在审查意见中会存在可授权的从权，申请人可能会问，这个时候我该怎么去维持审查状态？

也是同样的道理，能抗辩就抗辩，不能抗辩提特征。一方面，抗辩的点可能是最大的独权，也可以是可授权权要以外的其他从权。比如，比可授权权要范围大的从权、保护价值更大的从权等。另外一方面，提取特征自然不会优先考虑提取可授权的权要，可以对可授权权要更上位表述，去争取更大的保护范围，也可以从说明书中提取价值更大的特征。总的来说，不轻易接收可授权权要。

2.2、尽量延迟递交答复稿的时间

为了延长审查过程的时长，除了需要在处理OA答复时多下功夫以外，通过延迟OA答复稿的递交时间也可以在一定程度上延长审查过程。

在收到审查意见通知书后，自发文日起，NFOA和FOA的答复期限均为3个月，可延期3个月，最长延长期限不超过发文日起6个月。因此，我们在处理OA答复稿时，可以根据最终的递交期限合理安排时间，在最终期限前递交即可。关于递交的最终期限，还需要注意以下两个问题：

（1）延期费用问题。NFOA和FOA的答复期限均为自发文日起3个月，在这3个月内递交答复稿不产生延期费用；若需要在此期限上延期3个月，产生的延期费用如下图所示，申请人可以根据实际情况确定是否需要延期以及延期的时间。

（2）需要考虑发出指导意见（Advisory Action，AA）的时间。收到FOA后，在发文日起2个月内递交FOA答复，审查员将在申请人答复FOA之后30天左右酌情发出AA，用于告知申请人审查员的态度和意见，申请人可以根据AA的内容决定答复该AA或放弃答复或提出请求继续审查（RCE）或提出上述（Appeal）。可见，AA对申请后续的保护或修改都起到重要的作用。此外，根据官方规定，如果申请人对FOA的答复在2个月内递交，而审查员的AA在FOA答复的法定期限后发出的，延期费从AA的发文日起算，否则从FOA答复的法定期限起算。

也就是说，虽然OA答复稿的递交时间最久可以延长至发文日起6个月，但是并不是每一封答复稿都应该压在最后的”deadline“递交，我们还是需要根据实际情况来决定OA答复递交的时间。

2.3、通过判断FOA的终局性来延长审查流程

上述2.1和2.2的内容是较为常用的通过处理OA答复来延长审查流程的方法，此外，我们还需要注意判断FOA的终局性，即该审查意见通知书是否能够作为FOA下发，若不能，申请人可以请审查员撤回FOA并重新下发NFOA，从而延长审查流程。

结论

OA答复在美国专利的审查流程中尤为重要，也是申请人在递交申请后可以对申请的保护内容进行主观控制的环节。通过对OA答复的适当把握来延长审查流程，无疑于给申请进行充电，使申请维持存活状态，从而给后续准备续案提供充足的时间，进一步完善和优化母案，最终实现该保护专利的最大价值。

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  首发地址：2022-11-18-美国专利续案的OA答复问题——七星天