“同样的发明创造”与“一发一实”申报

To be or not to be, that is the question.

对于专利申请人来说，申请实用新型还是发明专利进行保护也是个问题。

根据《专利法》第二条对发明和实用新型的定义，二者都保护具有形状、构造或者其结合的产品，那么对于申请人来说，如果发明创造属于二者都保护的对象，原则上既可以选择发明也可以实用新型进行保护。

既然实用新型俗称“小发明”，那么按照字面理解，小发明创造就申请实用新型，大发明创造申请发明专利。但是大和小毕竟是一组相对的概念，小发明放大看可以是大发明，大发明缩小看也可以是小发明。

以实用新型和发明专利创造性为标准对待申请专利的技术方案进行区分，便会出现以下三种情况。

第一种是技术方案创造性达不到实用新型标准，此时不符合两种专利申请条件，即使申请成功获得了授权，权利也处于不稳定状态；

第二种是技术方案创造性达不到发明专利标准，但是符合实用新型标准，此时最佳选择是申请实用新型；

第三种是技术方案创造性符合发明专利标准，此时最佳选择是申请发明专利。

尽管《专利法》、《专利审查指南2010》中对实用新型和发明专利创造性有着明确的定义和判断标准，但是二者之间并不是非黑即白、非高即低那样界限分明，创造性高度是符合实用新型标准还是发明标准，取决于检索出的对比文件，而检索的程度或者说充分性又影响着对比文件的选择。

当技术方案创造性处于不确定状态，可能满足发明专利标准，也可能只满足实用新型标准，甚至还可能连实用新型标准也达不到，此时是选择申请发明专利还是实用新型便处于两难。

保险的做法是申请实用新型，冒险的做法是申请发明专利，但是如果创造性符合发明标准却申请了实用新型，便损失了十年保护期，如果创造性只能满足实用新型标准却申请了发明专利，便失去了获得专利保护的机会。

理想的做法是同时申请实用新型和发明专利并分别获得实用新型和发明专利保护。

但是根据《专利法》第九条第一款规定的禁止重复授权原则，在同时选择发明和实用新型申报时，如果属于同样的发明创造，最终只能二者择一。

那么关键问题便是什么是同样的发明创造。

一、《专利法》中“同样的发明创造”

《专利法》第二条第一款对发明创造定义为“本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。”。因而发明、实用新型是发明创造的下位概念，由于二者保护客体具有重叠部分，除了两件发明或两件实用新型可能构成同样的发明创造，一件发明和一件实用新型也有可能构成同样的发明创造。

故而“同样的发明创造”、“同样的发明或者实用新型”应当具有相同的含义，《专利法》第九条第一款和第二十二条第二款分别用到“同样的发明创造”、“同样的发明或者实用新型”术语，但是缺少对该术语的明确定义。

《专利法》第九条第一款：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

《专利法》第二十二条第二款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

二、审查指南针对《专利法》第九条给出的定义及判断原则

《专利审查指南2010》针对《专利法》第九条“同样的发明创造”给出了定义，即“对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的‘同样的发明创造’是指两件或两件以上申请（或专利） 中存在的保护范围相同的权利要求。”，即以是否存在保护范围相同的权利要求为判断标准。

给出的判断原则是：

专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。例如，同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是该产品，另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法，应当认为要求保护的是不同的发明创造。应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。

按照《专利审查指南2010》的规定，只要权利要求保护范围不同，便不属于同样的发明创造。如果按照这种标准去判断，实际中会带来问题，如下面的案例：

案例一：

发明独权1，一种装置，其特征在于，包括A、B、C，其中C为C1或C2。

实用新型独权1：一种装置，其特征在于，包括A、B、C。

实用新型从权2：根据权利要求1所属的装置，其特征在于，C为C1。

实用新型从权3：根据权利要求1所属的装置，其特征在于，C为C2。

发明独权1与实用新型独权1、从权2、从权3保护范围均不相同，都是存在部分重叠，按照《专利审查指南2010》的规定不属于同样的发明创造。但是对比发明独权1与实用新型从权2、从权3，实际上覆盖了同样的保护范围，只是形式上或字面上存在不同。

案例二：

发明独权1，一种装置，包括A、B、C，其特征在于，还包括D。

实用新型独权1：一种装置，包括A、B，其特征在于，还包括D。

发明独权1比实用新型独权1多一个技术特征C，保护范围不相同，存在部分重叠，按照《专利审查指南2010》的规定不属于同样的发明创造。但是对于技术特征C，如果其只是该发明独权1前序部分与最接近的现有技术共有的技术特征，但又不属于必要技术特征，此时实用新型独权1更符合《专利法》第二十六条第四款“清楚、简要地限定要求专利保护的范围”的规定，发明独权1只是稍显赘余，但没有实质性缺陷，实际上也是覆盖了同样的保护范围。

如发明创造主题为一种电饭煲内胆，涉及对电饭煲内胆形状或结构的改进，技术特征C为该电饭煲内胆为金属材质，尽管实用新型独权1没有包括技术特征C，但是对于大多数电饭煲内胆来说，基本都是金属材质，实用新型独权1为了满足《专利法》第二十六条第四款的规定而省去了这一技术特征，实际上暗含技术特征C，本质上发明和实用新型是同样的发明创造。

从上面两个例子中可以看出《专利审查指南2010》中针对《专利法》第九条“同样的发明创造”给出的定义以及判断原则并不足以从实质上判断两个发明创造是否属于同样的发明创造。如同张荣彦老师所说，“发明创造”与“专利保护范围”属于《专利法》中两个不同的概念，不能用“专利保护范围”是否相同去判断是否属于同样“发明创造”。 《专利审查指南2010》中针对《专利法》第九条“同样的发明创造”给出的定义以及判断原则只能说是一种形式上或表面上的定义和判断原则，不能从实质上对同样的发明创造进行区分。

三、审查指南针对《专利法》第二十二条第二款给出的定义及判断原则

《专利审查指南2010》针对第二十二条第二款什么是同样的发明或者实用新型给出了定义及判断原则，将其摘录如下：

被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后 （含申请日） 公布或公告的 （以下简称申请在先公布或公告在后的） 发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

从上述规定可以看出，《专利审查指南2010》针对第二十二条第二款什么是同样的发明或者实用新型从发明创造所属技术领域，要解决的技术问题，采用的技术方案和预期的技术效果四个维度去综合判断两件发明或实用新型是否属于同样的发明创造，如果按照这种原则去判断上述案例一、案例二中发明和实用新型即使权利要求保护范围不相同，存在部分重叠，在满足其他条件的前提下也可以被认定为同样的发明创造。

四、两种定义及判断原则对比

《专利审查指南2010》针对第二十二条第二款什么是同样的发明创造给出的定义及判断原则比针对《专利法》第九条给出的定义及判断原则更为严格，前者以是否具有新颖性为判断原则，后者以保护范围是否相同为判断原则。两者区别在于，以新颖性为判断原则时两件发明创造具有不同的申请日（其中一件为现有技术或抵触申请），以保护范围为判断原则时两件发明创造具有相同的申请日。

无论是以是否具有新颖性为判断原则，还是以保护范围是否相同为判断原则，其目的都是为了禁止重复授权，防止权利冲突。而目前《专利法》第九条之所以不能依据以是否具有新颖性为判断原则一方面是因为审查指南的不同规定，另一方面是因为同日申请的两件发明创造其中一件申请不能作为另一件的现有技术或抵触申请，进而不能适用新颖性判断原则来确认两件申请是否属于同样的发明创造。

发明创造属于客观存在，不以人的意志为转移，也不会随着时间的推移而发生变化，故而同样的发明创造也是一个客观存在，具有统一的定义及判断原则，不应当因为专利申请日相同或不同而具有不同的定义及判断原则。

目前新的《专利法》已经开始实施，《专利审查指南》正在进行重新修订，但是在发布的修改草案中未见到对这一问题的修正。

根据尹新天老师在《专利法详解》中对第九条第一款出台背景的介绍，2008年修改的《专利法》不仅将原《专利法实施细则》第十三条第一款关于禁止重复授权原则的规定转移到本条作为第一款，还另外补充规定了后一句“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”，其主要目的是为了解决当时发明专利申请积压严重，审查周期过长问题，通过允许同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，由于实用新型实行初步审查，很快就能够授权，因此申请人可以就其申请及时获得专利权保护。

随着近年来审查员的扩招以及审限的缩短，目前发明专利申请审查周期已大大缩短，同时从近几年发明专利申请量来看也是逐步趋于稳定，如果能够解决前期积压的申请并将审查周期控制在一个合理的范围内，该条款是否还有存在必要也需要重新审查。

由于新实施的《专利法》没有修改该条款，可能短期内还难以实现该目标。

五、可能的情况和结果

如上所述，按照目前审查指南对《专利法》第九条的规定，只要两件或两件以上申请（或专利） 中不存在保护范围相同的权利要求即不属于同样的发明创造，便可以分别获得实用新型和发明专利授权。

在实际中同日申请的实用新型和发明专利便可能出现以下两种情况：

一种是将上述案例一、案例二中的实用新型和发明专利权利要求撰写成存在保护范围相同的权利要求（部分权利要求保护范围相同或者全部权利要求均相同），在申请时按照《专利法实施细则》第四十一条第二款“同一申请人在同日 （指申请日） 对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”的规定予以说明，但是在后续发明专利申请审查过程中，通过修改发明专利权利要求使发明专利权利要求与实用新型权利要求不存在保护范围相同的权利要求从而避免两件申请属于同样的发明创造，进而分别获得实用新型和发明专利授权。

另一种是将上述案例一、案例二中的实用新型和发明专利权利要求撰写成不存在保护范围相同的权利要求，因为已经不属于同样的发明创造，申请时不需要按照《专利法实施细则》第四十一条第二款的规定予以说明，进而分别获得实用新型和发明专利授权。

这两种情况导致的结果便是实质上相同的发明创造分别获得了实用新型和发明专利权。

由于实用新型创造性要求低于发明专利创造性，在后续确权程序中便可能出现实用新型专利权被维持有效，而发明专利权被宣告无效的情况（如无效程序中使用两篇对比文件，其中一篇对比文件属于其他技术领域，不能用来评价实用新型权利要求创造性，但是可以用来评价发明专利权利要求创造性）。

这一结果无疑有利于申请人或专利权人，尤其是那种申请时创造性高度不能确定的发明创造。

（文章来源于公众号“IP圈里圈外”，VX:patentstar，原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/lX2jfJABDBv2aBKD_L8u5A）