创造性与支持问题的关系，以及，如何确定发明所要解决的技术问题——《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）...
发布时间：2020.06.07 北京市查看：1890 评论：2
近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及（2019）最高法知民终127号案例。
01
最高院观点摘要
专利实审中，原则上可以先审查专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件，在此基础上再进行新颖性、创造性的判断。否则程序上不经济。
本领域技术人员从现有技术中获得的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性（可以借鉴到答复审查意见的意见陈述中）。
02
案件梗概
本案涉及名称为“结合分子”的发明专利申请的驳回复审行政诉讼案件（涉案专利的信息见后面）。涉案专利在实审中被驳回、复审维持驳回。一审法院判决国家知识产权局撤销复审决定，重新作出审查决定。国家知识产权局提起上诉，二审在最高院进行审理，最高院在2019年12月作出判决，驳回国家知识产权局的上诉请求，维持原判。
03
背景知识
涉案专利涉及抗体的生产方法，属于生物医药领域，理解起来比较难，因此，先讲讲相关背景知识。
先讲讲“抗体”，人体接种疫苗后，通过免疫系统产生相应抗体，有了抗体，人就不容易受病毒攻击。接种疫苗是在人体内产生抗体的办法，除此之外，科学家们也在研究在体外产生
人和哺乳动物的抗体是4条链的结构，如上图的左侧所示，而骆驼、鲨鱼的抗体是上图右侧所示的2条链结构。这种2条链结构的抗体的分子量比较小，吸收性好，是可溶的。因此，体外产生抗体的研究之中方向之一就是生产这种2条链结构的抗体。
有一种利用转基因小鼠产生抗体的的办法。通过向转基因小鼠注射抗原（可以理解为病*****”），使小鼠的免疫系统生成相应的抗体。涉案专利与对比文件1在利用转基因小鼠来生成抗体方面完全一样，发明的目的也相同，都是生产这种2条链结构的可溶性抗体。
“转基因小鼠”就是DNA片段中的一小段被来自小鼠之外的外源DNA片段替换的小鼠。涉案专利和对比文件所使用的替换用的外源DNA片段不一样,产生的抗体中的一部分基因片段也不同。涉案专利中生产的抗体的一部分片段来自天然存在的人的V基因片段，而对比文件1中来自骆驼化的V基因片段（与天然的人的V基因片段不同的基因片段）。
04
焦点问题
涉案专利的驳回决定中，审查员的驳回理由是创造性。复审、诉讼阶段的争议焦点也都围绕创造性展开。具体的焦点问题在于，本领域技术人员基于对比文件1是否容易想到将骆驼化的V基因片段替换成天然存在的人的V基因片段。
在创造性的判断中，发明所解决的技术问题的确定是一个很重要的问题。在一些申请中，确定的发明所解决的技术问题不同，得到的是否具有创造性的结论可能截然不同。
在本案中，国家知识产权局主张：
（1）权利要求1请求保护的是源于人的天然存在的V基因片段的技术方案，但说明书中仅验证了骆驼V基因的效果，并没有验证使用源于人的天然存在的V基因片段的效果。源自人的天然存在的V基因片段相对于转基因小鼠而言是一种异源基因片段（审查员通过这句话，将“源自人的天然存在的V基因片段”上位为“异源基因片段”，同时，也将本发明所解决的技术问题悄悄地进行了上位！找到了这句话，就找到了应对方向），所以，本申请实际所解决的技术问题是“提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法”。
（2）在本申请提出之日，将骆驼化V基因片段替换成天然存在的V基因片段获得仅有VH重链的抗体在技术上并不困难。而抗体小型化及人源仅有重链的抗体已经是基因工程的研究方向，本领域技术人员有动机使用人的天然V基因片段来替换对比文件1的骆驼化VH外显因子。从而涉案专利的权利要求不具有创造性。
对此，最高院认为：本领域技术人员从现有技术中获得的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性（这句话也可以借鉴到答复审查意见的意见陈述中！）。
在对比文件1的基础上研发仅包含天然人V基因片段仅有VH重链的抗体时，虽然对比文件1给出了使用骆驼化V基因片段形成单重链抗体的方法，且本领域确实存在降低抗体免疫原性、提高治疗效果的需求，但是基于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着，而骆驼化V基因片段形成的仅有重链的抗体具有更好水溶性的认知，本领域普通技术人员难以有动机以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”（现有技术存在技术偏见，答复审查意见的一个非常有效的方法）。
本申请没有囿于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着的认知，以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”，得到表达天然人V基因片段的仅有VH重链的具有更好水溶性的新抗体，具有创造性。
05
关于“后见之明”
说到“后见之明”，我想起之前经手的一个专利申请。
申请人的企业生产一种树脂，这种树脂理想的状态是白色，但实际生产出来的树脂带有黄色。技术工人研究发现，由于生产机器是铁的，会生锈，生产过程中就染到了树脂上面，导致树脂发黄。发现这个问题后后面的解决办法就比较简单，因为铁锈的去除方法是本领域常见的方法。
专利申请涉及从树脂中去除铁锈的处理方法。审查员认为，铁容易生锈是大家熟知的，去除铁锈的方法也是本领域常用的技术手段，因此本领域技术人员容易想到将树脂中的铁锈去除。
通过反复阅读说明书，我发现，这个申请所解决的技术问题在于，发现树脂发黄的原因是由于机器生锈造成的，而并不在于，发现铁会生锈或者如何去除铁锈。
因为，在化学领域，产品中有杂质时，大家通常想到的原因是反应过程设计得不好或者反应条件不佳导致副反应，从而产物纯度不够，接下来就会思考如何改进这个反应。这个发明打破了惯常思维，从机器缺陷的角度寻找发黄原因，最终说服审查员，获得了授权。
实际上，如最高院所指出的，有一些表面上看似显而易见的发明，事实上也可能具有创造性。发明的技术方案一旦形成，其可能经常被发现可以从某些已知事物出发，经由一系列非常简单的步骤推导出来。为避免这种后见之明，必须全面、谨慎、现实地评估，面对本申请所要解决的问题，本领域普通技术人员基于其所认知的全部现有技术，是否能够容易地得出本申请的技术方案。
06
案件进展预期
虽然最高院的判决支持了申请人，维持一审判决。但是，涉案专利的授权前景并不乐观。
本案由于维持了一审判决，那么后续会回到复审程序，不出所料的话，复审决定会撤回驳回决定，重新回到实审。而实审中，国家知识产权局提到的支持问题大概率会被重新作为审查意见提出来，说不好又会再来一轮复审、一审、二审的程序。
我查阅了涉案专利的审查经过，审查员在之前的实审中并没有指出支持问题，因此复审决定中也不涉及这个问题。这也是为什么最高院认为，国家知识产权局主张的权利要求得不到支持的意见超出了复审决定的范围。但是，在重新进行的实审中审查员重新提出来也是无可厚非的。
另一方面，涉案专利本身也是命运多舛。涉案专利是一个分案申请，其母案已经被驳回，其申请日为2005年，到今年已经是15个年头了，离20年的期限已经所剩无几，即使经过一番周折获得授权，离专利期限届满也已经不远了。
07
相关信息
复审决定：第129924号复审决定
一审判决：(2018)京73行初2154号
二审判决：（2019）最高法知民终127号
涉案专利申请号：201210057668.0
对比文件1：WO02/085945A2
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lightbird
[6]思博省省长
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santalinus
基于人的天然的仅有VH重链的抗体会发生聚集或者黏着，而骆驼化V基因片段形成的仅有重链的抗体具有更好水溶性的认知，本领域普通技术人员难以有动机以“源自人的天然存在的V基因片段”替代“骆驼化V基因片段”（现有技术存在技术偏见，答复审查意见的一个非常有效的方法）
2020/06/08 09:17 [来自北京市]
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2020/06/10 10:22 [来自北京市]
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